Denegación de una solicitud de marca comunitaria de acuerdo con el artículo 7 del RMC y la regla 11, apartado 3 del REMC

Alicante, 23/10/2015

DÍAZ UNGRÍA, S.L. Avda. Concha Espina nº 8 6º D E-28036 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	014101811
Referencia:	12959
Marca:	VIVI LA MAGIA
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	BRANDSLANDING, S.L.U. c/ Antioco, 9 E-51001 CEUTA ESPAÑA

La Oficina objetó el 17/06/2015 en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC al considerar que la marca carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 05/08/2015, que pueden resumirse del siguiente modo:

• Para poder denegar el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC, ésta debe de estar desprovista de todo carácter distintivo. El hecho de que una marca o un eslogan tengan un carácter distintivo mínimo será suficiente para poder ser registrada.

• Aún suponiendo que la marca solicitada pudiera ser sugestiva o evocadora de los servicios designados, ello no bastaría para declarar que el signo carece de carácter distintivo, pues las empresas tienen un interés legítimo en utilizar marcas sugestivas o alusivas por oposición a las marcas puramente descriptivas.

• No cabe exigir que un eslogan publicitario presente ‘un elemento de fantasía’ o incluso ‘un campo de tensión conceptual, que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de este modo, pueda ser recordado’, para que tal eslogan tenga el carácter distintivo mínimo requerido en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC.

• El solicitante entiende que el signo no es una marca que puedan querer utilizar otros competidores que operan en el mismo sector toda vez que no es directamente descriptiva de ningún servicio concreto pues, considerada en su conjunto, la marca tiene suficiente carácter distintivo para poder ser registrada y diferenciarse de las demás. Igualmente, el solicitante no comparte la opinión de la Oficina de que en relación a la marca solicitada, el público únicamente percibe un mensaje promocional positivo de los servicios ofrecidos con ella.

• El elemento figurativo que compone la marca ayuda a captar más la atención del consumidor con un tipo de letra que viene conformada por un tipo de fuente específico y que presenta como característica primordial, que todas las letras son mayúsculas pero con las iniciales ‘V’ y ‘M’ de mayor tamaño que el resto, y con el diseño de una estrella substituyendo el punto de las ‘i’. Además, la utilización de dos colores llamativos, el azul oscuro para el fondo, y el amarillo para las letras, no es arbitraria y hace que la atención del consumidor no se detenga únicamente en el eslogan.

• La Oficina no ha tenido en cuenta la impresión global que produce la marca. La marca solicitada es una marca compleja, y por tanto, ha de ser examinada en su conjunto para apreciar su carácter distintivo. Asimismo, es preciso señalar que tal marca se dirige a un público amplio –particulares y profesionales- y que la mayor parte de ellos podrán percibir su origen empresarial, dado su carácter elogioso, con independencia de la interpretación que se dé a su composición. La marca puede tener varios significados, constituir un juego de palabras o ser percibida como de fantasía, sorprendente o inesperada y, por eso mismo, ser fácil de recordar. La presencia de estas características pueden conferir a la marca solicitada un carácter distintivo.

• Si bien en cierto que una marca posee carácter distintivo únicamente en la medida en que sirve para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, es necesario señalar que el mero hecho de que una marca sea percibida por el público interesado como una fórmula publicitaria y que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera ser adoptada en principio por otras empresas no es suficiente per se para concluir que dicha marca carece de carácter distintivo.

• La Oficina ya ha aceptado el registro de una serie de marcas consistentes en signos que pueden ser considerados como eslogan o carentes de carácter distintivo para los servicios solicitados (el solicitante cita varios ejemplos).

De acuerdo con el artículo 75 del RMC, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC son, en particular, aquellas que no permiten al público pertinente “repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate” (sentencia de 27/02/2002, T‑79/00, «LITE», apartado 26). Es el caso, concretamente, de los signos que se utilizan habitualmente para la comercialización de los productos o de los servicios de que se trate (sentencia de 15/09/2005, T‑320/03, «LIVE RICHLY», apartado 65).

No se excluye como tal el registro “de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca” (sentencia de 04/10/2001, C‑517/99, «Merz & Krell», apartado 40). “Por lo demás, no procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signo” (sentencia de 11/12/2001, T‑138/00, «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT», apartado 44).

Aunque los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la misma para cada una de esas categorías y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo para algunas categorías de marcas que para otras (sentencia de 29/04/2004, asuntos acumulados C‑456/01 P y C‑457/01 P, «Henkel», apartado 38).

Los signos, como los eslóganes, cumplen otras funciones aparte de las de la marca en un sentido tradicional, “dichos signos sólo son distintivos con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 7 del RMC si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios contemplados, de tal modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial” (sentencia de 05/12/2002, T‑130/01, «REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS», apartado 20 y sentencia de 03/07/2003, T‑122/01, «BEST BUY», apartado 21).

El solicitante señala que ‘no cabe exigir que un eslogan publicitario presente un elemento de fantasía o incluso un campo de tensión conceptual, que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de este modo, pueda ser recordado para que tal eslogan tenga el carácter distintivo mínimo requerido en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC’. En este sentido, la Oficina aclara que la objeción de 17/06/2015 no estaba basada en la inexistencia de un elemento de fantasía o un campo de tensión conceptual en la expresión solicitada, sino en la ausencia de carácter distintivo de la misma, es decir, en la incapacidad de la expresión solicitada de identificar un origen empresarial de los servicios en cuestión.

En la notificación de 17/06/2015 se definieron los términos ‘VIVI’ y ‘MAGIA’ como “vivir”, y ‘encanto, fascinación’, respectivamente (Diccionario Italiano-Spagnolo Espasa De Agostini, edición 1994). El solicitante señala que la expresión ‘VIVI LA MAGIA!’ puede tener varios significados, y por tanto, ser más fácil de recordar, y que esta característica contribuiría a conferir a la marca un carácter distintivo. Sin embargo, el hecho de que el signo en cuestión pueda tener distintos significados no le otorga sin más carácter distintivo. Un signo sólo tiene carácter distintivo si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos y servicios del solicitante contemplados, de tal modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos y servicios del solicitante de los que tengan otro origen comercial (véase la sentencia de 15/09/2005, T‑320/03, «LIVE RICHLY», apartado 84.).

En la mencionada notificación de la Oficina de 17/06/2015 se definió la expresión ‘VIVI LA MAGIA!’ como una información promocional, la cual sólo sirve para destacar las cualidades positivas de los servicios en cuestión, ya que el mensaje transmitido por la marca es una invitación o incitación al consumidor para que experimente o viva la fascinación o el encanto de los servicios ofrecidos por el solicitante. En este sentido, los servicios solicitados de organización de viajes, de esparcimiento, de organización de espectáculos, de parques de atracciones, o de alojamiento, pueden proporcionar o producir sensaciones placenteras, fascinantes, encantadoras, dirigidas al consumidor. Por lo tanto, la expresión ‘VIVI LA MAGIA!’ tiene un claro significado para el público de habla italiana relevante, tanto si se trata de un consumidor medio como del público profesional. No es necesario ningún esfuerzo mental o proceso cognitivo o interpretativo complejo para llegar a entender el significado de la expresión en cuestión en relación a los servicios solicitados. No se aprecia en la expresión ‘VIVI LA MAGIA!’ la concurrencia de ningún elemento adicional que permita percibir la marca solicitada como una expresión inusual, dotada de un significado propio, en el sentido de distinguir los servicios ofrecidos por la solicitante de aquellos que tienen una procedencia comercial dispar. Por lo tanto, el público relevante percibirá la marca solicitada como un signo compuesto de una expresión indicativa de los servicios en cuestión y que sólo sirve para destacar las cualidades positivas de los mismos, pero en ningún caso identificadora del origen de los servicios en cuestión (véase sentencia de 8 de mayo de 2008, C-304/06 P, “Eurohypo”, ap. 69)

La Oficina es plenamente consciente de la diferencia entre una marca alusiva o sugestiva y una marca carente de distintividad. A este respecto, ver la Decisión de la Tercera Sala de Recursos de 13.10.1998 en el Caso R 62/1998-3, LASER TRACER, § 11:

…una marca es considerada alusiva cuando hace referencia a ciertas características de los productos o servicios de una forma indirecta (ver Decisión de la Segunda Sala de Recursos de 22 de septiembre de 1998, en el Caso R 36/98-2, The Oilgear Company, “OILGEAR”, párrafo 10), o a través de un proceso de asociación mental que requiera un esfuerzo especial por parte de los consumidores, de los que se espera que transformen un mensaje sugestivo o emocional en una evaluación racional.

Este no es el caso de la marca en cuestión. La Oficina mantiene su afirmación de que el signo solicitado no es en absoluto alusivo o sugerente, ya que las connotaciones del signo ‘VIVI LA MAGIA!’ no son vagas sino explícitas, y no pueden ser consideradas, como afirma el solicitante, sugestivas o evocadoras.

Dado que la marca de referencia se compone de varios elementos (marca compuesta), para apreciar su carácter distintivo debe ser considerada como un todo, lo cual no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos que la componen (sentencia de 19/09/2001, T‑118/00, «Tablette carrée blanche, tachetée de vert, and vert pâle», apartado 59). El solicitante refiere que la marca solicitada es una marca compleja formada por elementos denominativos y figurativos. En este sentido, la Oficina señala que el hecho de que las letras ‘V’ y ‘M’ de los términos ‘VIVI’ y ‘MAGIA’ respectivamente, estén representadas en un mayor tamaño, no añade ninguna distintividad al signo considerado en su conjunto, ya que este hecho simplemente ayuda a diferenciar y resaltar el principio de dichos términos, algo habitual en las técnicas de promoción o marketing de cualquier tipo de producto o servicio. Por otro lado, la estrella que forma los puntos sobre las ‘i’ es casi imperceptible. Asimismo, el hecho de utilizar un color claro, en este caso el amarillo, sobre un fondo oscuro (azul oscuro) es usual en el marketing de productos y servicios, ya que como indica el solicitante, contribuye a una mejor lectura de dichos términos; pero en estos casos, tratándose de una técnica habitual en el mercado, el consumidor no prestará tanta atención a los colores sino al mensaje transmitido por los términos resaltados, contrariamente a lo afirmado por el solicitante. Por lo tanto, ni la tipografía con cierta estilización ni los colores (amarillo sobre azul oscuro) utilizados confieren a la marca distintividad considerándola en su conjunto.

Por lo tanto, la Oficina considera que el signo será percibido por los consumidores simplemente como una invitación o incitación acerca de los servicios prestados por el solicitante, transmitiendo una información de carácter meramente publicitario que el público pertinente percibirá ante todo como tal y no como una indicación del origen comercial de los servicios. Consecuentemente, la marca solicitada se encuentra desprovista de carácter distintivo de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC.

En relación con el argumento del solicitante de que los terceros y, más concretamente, sus competidores, no necesitan utilizar el signo controvertido para designar los servicios a que se refiere la solicitud, procede señalar que la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, que corresponde al artículo 7, apartado 1, letra c) [RMC], no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual y serio. (Véase la sentencia de 27/02/2002, T‑106/00, «STREAMSERVE», apartado 39.)

En cuanto a la referencia de la solicitante a otras marcas comunitarias registradas que pueden ser consideradas como eslóganes o carentes de carácter distintivo (CTMR nº 8 482 135 ‘FIVE MINUTES MORE’, nº 5 308 499 ‘YEAR OF A MILLION DREAMS’, nº 9 577 231 ‘WHERE THE MAGIC BEGINS’, nº 8 427 478 ‘HELLO, WORLD!’, nº 3 475 134 ‘ENGLISH ADVENTURE, y el registro internacional nº 932 342 ‘PLAY WITH NATURE’) basta con recordar que, según reiterada jurisprudencia, las resoluciones adoptadas en virtud del RMC por la Oficina, incluyendo las de sus Salas de Recurso, acerca del registro de un signo como marca comunitaria dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de tales resoluciones debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina o de sus Salas de Recurso (15.09.2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547). Por otro lado, esta alegación resulta asimismo rechazable al tratarse de supuestos diferentes al que nos ocupa ya que, o bien distinguen productos y servicios que nada tienen que ver con los servicios de la solicitud en cuestión, o bien consisten en signos que, aun cuando distinguen servicios idénticos o similares, sus características difieren especialmente desde la perspectiva conceptual.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra b) y el artículo 7, apartado 2 del RMC, se deniega la solicitud de marca comunitaria nº 14 101 811 para todos los servicios solicitados.

En virtud del artículo 59 del RMC tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMC, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina dentro del plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la presente resolución y, dentro del plazo de cuatro meses a partir de esa misma fecha, deberá presentar un escrito en el que se expongan los motivos del recurso. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado una tasa de 800 EUR.

Ignacio IGLESIAS ARROYO