OPOSICIÓN Nº B 2 591 546

Corporación Habanos, S.A. (Habanos, S.A.), Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba (parte oponente), representada por Ars Privilegium, S.L., C/ Felipe IV, 10, 28014 Madrid, España (representante profesional).

c o n t r a

Mario Andres Benavides Lachaise, Blissestrasse 48, 10713 Berlin, Alemania (solicitante).

El 07/04/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 591 546 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 335 418, en concreto contra todos los productos de la clase 34. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca de la Unión Europea nº 538 520. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), y el apartado 5, del RMUE. Así como también el artículo 8, apartado 2, letra c) del RMUE en conjunción con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, en relación con la marca notoria en la Unión Europea “HABANA”.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar en primer lugar la oposición en relación con el registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente nº 538 520.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 34: Tabaco en bruto, cigarros, cigarrillos, cigarilos y otros tabacos manufacturados, picadura, cerillas y artículos para fumadores.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 34: Tabaco y productos del tabaco (incluidos sus sustitutos).

El producto impugnado tabaco abarca como categoría más amplia los productos de la parte oponente tabaco en bruto. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio la amplia categoría de los productos impugnados, estos se consideran idénticos a los productos de la parte oponente.

Los productos impugnados productos del tabaco (incluidos sus sustitutos) abarcan como categoría más amplia los productos de la parte oponente cigarrillos. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio la amplia categoría de los productos impugnados, estos se consideran idénticos a los productos de la parte oponente.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos son idénticos y están dirigidos al público en general. El grado de atención es superior al normal. Si bien los productos derivados del tabaco son productos de consumo masivo, relativamente económicos, los fumadores son considerados especialmente cuidadosos y selectivos en lo que se refiere a la marca de cigarrillos que fuman; por lo tanto, se presume un mayor grado de fidelidad de marca y de atención cuando se trata de productos relacionados con el tabaco. En consecuencia, en lo tocante a los productos relacionados con el tabaco, para que se produzca un riesgo de confusión puede requerirse un grado de similitud más elevado entre los signos. Esto ha sido confirmado por varias resoluciones de las Salas (p. ej., 26/02/2010, R 1562/2008‑2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., en la que se estableció que los consumidores de los productos de la clase 34, normalmente, ponen mucha atención y son muy fieles a la marca; 25/04/2006, R 61/2005‑2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.).

3. Los signos

	VEGABANA
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es un signo figurativo compuesto del elemento distintivo ligeramente estilizado “ROBAINA”, en cuya parte superior figura en un tamaño notablemente inferior el vocablo “VEGAS” que será percibido por una parte del público, por ejemplo el español, como terreno bajo, llano, fértil o sembrado de tabaco, siendo por lo tanto un elemento menos distintivo que “ROBAINA” o, por ejemplo para el público anglófono, como un término o denominación geográfica referida a la ciudad americana de las Vegas y, para otra parte como un elemento de fantasía y distintivo. La representación gráfica de una plantación de tabaco con un señor con un puro en la mano y una caja abierta en la otra también es menos distintiva que el término “ROBAINA” en relación con artículos relacionados con el tabaco. Por otro lado, en su parte inferior figura una cinta en cuyo interior figura la frase laudatoria, prácticamente imperceptible, “TODA UNA TRADICIÓN Y EXPERIENCIA”. En su parte central aparece un círculo con la letra “R” en su interior. Debajo, de menor tamaño, los términos no distintivos “HABANA CUBA” referidos a dicha conocida ciudad y país caribeño como origen geográfico de los productos en cuestión. Los elementos de mayor tamaño, es decir, el elemento figurativo y el vocablo “ROBAINA” son los elementos más dominantes frente a los restantes de notable menor tamaño que pasarán más desapercibidos para el consumidor.

El signo impugnado es una marca denominativa compuesta del vocablo de fantasía “VEGABANA”. Dicho elemento no es descriptivo, evocador o de algún otro modo débil para los productos pertinentes dado que el consumidor en general percibe la marca en su conjunto y no procede a diseccionar la misma de una forma artificial.

Visualmente, los signos coinciden en las letras iniciales “VEGA” de los elementos “VEGAS” y “VEGABANA”; y en las letras finales “BA*NA” de los elementos “ROBAINA” y “VEGABANA”, aunque hay que destacar que dichas coincidencias pertenecen a diferentes vocablos. No obstante, se diferencian en los restantes elementos denominativos (las letras “****S RO**I**” de la marca anterior) y figurativos que hemos descrito con anterioridad, así como en el número de vocablos. Teniendo en cuenta que las letras coincidentes mencionadas respecto del vocablo anterior “VEGAS”, que tal y como hemos comentado previamente pertenecen a un elemento no dominante de la marca oponente pasarán más desapercibidos para el consumidor, y que las restantes coincidencias pertenecen a diferentes vocablos, los signos tienen un grado de similitud visual bajo.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “VEGA” y “**BA*NA”, presentes en ambos signos pero en diferentes palabras. La pronunciación difiere en el sonido de las restantes letras de la marca anterior en cuestión (****S RO**I**). Ahora bien, teniendo en cuenta que el consumidor en las marcas complejas no pronunciará todos y cada uno de los vocablos que aparecen en ella si no sólo los dominantes, es decir en el caso de la marca anterior únicamente el vocablo “ROBAINA” se puede concluir que los signos son similares sólo en grado bajo desde una perspectiva fonética.

Conceptualmente, aunque el signo anterior se percibirá como referido principalmente a una plantación tabaquera, a las vegas, la letra “R”, la Habana así como Cuba y a la representación gráfica de una plantación donde aparece un hombre con un puro y una caja, dado que los demás elementos pasarán más desapercibidos, el otro signo no tiene ningún significado. Puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado, los signos no son conceptualmente similares.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según la parte oponente, la marca anterior goza de notoriedad o renombre en la Unión Europea para todos los productos y servicios para los cuales está registrada. Esta reivindicación debe ser debidamente analizada, ya que el carácter distintivo de la marca anterior ha de tenerse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión. De hecho, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior y por tanto, aquella marca que tiene un elevado carácter distintivo gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfruta de una mayor protección que la marca cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

La parte oponente presentó la siguiente prueba:

• Anexo nº 1: Extracto de “Wikipedia” donde aparece, entre otros datos, la definición del término “Habano” referida a los tabacos o puros donde el 100% de su composición ha sido cultivado y manufacturado en Cuba. En el mismo no aparece ninguna mención de las marcas oponentes.

• Anexo nº 2: Fotos de varias cajas de puros de las marcas “COHIBA”, “HOYO DE MONTERREY”, “FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS”, “MONTECRISTO” donde en todas ellas en su parte superior aparece la denominación “HABANOS” y en todas ellas menos en la primera también la denominación “HABANA”.

• Anexo nº 3: Diversas portadas de las revistas “CLUB CIGARE”, “LE HAVANOSCOPE” (2009- 2014) “L´AMATEUR DE CIGARE” (2009, 2010, 2014 y 2015) donde no aparece ninguna de las marcas oponentes alegadas en este procedimiento.

• Anexo 4: Diversos extractos de la página web “www.habanos.com”, del 12/02/2016, donde se indican diferentes marcas de puros entre las que aparecen , , así como un listado de sus distribuidores. Parte de la información no aparece en la lengua del procedimiento.

• Anexo nº 5: Diversos eventos y noticias de fecha 06/01/2016 sobre “Cursos de la Academia de Habanos en Portugal y en Suiza”; Evento del 21/12/2010 en relación con el premio “Habanos Specialist” celebrado en Alemania, donde aparece la marca ; Evento del 29/06/2011 en Escandinavia donde también aparece la misma marca mencionada anteriormente. Copia de “Clímax” del 10/02/2016 donde aparece la marca “COHIBA” que no es objeto de este procedimiento; Copia de “News” de fecha 29/03/2016 sobre “Habanos Night in Spain” y “Habanos Smoking Chair”; “XVII Festival Habano Febrero 2016” por el 50 aniversario de la marca “COHIBA” y “The evolution of the Cuban cigar” del 05/03/2012. Parte de la información aportada no aparece en la lengua del procedimiento y parte es prácticamente ilegible por el pequeño tamaño de su tipografía.

• Anexo nº 6: Fotografía del stand y diferentes búsquedas del 12/02/2016, en “Google” de las marcas oponentes , , . Así como búsquedas en “Google” de fecha 29/03/2016 en relación con los vocablos “habanos cigars”.

• Anexo nº 7: Diferentes vendedores on line de puros de fecha 12/02/2016 como “TopCubans” donde aparecen citadas las marcas “San Cristóbal de La Habana”, y . Y otras como “Arotorobacco” del 30/03/2016 donde no aparecen las marcas anteriores; “Cuban Cigar Shop: Fine Cigars & Cigar Accessories” de la misma fecha, donde aparecen las marcas , y . Por otro lado, se presentan copias de las páginas “Friends of Habanos”, “La casa del Habano”, “J&J Habanos” y de “La casa del Habano” todas ellas del 30/03/2016, donde no aparece ninguna de las marcas oponentes y cuya documentación no se encuentra en la lengua de procedimiento. Copia, de la misma fecha, de la página “Buy Cohiba Cigars online” donde aparecen mencionadas las marcas “San Cristóbal de la Habana” y “Vegas Robaina”; copia de una página de “Amazon” referido a “puros habanos” donde no figura ninguna de las marcas oponentes; copia de “Buying Havana Cuban Cigars for Sale” donde aparecen citadas “San Cristóbal de la Habana” y “Vegas Robaina”, también del 30/03/2016.

• Anexo nº 8: Diversas facturas donde aparecen las marcas “San Cristóbal de La Habana” y “Vegas Robaina”, en el periodo 2011-2015. En las mismas se indica que se han vendido 1452 unidades de la marca “San Cristóbal de La Habana” y 1090 unidades de la marca “Vegas Robaina”. No aparecen, por otro lado, reflejadas en dicha documentación el resto de las marcas alegadas por el oponente.

Tras examinar el material antes citado, la División de Oposición considera que las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestra que la marca anterior haya adquirido notoriedad o renombre a través de su uso.

Con carácter general, el renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico. A dichos efectos, en el anexo nº 1 no se hace mención a ninguna de las marcas anteriores y los anexos nº 2 y 3 no aportan información al respecto al ser meras fotografías o portadas de revistas donde no aparecen las marcas anteriores en cuestión. El anexo nº 4 donde sí aparecen las marcas y , no indican datos relevantes que nos puedas indicar la notoriedad de las mismas dado que principalmente se refiere a las características de los productos en cuestión y a sus diferentes distribuidores. El anexo nº 5 se refiere principalmente a diferentes eventos y cursos de formación y donde se menciona a la marca “COHIBA” que no es objeto de este procedimiento y sólo aparece la marca en relación con un premio otorgado en Alemania en el año 2010 y en fotos de una cava de puros. Las fotos del anexo nº 6 en relación con la marca en un stand tampoco son relevantes y las diferentes búsquedas en “Google” de las marcas anteriores no presuponen por si mismas tampoco que las marcas alegadas sean notorias. Los diferentes vendedores on-line del anexo nº 7 pertenecen principalmente a páginas del año 2016, fecha posterior a la solicitud de marca impugnada. Además, parte de la documentación no se encuentra en el idioma del procedimiento. Y, por último, las facturas presentadas del periodo 2011-2015 en las que se indica que se han vendido 1452 unidades de la marca “San Cristóbal de La Habana” y 1090 unidades de la marca “Vegas Robaina”, dado que el resto de marcas anteriores no aparecen citadas, son cantidades escasamente significativas para tratarse de productos de consumo masivo en un periodo tan largo.

Por lo tanto, aunque los documentos presentados ponen de manifiesto un cierto uso de la marca, no aportan ninguna información relevante sobre la extensión de dicho uso. Por otro lado, el material probatorio presentado no proporciona indicación alguna del grado de renombre de las marcas entre el público pertinente. Además, tampoco existen indicaciones sobre la cuota de mercado de la marca, ni sobre el alcance de las medidas dirigidas a su promoción o del gasto en publicidad. En consecuencia, las pruebas no demuestran el grado de notoriedad o renombre de la marca entre el público pertinente ni que ésta sea conocida por una parte significativa del mismo.

Por todo ello, y tras examinar el material antes citado, la División de Oposición considera que las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran que el uso de la marca anterior proporcionase notoriedad o renombre a la misma.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior que estamos comparando nº 538 520 estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos no distintivos o débiles en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Se ha determinado que la marca anterior comparada tiene un grado de distintividad normal y que los productos en conflicto en cuestión están dirigidos al público en general siendo el grado de atención superior al normal.

Los signos enfrentados, tal y como hemos analizado anteriormente, no son conceptualmente similares y son similares fonética y visualmente sólo en grado bajo. Todo ello introduce elementos de diferenciación en su conjunto muy relevantes entre los signos comparados dando una impresión general muy distinta entre las marcas. Además, no podemos obviar que en relación con el tipo de productos en cuestión el grado de atención es superior al normal. Las disparidades son muy relevantes entre las marcas globalmente consideradas dada la peculiar composición de cada signo en su conjunto lo cual compensa las coincidencias en ciertas letras “VEGAS” que además pertenecen a un vocablo, en el caso de la marca oponente, que no es dominante, ni tampoco especialmente distintivo al menos para parte del público y que probablemente ni siquiera será pronunciado por el consumidor al no ser un elemento dominante. Por todo ello, el público relevante, con un grado de atención elevado, cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas, pese a cierta similitud visual y fonética, ni confundirá, ni equivocará, los signos enfrentados.

Por todo lo que antecede, la División de Oposición considera que el público no pensará que los productos en cuestión tienen su origen en la misma empresa o en empresas vinculadas económicamente a ella. En definitiva, las marcas en su conjunto presentan suficientes diferencias para compensar las escasas semejanzas existentes entre las mismas y para descartar cualquier posible riesgo de confusión o asociación entre los signos máxime cuando el oponente no ha demostrado que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

Es necesario considerar la alegación de la parte oponente según la cual las marcas anteriores, que se caracterizan todas por la presencia del mismo elemento denominativo constituyen una «familia de marcas» o «serie de marcas». En vista de ello, este hecho puede dar lugar a un riesgo de confusión objetivo en la medida en que el consumidor pueda creer, al observar la marca impugnada que contiene el mismo elemento denominativo que las marcas anteriores, que los productos que identifica esa marca proceden de la parte oponente.

De hecho, el Tribunal General analizó exhaustivamente el concepto de familia de marcas en su sentencia de 23/02/2006, T‑194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.

Cuando la oposición a una marca de la Unión Europea se basa en varias marcas anteriores, el hecho de que estas marcas tengan unas características que permitan considerar que forman parte de una misma «serie» o «familia», puede suscitar un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie. No obstante, el riesgo de asociación solo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos.

En primer lugar, el titular de una serie de registros anteriores debe aportar la prueba del uso de todas las marcas que forman la serie o, por lo menos, de un número de marcas que pueda constituir una «serie».

En el presente caso, la parte oponente ha demostrado que utiliza una familia de marcas sólo respecto de estas marcas , y, además, que utiliza dicha familia en los mismos sectores a que se refiere la marca impugnada. Como se expone más arriba, las pruebas presentadas por la parte oponente lo demuestran. Por otro lado, vamos a presuponer, dado que se trata sólo de dos marcas (en principio el mínimo exigido suele ser de tres marcas), que son suficientes para constituir una «familia de marcas» dado que las otras dos marcas anteriores y no tienen ningún elemento relevante en común con aquellas.

En segundo lugar, la marca impugnada no solo debe ser similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino que también debe presentar características que permitan asociarla a la serie. Esta condición no se cumple, por ejemplo, cuando el elemento común con las marcas anteriores de la serie se utiliza en la marca impugnada en un lugar distinto al que normalmente aparece en las marcas de la serie o bien cuando tiene un contenido semántico diferente.

En este caso, el elemento “HABANOS” de las marcas anteriores que podrían formar una familia de marcas no se reproduce en la marca solicitada. La coincidencia sólo en ciertas letras con el sufijo de la marca solicitada “-BANA” no es suficiente. Por lo tanto, es imposible que el consumidor pueda asociar marcas tan dispares entre sí. Por ello, este motivo debe de ser rechazado en todo su contenido.

En vista de todo lo anterior, e incluso teniendo en cuenta la identidad entre los productos en conflicto, no existe riesgo de confusión entre el público. En consecuencia, procede desestimar la oposición.

La parte oponente también ha basado su oposición en las siguientes marcas anteriores:

• Registro de marca de la Unión Europea nº 10 076 231, de la marca figurativa , en las clases 34 y 35.

• Registro de la marca de la Unión Europea nº 10 076 222, de la marca figurativa , en las clases 34 y 35.

• Registro de la marca de la Unión Europea nº 5 498 951, de la marca figurativa , en la clase 34.

Los demás derechos anteriores alegados por la parte oponente son menos similares a la marca impugnada. Esto se debe a que, aunque pueden coincidir en algunas letras, contienen elementos figurativos o palabras adicionales como “Habanos”, “Point”, “Specialist” o “San Cristóbal de La Habana”, que no están presentes en la marca impugnada. Además, en las dos primeras marcas anteriores aparece el elemento “Habanos” que es descriptivo o débil para productos o servicios relacionados con el tabaco. Por lo tanto, las diferencias fonéticas, visuales y conceptuales entre las marcas son lo suficientemente relevantes en su conjunto como para considerar que los consumidores ni confundirán ni asociarán las marcas máxime teniendo en cuenta que el nivel de atención del consumidor en relación con productos y servicios del fumador relacionados con el tabaco es superior al normal. Respecto a la otra marca “San Cristóbal de La Habana” el término “LA HABANA” será considerado una mera denominación geográfica y por ello como un elemento débil. Por lo tanto, incluso presuponiendo que los productos y servicios enfrentados sean idénticos el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos para los que la oposición ya se ha desestimado; no existe ningún riesgo de confusión respecto a tales productos máxime teniendo en cuenta que no se ha demostrado, como veremos seguidamente, que dichas marcas anteriores sean notorias o renombradas.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b) del RMUE BASADO EN MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA (Artículo 6 bis del Convenio

de París)

La parte oponente alega que es titular de la marca anterior “HABANA” notoriamente conocida en la Unión Europea en el sentido del Artículo 6 bis del Convenio de París para los productos cigarros, tabaco y puros, en la clase 34.

De conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra c) del RMUE, ‘a efectos del apartado 1, se entenderá por ‘marcas anteriores las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la

prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean ‘notoriamente conocidas’ en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París’.

Según el artículo 6 bis del Convenio de París, ‘los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del

interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país

del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca

de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta’.

Por tanto, para la aplicación del artículo 8, apartado 2, letra c) del RMUE en combinación con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) que la marca sea notoria en el territorio relevante en el momento de la presentación de la solicitud de la marca impugnada;

b) que por ser idéntica o similar a la marca notoria anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.

Aunque los términos «notoriamente conocidas» (expresión tradicional empleada por el artículo 6 bis del Convenio de París) y «renombre» designan conceptos jurídicos diferentes, existe una coincidencia sustancial entre ambos, como indica la comparación entre el modo en que se definen las marcas notoriamente conocidas conforme a la Recomendación de la OMPI con la descripción del renombre que hace el Tribunal en su sentencia de 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408 (concluyendo que la diferencia terminológica es meramente un «[…] matiz, que no encierra una contradicción real», § 22).

En la práctica, el criterio utilizado para determinar si una marca es notoriamente conocida o si goza de renombre suele ser idéntico. Por consiguiente, no es extraño que una marca caracterizada como notoriamente conocida haya alcanzado también el nivel definido por el Tribunal en el asunto «General Motors» para las marcas que gozan de renombre, puesto que en ambos casos la valoración se basa principalmente en consideraciones cuantitativas relativas al grado de conocimiento de la marca entre el público y los niveles requeridos en ambos casos se describen en términos muy similares (conocidas o notoriamente conocidas por el sector destinario del público, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, y «conocidas por una proporción importante del público destinatario», en el caso de las marcas que gozan de renombre).

Así lo ha confirmado también la jurisprudencia. En su sentencia de 22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, el Tribunal calificó los conceptos de «renombre» y «notoriedad» como afines («notions voisines»), subrayando de este modo el importante solapamiento y la estrecha relación entre ambos (véase el apartado 17). Véase también la sentencia de 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56, 57.

Las pruebas presentadas a efecto de demostrar la notoriedad de su marca anterior es la misma que hemos analizado en el apartado anterior. En ella aparece el término “Habana” de forma esporádica y principalmente como denominación geográfica en diversos documentos, como por ejemplo, en las cajas de puros que aparecen en el anexo nº 2; en las vitolas de algunos puros que aparecen en el anexo nº 4; en la vitola de puros “Cohiba” del anexo nº 5; en la marca de los puros “Hoyos de Monterrey” de la página “Arotobacco” y de las marcas “La Flor de Cano” o “Flor de Rafael González”, de la página “Cuban Cigar Shop: Fine Cigars & Cigar Accessories”; en “Buy Cohiba Cuban Cigars online” o en “Buying Havana Cuban Cigars for Sale”, todas ellas del anexo nº 7. En definitiva, las pruebas aportadas globalmente no facilitan información sobre el aspecto más relevante y caracterizador de una marca notoria: el grado de conocimiento por parte del público. Tampoco tenemos datos en relación las ventas, ni gastos en la promoción o publicidad de la marca, ni la cuota de mercado de la misma, ni otro tipo de datos relevantes que nos puedan indicar la notoriedad de la marca. Del análisis global y objetivo de la documentación aportada tan sólo es posible establecer que, de hecho, no hay suficientes elementos de juicio en la misma para considerar que la marca anterior “Habana” es notoriamente conocida entre el público de referencia en relación con los productos de la clase 34: cigarros, tabaco y puros. Dicha conclusión es el resultado de un análisis de la totalidad de la documentación aportada que nos indica que la marca efectivamente ha sido usada pero no que sea notoria.

Como se ha visto antes, la notoriedad de la marca anterior constituye un requisito para que la oposición pueda prosperar. Puesto que no ha sido posible determinar que la marca anterior sea notoria, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos, y la oposición debe ser desestimada. Por todo ello, la alegación basada en dicho motivo ha de ser rechazada en todo su contenido.

RENOMBRE – ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos y/o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

1. Renombre de las marcas anteriores

En primer lugar, las pruebas presentadas por el oponente para demostrar el renombre y el carácter altamente distintivo de la marca anterior de la Unión Europea nº 538 520 ya se examinaron previamente en el contexto del motivo basado en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE. Se remite a los resultados de ese examen, que son igualmente válidos a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

En segundo lugar el oponente también alega el renombre de las siguientes marcas anteriores de la Unión Europea: marca nº 10 076 231 ; marca nº 10 076 222 y marca nº 5 498 951 .

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 06/07/2015. Por consiguiente, se invitó al oponente a probar que las marcas anteriores gozaban de renombre en la Unión Europea, antes de esta fecha. Debería probarse además que el renombre adquirido se refería a los productos o servicios para los que el oponente alega la existencia de la misma, concretamente los siguientes:

Marcas nº 10 076 231, nº 10 076 222

Clase 34: Tabacos, entre otros: cigarros, cigarrillos, cigaritos, picadura para pipas, artículos de fumador, entre otros: ceniceros, cortapuros, fosforeras, pureras, cerillas.

Clase 35: Venta al menor en comercios y por medios electrónicos de cigarros, cigarrillos, cigarritos, fósforos, pureras, ceniceros, encendedores.

Marcas nº 5 498 951

Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo especialmente la cuota de mercado de la marca, la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso, y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 15/04/2016 el oponente aportó, tal y como hemos descrito en el apartado anterior, las pruebas allí mencionadas en relación con el renombre de todas sus marcas anteriores. La División de Oposición considera que las pruebas presentadas por el oponente no demuestran tampoco respecto a estas otras marcas, ni que el uso de las marcas mencionadas proporcionase renombre a las mismas.

En efecto, las pruebas demuestran, tal y como hemos analizado en el apartado anterior, el uso de las marcas pero no contienen indicaciones relevantes sobre el alcance de su reconocimiento por parte del público pertinente. Por otro lado, tampoco existen indicaciones sobre la cuota de mercado de las marcas, ni sobre el alcance de las medidas dirigidas a su promoción. En consecuencia, las pruebas no demuestran que las marcas sean conocidas por una parte significativa del público pertinente. Además sólo hay facturas en relación con la marca nº 5 498 951 que tampoco son especialmente relevantes por tratarse de cantidades escasamente significativas como ya se mencionó en el apartado anterior correspondiente. En tales circunstancias, la División de Oposición concluye que el oponente no ha conseguido demostrar que las marcas gozan de renombre.

Como se ha visto antes, el renombre de la marca anterior constituye un requisito para que la oposición pueda prosperar, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Puesto que no ha sido posible determinar que las marcas anteriores sean renombradas, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y la oposición debe ser desestimada.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones. En el presente asunto, el solicitante no designó ningún representante profesional en el sentido del artículo 93 del RMUE y, por lo tanto, no incurrió en gastos de representación.

La División de Oposición

Benoit VLEMINCQ

Pedro JURADO MONTEJANO

Frédérique SULPICE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

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