OPOSICIÓN Nº B 2 618 133

S.A.T 9989 Peregrin, Paraje Bo. El Mortero, s/n, 04640 Pulpi, Almería, España (parte oponente), representada por J. López Patentes y Marcas, S.L., C/ Paz, nº 14-2º-3ª, 46003 Valencia, España (representante profesional)

c o n t r a

Mediterranean Diet Box S.L., Camino Iryda s/n, 03190 Pilar de la Horadada, Alicante, España (solicitante), representado por Abril Abogados, C/ Amador de los Ríos 1-1°, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 02/05/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 618 133 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos impugnados:

Clase 31: Melón.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 14 354 311 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 354 311, en concreto, contra todos los productos de la clase 31 y algunos servicios de la clase 35. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 5 482 311. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición, marca de la Unión Europea nº 5 482 311 .

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La solicitud de marca impugnada fue publicada el 01/09/2015. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 01/09/2010 al 31/08/2015 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 31: Todo tipo de frutas y verduras frescas.

Clase 35: Venta al por menor de todo tipo de frutas y verduras frescas.

Clase 39: Almacenaje y distribución de todo tipo de frutas y verduras frescas.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 27/06/2016, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 01/09/2016. Este plazo fue prorrogado por la Oficina de conformidad con la regla 71 del REMUE hasta el 01/11/2016. La parte oponente presentó pruebas el 28/10/2016 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas presentadas son las siguientes:

1. Cinco facturas correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Esta última no puede ser tomada en consideración puesto que es posterior en casi un año al periodo de referencia. En el resto de las facturas, que sí están comprendidas en el periodo relevante, se observa la marca oponente. Tres facturas están expedidas en España y una a una empresa en Bélgica.

2. Varias fotografías de productos con la marca, tanto en sus envases individuales como en cajas.

3. Tres páginas de un catálogo de productos.

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

En la prueba constan cuatro facturas correspondientes a los años 2012 al 2015. Las facturas prueban que los productos se han vendido en varios puntos de la geografía española y también hay una factura que prueba la exportación de los productos a Bélgica. En este sentido cabe recordar que a tenor del artículo 15, apartado 1, letra b), del RMUE, la fijación de la marca de la Unión Europea sobre los productos o sobre su presentación en la Unión con fines de exportación también tiene la consideración de uso a efectos del artículo 15, apartado 1, del RMUE.

En las facturas aparece tanto el nombre comercial de la empresa oponente como la marca bajo la que han sido vendidos. Por otra parte, aunque las cifras de venta no son altas, sin embargo hay que considerar por una parte que la extensión territorial es adecuada, sobre todo si existen pruebas de la exportación de los productos, como se ha mencionado con anterioridad. Además, la marca oponente no sólo está presente en las facturas, sino también en las fotografías que constan en el expediente, donde aparece la siguiente imagen en la que se aprecia tanto la marca de la empresa como la marca oponente.

Por lo tanto, los documentos prueban los parámetros de tiempo, lugar, alcance y uso de la marca tal y como fue registrada.

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los productos y servicios incluidos en la marca anterior.

Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

En el presente caso, las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de la marca sólo en relación con los siguientes productos:

Clase 31: Todo tipo de verduras frescas.

Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo en cuenta únicamente los productos y servicios citados.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 31: Todo tipo de verduras frescas.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 31: Melón.

Clase 35: Venta al mayor, al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de melón fresco.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 31

El melón es similar en grado alto a las verduras frescas de la marca oponente en cuanto a que todos los productos tienen la misma naturaleza, pueden coincidir en el origen comercial y en los canales de distribución y están en competencia los unos con los otros.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de venta al mayor, al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de melón fresco y los productos de la marca oponente todo tipo de verduras frescas no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al por menor consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni son complementarios.

Solo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión, aunque son muy similares, no son idénticos. Por lo tanto, los servicios de venta impugnados son distintos de los productos protegidos por la marca oponente.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados similares en grado alto están dirigidos al público en general.

El grado de atención es, en general, medio.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Las marcas son mixtas. La marca oponente consta de una etiqueta en distintas tonalidades sobre la que se advierte la palabra “GOLD” en caracteres ligeramente estilizados. La marca reivindica los colores amarillo, verde y marrón. La marca impugnada contiene las denominaciones “MELON” y “GOLD” en caracteres ligeramente estilizados, y la marca no reivindica colores. Ninguna de las marcas tienen elementos que puedan considerarse más dominantes que otros.

En sus alegaciones el solicitante argumenta que “GOLD (…) es un término inglés que hace referencia al ‘metal precioso de color amarillo, usado en joyería y decoración y que garantiza el valor de la moneda en curso” o a “algo considerado como precioso, excelente o de calidad superior’. Teniendo en cuenta que esta palabra se asociará con algo precioso o de alto valor y que simplemente elogia la calidad de los productos o servicios en cuestión, será percibida de forma laudatoria, en concreto como indicativo de que dichos productos o servicios son de calidad superior. El impacto de un elemento laudatorio, débil y poco distintivo”. La División de Oposición considera que este argumento se refiere tan sólo a una parte del público concernido y que hay que tener en cuenta que, respecto al público que compra frutas y verduras hay también una parte muy relevante de consumidores que no comprende el significado de “GOLD” y para la que, por lo tanto, el término es perfectamente distintivo. Este no es, sin embargo, el caso de la palabra “MELON”, que será reconocida por parte del público como una fruta y, por lo tanto, será por completo descriptiva de los productos impugnados.

La evaluación del riesgo de confusión se llevará a cabo, pues, respecto a España, un territorio donde los consumidores entienden la palabra “MELON”. El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Esto se aplica, por analogía, a los registros internacionales en los que se designe a la Unión Europea. Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

Visualmente, los signos coinciden en la palabra “GOLD” y difieren en la palabra “MELON” -presente tan sólo en la marca impugnada- así como en los elementos gráficos de ambas marcas. Sin embargo, atendiendo a la falta de distintividad del término desigual contenido en la marca impugnada, y teniendo en cuenta que los elementos gráficos no son particularmente imaginativos, se ha de establecer que el grado de similitud visual entre las marcas es alto.

Fonéticamente el grado de similitud será también alto si se tienen en cuenta las consideraciones hechas arriba respecto al término “MELON”, respecto a la parte del público que no entiende el término “GOLD”.

Conceptualmente las marcas no son similares, pues en la impugnada los consumidores relevantes entenderán “MELON”, pero no “GOLD”.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación respecto a una parte relevante del público de referencia en relación a ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

Los productos se han considerado semejantes en grado alto y el público relevante es el general, siendo el grado de atención medio.

Las marcas son semejantes en grado alto visual y fonéticamente. Por otra parte, el hecho de que sean conceptualmente diferentes hay que ponerlo en el contexto de que esta circunstancia se debe a que los consumidores entienden “MELON”; sin embargo, esta palabra no es distintiva para los productos en litigio.

Así las cosas, es muy posible que, ante productos semejantes en grado alto los consumidores, que rara vez tienen la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y deben confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), piensen que los productos y servicios tienen el mismo origen comercial o proceden de empresas con vinculaciones económicas. Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca nº 5 482 311 y, en consecuencia, cabe desestimar la marca impugnada para los productos impugnados. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen el elemento “GOLD”. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca de la Unión Europea y marcas nacionales.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen “GOLD”, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

El solicitante alega también que no hay riesgo de confusión automático en el público de referencia por el hecho de que las marcas compartan un elemento, y cita las siguientes resoluciones: 13/09/2002 R/2703/2002 GRAN CHEF vs. SMART CHEF y 30/03/2011, B 1 702 250, PASO A PASO vs. FINCA EL PASO. Es evidente, sin embargo, que estas marcas son distintas a las que están en conflicto en el procedimiento que nos ocupa, y ya se ha explicado más arriba las razones por las cuales en este procedimiento sí existe el riesgo de confusión entre el público.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Angela DI BLASIO

María Belén IBARRA DE DIEGO

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).