LÖSCHUNG Nr. 13 854 C (NICHTIGKEIT)

Kurt Hesse, Daimlerstr. 61, 90441 Nürnberg, Deutschland (Antragsteller), vertreten von Blaum Dettmers Rabstein Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Am Wall 153-156, 28195 Bremen, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von UNIT4 IP Rechtsanwälte,
Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 29/08/2018 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird vollständig zurückgewiesen.

2. Der Antragsteller trägt die Kosten, die auf 450 EUR festgesetzt werden.

VORBEMERKUNG

Mit Wirkung vom 01/10/2017 wurden die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 und Verordnung (EG) Nr. 2868/95 aufgehoben und ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 (kodifizierte Version, die UMV), die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2017/1430 (DVUM) und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1431 (UMDV), unbeschadet bestimmter Übergangsvorschriften. Mit Wirkung vom 14/05/2018 wurden ferner die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 und die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 kodifiziert und durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 und die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 aufgehoben. Alle Bezugnahmen auf die UMV, DVUM und UMDV der vorliegenden Entscheidung sollen als Bezugnahmen auf die sich aktuell in Kraft befindlichen Verordnungen verstanden werden, außer wenn dies ausdrücklich anders angegeben ist.

BEGRÜNDUNG

Der Antragsteller hat einen Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. 14 420 715 „Pan Americana“ (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen Kraftfahrzeuge und deren Teile in Klasse 12. Der Antragsteller beruft sich auf Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Der Antragsteller behauptet, die Inhaberin der Unionsmarke habe die Unionsmarke nie benutzt und ausschließlich mit der Intention angemeldet, ihn und das von ihm geführte Unternehmen Autec AG in seiner Marktentwicklung zu behindern. Zum Hintergrund des vorliegenden Löschungsantrags trägt der Antragsteller vor, dass er als selbstständiger Unternehmer bereits über Jahrzehnte hinweg mit verschiedenen Ingenieursgesellschaften Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Maschinenbau und Fahrzeugtechnik unter anderem für Unternehmen der Autoindustrie, darunter auch die Inhaberin der Unionsmarke, erbracht habe und derzeit Geschäftsführer der Carrera consulting & engineering GmbH sei. Er verweist auf diverse Streitigkeiten mit der Inhaberin der Unionsmarke über die Anmeldung und Benutzung der Marke „Carrera“ durch ihn bzw. sein Unternehmen, die ihn angeblich veranlasst hätten, für bestimmte Produkte und Dienstleistungen auf eine andere Marke umzustellen. In diesem Zusammenhang sei der Ausbau der Marke „Pan Americana“ naheliegend gewesen, weil er diese bereits im Jahr 2006 für Spielzeug-Autorennbahnen eingeführt, seither benutzt und als deutsche Marke bereits für diverse Spielwaren in Klasse 28 geschützt habe. Der Antragsteller trägt weiter vor, dass er zunächst ein Produktions- und Marketingkonzept für „Pan-Americana“-Fahrräder, insbesondere Elektrofahrräder, entworfen habe und im Zusammenhang mit diversen Vorbereitungen zur Herstellung und Markteinführung solcher Fahrräder auf die deutsche Markeneintragung Nr. 395 06 122 „Pan Americana“ der Inhaberin der Unionsmarke aufmerksam geworden sei. Da diese angeblich nie benutzt worden war, habe er zunächst einen Löschungsantrag beim DPMA gestellt und nach Widerspruch der Inhaberin der Unionsmarke Klage auf Einwilligung zur Löschung der Marke beim Landgericht Stuttgart erhoben. Nachdem das Gericht die Inhaberin der Unionsmarke bereits in der mündlichen Verhandlung auf den mangelnden Nachweis der ernsthaften Benutzung hingewiesen und eine weitere Gelegenheit zur Stellungahme eingeräumt hatte, habe es sie schließlich zur Einwilligung in die Löschung der Marke „Pan Americana“ für alle Waren der Klasse 12 mit Ausnahme von „Überrollbügeln“ verurteilt. Die Entscheidung sei durch Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 28.07.2016 bestätigt worden. Der Antragsteller führt weiter aus, bereits am 20.08.2015, nachdem die ausstehende Stellungnahme der Inhaberin der Unionsmarke im Anschluss an die mündliche Verhandlung vor dem Landgericht eingegangen war, die Marke „Pan Americana“ für Kraftfahrzeuge und deren Teile; Fahrräder und Elektrofahrräder, sowie deren Teile beim DPMA zur Eintragung angemeldet zu haben. Nach dem Erlass des Urteils des Oberlandesgerichts Stuttgart habe er auch eine Anmeldung für die Unionsmarke „Pan Americana“ für Kraftfahrzeuge und deren Teile (ausgenommen für Überrollbügel); Fahrräder und Elektrofahrräder, sowie deren Teile eingereicht. Am 28.07.2015 habe die Inhaberin der Unionsmarke auf Grundlage der Unionsmarke Widerspruch gegen die Eintragung der deutschen Marke des Antragstellers eingelegt. Der Antragsteller betont, dass die Unionsmarke am Tag nach der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart angemeldet wurde, in dem die Inhaberin der Unionsmarke auf die mangelnde Benutzung der deutschen Marke hingewiesen worden war. Die Tatsache, dass sie trotz entsprechender Aufforderung seitens des Landgerichts Stuttgart, keinen weiteren Nachweis zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke eingereicht habe, bestätige zudem, dass sie selbst an einer Benutzung der Unionsmarke nie interessiert gewesen sei. Der Antragsteller weist auch darauf hin, dass es für die Inhaberin der Unionsmarke aufgrund der diversen Streitigkeiten zwischen den Parteien um die Herstellung und den Vertrieb von Fahrrädern und damit verbundene Markenanmeldungen und Benutzungshandlungen offensichtlich war, dass alleiniger Sinn und Zweck des Löschungsantrags des Antragstellers die Erweiterung seines in Klasse 28 bestehenden Markenschutzes auf Klasse 12 war. Nach alledem, insbesondere angesichts der zeitlichen Abfolge der geschilderten Ereignisse, ist der Antragsteller der Auffassung, dass die Anmeldung bösgläubig, nämlich allein mit der Absicht erfolgt sei, die Benutzungsschonfrist durch eine wiederholte Anmeldung künstlich zu verlängern, um eine neue formale Rechtsposition zu schaffen, die dem Antragsteller weiterhin entgegengehalten werden kann. Dies sei ein objektives Indiz für die Bösgläubigkeit. Er verweist insoweit auf das Urteil des EuG vom 13.12.2012, T-136/11, „Pelikan“ und die Prüfungsrichtlinien des Amtes. Dass es sich bei der ursprünglichen Marke um nicht um eine Unionsmarke handelt sei unerheblich, weil die gesamten Umstände des Falles angeblich zeigen, dass es der Inhaberin der Unionsmarke lediglich darum ging, „sich dem markenrechtlichen Benutzungszwang zu entziehen und den Antragsteller zu behindern“. Der Antragsteller nimmt an dieser Stelle die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 13.02.2014, R1260/2013-2 „Canal Plus“ in Bezug.

Zur Stützung dieser Ausführungen reicht der Antragsteller folgende Unterlagen ein:

• Ausdrucke der Internetseite der Gesellschaft Carrera consulting & engineering GmbH (www.carrera-engineering.eu) mit einer allgemein gehaltenen Beschreibung ihres Dienstleistungsangebots (Anlage ASt 1).

• Kopie des Urteils des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16.10.2014 (Az: 2 U 131/15) über die Berufung der Ehefrau des Antragstellers gegen das Urteil des Landgerichts Stuttgarts vom 09.04.2012 (Az.: 17 O 729/11), in dem diese zur Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 30 2008 015 613.9/12 „Carrera“ sowie zur strafbewährten Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „Carrera“ für Fahrräder in Klasse 12 verurteilt wurde (Anlage Ast 2).

• Vom 15.09.2016 datierende Auszüge aus dem Online-Shop der Autec AG auf www.cartronic.de (Anlage Ast 3) sowie undatierte Auszüge aus ihrem Produktkatalog (Anlage Ast 4), auf denen insbesondere nachfolgende Spielzeugverpackung für eine Autorennbahn u. a. mit der Aufschrift „Panamericana“ abgebildet ist.

• Vom 14. und 15.09.2016 datierende Auszüge aus Onlineshops auf www.lidl.de und www.slotcarscheune.de mit Angeboten der „catronic Autorennbahn 124 Panama“ und aus Onlineshops auf www.amazon.de und www.tiktaktoo.de, in denen das gleiche Produkt als derzeit nicht verfügbar ausgewiesen ist (Anlage Ast 5).

• Registerauszug der deutschen Markeneintragung Nr. 306 50 974 für die Wortmarke „Panamericana“ im Namen der Autec AG in Bezug auf Spiele; Spielzeug; Spielzeugautorennbahnen; Spielfahrzeuge in Klasse 28 (Anlage Ast 6).

• Newsletter von August 2016 mit Zeichnungen von Horst Brozy zum Thema Fahrradsport (Anlage Ast 7).

• Registerauszug vom 05.10.2016 der deutschen Markeneintragung Nr. 395 06 122 für die Wortmarke „Pan Americana“ im Namen der Inhaberin der Unionsmarke in Bezug auf Kraftfahrzeuge und deren Teile in Klasse 12 (Anlage Ast 8).

• Kopie des Protokolls zur mündlichen Verhandlung vom 07.07.2015 vor dem Landgericht Stuttgart in Sachen AUTEC AG ./. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Az.: 17 O 238/15. Darin wird insbesondere festgehalten, dass das Gericht die Inhaberin der Unionsmarke darauf hinweist, dass der bisherige Vortrag nicht ausreichend ist, um eine rechtserhaltende Benutzung der Marke festzustellen, und es wird ihr eine Frist zur Stellungnahme bis zum 29.07.2015 gesetzt (Anlage Ast 9).

• Kopie der Stellungnahme der Inhaberin der Unionsmarke vom 06.08.2015 im unter dem Aktenzeichen 17 O 238/15 geführten Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart eingereicht zu der angeblichen Benutzung der Marke „Pan Americana“ für Sportbügel (Anlage Ast 10).

• Kopie des Urteils des Landgerichts Stuttgart vom 01.09.2015 (Az.: 17 O 238/15), in dem die Inhaberin der Unionsmarke verurteilt wird, in die Löschung der deutschen Markeneintragung Nr. 395 06 122 außer für die Waren Überrollbügel, für die eine rechtserhaltende Benutzung als nachgewiesen angesehen wurde, einzuwilligen. Im Tatbestand des Urteils wird u.a. festgestellt, dass die Inhaberin der Unionsmarke im Jahre 1989 eine Studie für Sportwagen unter dem Namen „Panamericana“ vorgestellt hatte, von dem zwei Stück gebaut wurden (Anlage Ast 11).

• Kopie des Urteils des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 28.07.2016 (Az.: 2 U 131/15), in dem die Berufung des Antragstellers gegen das als Anlage Ast 11 eingereichte Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 01.09.2015 (Az.: 17 O 238/15), zurückgewiesen wird (Anlage Ast 12).

• Kopie der Widerspruchsschrift der Inhaberin der Unionsmarke gegen die deutsche Markeneintragung Nr. 30 2015 050 468(Anlage Ast 13)

Die Inhaberin der Unionsmarke trägt vor, dass „Panamericana“ im Deutschen die übliche Kurzbezeichnung für ein System von Schnellstraßen ist, das Alaska mit dem Feuerland verbindet. Außerdem sei „Carrera Panamericana“ der Name eines in Mexiko seit 1952 veranstalteten Straßenrennens, wie schon aus der von dem Antragsteller eingereichten Anlage ASt.3 hervorgehe. Die Inhaberin der Unionsmarke behauptet, sie habe die Bezeichnung „Panamericana“ für Kraftfahrzeuge eingeführt als sie nach erfolgreicher Teilnahme bei dem „Panamericana“ Rennen jeweils ein Modell einer Baureihe „Carrera“ genannt und 1989 eine Designstudie „Porsche Panamericana“ vorgestellt habe. Die Inhaberin der Unionsmarke bestreitet den angeblich ohnehin irrelevanten Vortrag des Antragstellers bezüglich seiner angeblichen Pläne zur Herstellung und Vermarktung von „Pan Americana“ Fahrrädern. Die Behauptung des Antragstellers, dass die Inhaberin der Unionsmarke die deutsche Marke „Pan Americana“ nie benutzt habe, sei bewusst wahrheitswidrig, da sich bereits aus den vorgelegten Urteilen ergebe, dass eine rechtserhaltende Benutzung für Überrollbügel erfolgt ist und die Marke für diese Waren weiterhin eingetragen sei. Die Inhaberin der Unionsmarke trägt weiter vor, dass die Anmeldung der Unionsmarke jedenfalls nicht ausschließlich in der Absicht geschah, den Antragsgegner und die Autec AG in ihrer Marktentwicklung insbesondere dem Einstieg in das Fahrradgeschäft zu behindern, auch wenn sie zugibt, in diesem Zusammenhang natürlich die Benutzung ihrer bereits 1989 zum erstmals für einen Prototyp verwendete Marke „Pan Americana“ verhindern zu wollen. Die Inhaberin der Unionsmarke trägt weiter vor, dass die Verwendung der Marke „Pan Americana“ in Bezug auf Fahrräder auch nicht wie vom Antragsteller behauptet nahelag. Die Marke sei im Spielzeugbereich deshalb attraktiv, weil sie auf das zuvor erwähnte Autorennen anspielt, während eine solche Assoziation bei Fahrrädern fehle. Des Weiteren betont die Inhaberin der Unionsmarke, dass der Zweck, den der Antragsteller mit seinem Löschungsantrag gegen die deutsche Marke verfolgte, für sie keineswegs offensichtlich gewesen sei. In diesem Zusammenhang verweist sie darauf, dass ein Antrag auf Löschung bzw. eine Löschungsklage wegen Verfall einem öffentlichen Interesse dient und daher von jedermann unabhängig von einem bestimmten Interesse erhoben werden kann. Was die behauptete Wiederholungsanmeldung angeht, trägt die Inhaberin der Unionsmarke vor, dass hier keine Verlängerung der Benutzungsschonfrist vorliegt, da anders als in dem vom Antragsteller in Bezug genommenen EuG Urteil die deutsche Markeneintragung Nr. 395 06 122 „Pan Americana“ bereits im Jahr 1995 eingetragen worden und die Benutzungsschonfrist somit bereits am 10. Juli 2000 abgelaufen sei. Zudem stehe entgegen dem Vortrag des Antragstellers schon der Übergang vom deutschen (nationalen) Markensystem in das Unionsmarkensystem der Annahme einer bösgläubigen Wiederholungsanmeldung entgegen, wie die Erste Beschwerdekammer bereits bestätigt habe. Die Inhaber der Unionsmarke verweist insoweit auf die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 23.06.2010, R993/2009-1, SLIME.

In seiner Erwiderung führt der Antragsteller weiter zu den bereits vorgetragenen Argumenten aus. Was die vom Landgericht Stuttgart angenommene und vom Oberlandesgericht Stuttgart bestätigte, rechtserhaltende Benutzung der deutschen Marke „Pan Americana“ für Überrollbügel angeht, geht der Antragsteller insbesondere auf den angeblich nicht schlüssigen Vortrag der Inhaberin der Unionsmarke sowie die in diesen Verfahren eingereichten Unterlagen ein, die jedenfalls keinen ausreichenden Umfang der Benutzung belegen könnten.

Zur Stützung seines Vortrags hat der Antragsteller folgende ergänzende Unterlagen eingereicht:

• Kopie der Erwiderung des Antragstellers auf den als Anlage ASt. 10 eingereichten Schriftsatz der Inhaberin der Unionsmarke in dem Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart (Az.: 17 O 238/15). Hierin bestreitet der Antragsteller insbesondere die rechtserhaltende Benutzung der Marke „Pan Americana“ für Überrollbügel (Anlage ASt. 14).

• Kopie der Begründung der Berufung des Antragstellers vor dem Oberlandesgericht Stuttgart vom 07.12.2005 (Az.: 2 U 131/15) insbesondere hinsichtlich der Benutzung der Marke „Pan Americana“ durch die Inhaberin der Unionsmarke für Überrollbügel (Anlage ASt. 15).

• Kopie der bereits als Anlage ASt. 10 überreichten Stellungnahme der Inahberin der Unionsmarke im Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart nebst Anschreiben an den Vertreter des Antragstellers zwecks direkter Zustellung (Anlage ASt. 16).

Die Inhaberin der Unionsmarke hebt hervor, dass der Antragsteller nicht auf ihren Vortrag zu den Voraussetzungen der Bösgläubigkeit eingeht. Der Vortrag des Antragstellers zu den Stuttgarter Urteilen sei ebenso unbegründet wie für das vorliegende Verfahren irrelevant. Insoweit weist die Inhaberin der Unionsmarke lediglich erneut die Behauptung des Antragstellers, dass sie die Bezeichnung „Pan Americana“ unstreitig seit über 20 Jahren nicht benutze, als unzutreffend zurück.

ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 59 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Allgemeine Grundsätze

Gemäß Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird eine Unionsmarke für nichtig erklärt, wenn die Anmelderin bei Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat.

Es gibt keine genaue rechtliche Definition für den Begriff „Bösgläubigkeit“, der verschiedene Auslegungen zulässt. Bösgläubigkeit ist ein subjektiver Zustand, der in den Absichten des Anmelders bei Einreichung der Anmeldung einer Unionsmarke wurzelt. Grundsätzlich ziehen Absichten an sich keine rechtlichen Folgen nach sich. Damit Bösgläubigkeit bejaht werden kann, muss erstens ein Handeln des Inhabers der Unionsmarke vorliegen, das eindeutig ein unredliche Absicht erkennen lässt, und muss zweitens ein objektiver Bewertungsmaßstab existieren, anhand dessen solch ein Handeln gemessen und anschließend als bösgläubig qualifiziert werden kann. Es liegt Bösgläubigkeit vor, wenn das Verhalten des Anmelders der Unionsmarke von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht, was sich durch eine Würdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls anhand dieser Maßstäbe ermitteln lässt (siehe Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12/03/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Ob der Inhaber einer Unionsmarke bei der Einreichung einer Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat, muss unter Berücksichtigung aller für den Einzelfall relevanten Faktoren einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Die Beweislast für das Vorhandensein von Bösgläubigkeit obliegt dem Nichtigkeitsantragsteller; es gilt die Vermutung der Gutgläubigkeit, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Beschreibung der relevanten Fakten

Der Antragsteller hat nachgewiesen, dass es in der Vergangenheit bereits Streitigkeiten zwischen den Parteien über die Eintragung und Benutzung einer anderen als der hier streitgegenständlichen Marke in Bezug auf Fahrräder gegeben hatte. Die Inhaberin der Unionsmarke hatte im Jahre 1989 eine Studie für einen Sportwagen unter dem Namen „Panamericana“ vorgestellt, von dem zwei Stück gebaut wurden. Am 10.07.1995 wurde die deutsche Marke Nr. 395 06 122 „Pan Americana“ zugunsten der Inhaberin der Unionsmarke für Kraftfahrzeuge und deren Teile in Klasse 12 eingetragen. Die Autec AG ist Inhaberin der am 12.07.2007 für Waren der Klasse 28 eingetragenen deutschen Marke Nr. 306 50 974 „Panamericana“, die jedenfalls derzeit für Spielzeug-Autorennbahnen benutzt wird. Im Oktober 2014 stellte der Antragsteller einen Löschungsantrag vor dem DPMA gegen die deutsche Markeneintragung Nr. 395 06 122 „Pan Americana“, dem die Inhaberin der Unionsmarke widersprach. Der Antragsteller erhob daraufhin bei dem Landgericht Stuttgart Klage auf Einwilligung zur Löschung der betreffenden Marke. In der mündlichen Verhandlung vom 07.07.2015 wies der vorsitzende Richter die Inhaberin der Unionsmarke darauf hin, dass der bisherige Vortrag für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht ausreiche, und gewährte eine Schriftsatzfrist bis zum 29.07.2015, um hierauf zu erwidern. Einen Tag vor Fristablauf, am 28.07.2015, meldete die Inhaberin der Unionsmarke die Unionsmarke an. Am 20.08.2015 meldete der Antragsteller die deutsche Marke Nr. 30 2015 050 468 „Pan Americana“ an, gegen die die Inhaberin der Unionsmarke später Widerspruch auf der Grundlage der Unionsmarke einlegte. Mit Urteil vom 01.09.2015 (Az.: 17 O 238/15) nahm das Landgericht Stuttgart eine rechtserhaltende Benutzung für Überrollbügel an und verurteilte die Inhaberin der Unionsmarke dazu, in die Löschung der Marke für die übrigen Waren einzuwilligen. Die Berufung des Antragstellers hatte ausweislich des mittlerweile rechtskräftigen Urteils des Oberlandesgerichts Stuttgarts vom 28.07.2016 (Az.: 2 U 131/15) keinen Erfolg.

Beurteilung der Bösgläubigkeit

In Artikel 95 Absatz 1 UMV, zweiter Satz, heißt es ausdrücklich, dass das Amt bei Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 59 UMV seine Prüfung auf die von den Parteien vorgebrachten Gründe und Argumente beschränken wird. Gutgläubigkeit wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet (Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57). Der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren muss beweisen, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarke Bösgläubigkeit seitens der Inhaberin der Unionsmarke vorlag.

Der Antragsteller hat zwar nachgewiesen, dass er eine ähnliche Marke für Spielzeug-Autorennbahnen in Deutschland benutzt. Eine Benutzung von älteren Rechten durch ihn für Kraftfahrzeuge und deren Teile oder für hierzu ähnliche Waren hat jedoch nicht stattgefunden. In dieser Hinsicht hat der Antragsteller lediglich eine Benutzungsabsicht in Bezug auf Fahrräder und entsprechende interne Vorbereitungshandlungen behauptet, ohne hierzu Nachweise eingereicht zu haben.

Der Antragsteller hat keinen Nachweis darüber erbracht, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Unionsmarke die Inhaberin der Unionsmarke Kenntnis von seiner geplanten Benutzung eines Zeichens hatte, für das gegebenenfalls Verwechslungsgefahr vorlag. Es kann vorliegend auch dahinstehen, ob diese Benutzungsabsicht für die Inhaberin der Unionsmarke offensichtlich war, wie vom Antragsteller behauptet. Denn wenn die Benutzung eines Zeichens lediglich geplant ist, sind ausschließlich die Argumente zulässig, die in Fällen von tatsächlicher vorheriger Benutzung greifen (23/06/2010, R 993/2009‑1, SLIME, § 19).

Gemäß der Rechtsprechung ist insoweit die Tatsache, dass die Inhaberin der Unionsmarke weiß oder wissen muss, dass der Nichtigkeitsantragsteller ein identisches/ähnliches Zeichen für identische/ähnliche Waren benutzt hat, für das Verwechslungsgefahr bestehen könnte, nicht ausreichend als Beleg für Bösgläubigkeit (11/06/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40).

Um zu ermitteln, ob Bösgläubigkeit vorlag, müssen ebenfalls die Absichten der Inhaberin der Unionsmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung berücksichtigt werden. Hierbei handelt es sich um einen subjektiven Faktor, der unter Bezugnahme auf objektive Faktoren zu bestimmen ist (Urteil vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).

Die Tatsache, dass die Inhaberin der Unionsmarke die angegriffene Unionsmarke unabhängig von dem Antragsteller bereits im Jahr 1989 für einen Prototypen benutzt hat und eine rechtserhaltende Benutzung für Überrollbügel in Klasse 12 am 28.07.2016 vom Oberlandesgericht Stuttgart bestätigt wurde, muss ebenfalls gewürdigt werden.

Soweit der Antragsteller die unredliche Absicht der Inhaberin der Unionsmarke damit zu begründen versucht, dass es sich bei der Unionsmarke um eine Wiederholungsmarke handelt, welche lediglich einer künstlichen Verlängerung der Benutzungsschonfrist diene, so muss dieses Argument zurückgewiesen werden. Eine Wiederholungsmarke ist eine neue Markeneintragung, die nicht nur wie im vorliegenden Fall hinsichtlich Zeichen und Warenverzeichnis sondern auch in ihrem Geltungsbereich mit einer älteren Marke übereinstimmt. Wie die Inhaberin der Unionsmarke zu Recht vorträgt, kann die Unionsmarke im vorliegenden Fall schon aufgrund der unterschiedlichen Reichweite im Vergleich zur älteren nationalen Marke nicht als Wiederholungsmarke behandelt werden (23/06/2010, R 993/2009-1, SLIME, § 22).

Die Absichten der Inhaberin der Unionsmarke können auf Bösgläubigkeit hinweisen, wenn sich zeigt, dass die Inhaberin der Unionsmarke die angegriffene Unionsmarke nicht angemeldet hat, um sie selbst zu benutzen, sondern ausschließlich dazu, um eine dritte Partei vom Markt fernzuhalten (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller nicht nachgewiesen, dass es der Inhaberin der Unionsmarke bei der Anmeldung lediglich darum ging, ihn bzw. die Autec AG vom Markt fernzuhalten. Angesichts der von den deutschen Gerichten bestätigten Benutzung der Unionsmarke jedenfalls für einen Teil der streitgegenständlichen Waren, nämlich für Überrollbügel, ist anzunehmen, dass die Unionsmarke wie von der Inhaberin der Unionsmarke vorgetragen jedenfalls auch zum Schutz der Fortsetzung dieser Benutzung und somit nicht ausschließlich mit der Absicht angemeldet wurde, den Antragsteller in seiner Marktentwicklung zu behindern.

Auch eine ergänzende Betrachtung der berechtigten Interessen der Parteien, lässt nicht den Schluss zu, dass die Anmeldung der Unionsmarke rechtsmissbräuchlich erfolgte. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass der Antragsteller das Zeichen „Panamericana bereits für Spielzeug-Autorennbahnen benutzt hat. Weiterhin ist nachgewiesen, dass die Inhaberin der Unionsmarke in der Vergangenheit das Zeichen „Panamericana“ für eine Designstudie und zwei Prototypen eines Automobils benutzt hat. Dem steht die vom Antragsteller behauptete Absicht und Vorbereitung der Benutzung des Zeichens „Pan Americana“ für Fahrräder entgegen, die sich allenfalls in einer frühen Projektphase befinden kann, da aus den eingereichten Unterlagen keine unternehmerischen Aktivitäten oder Investitionen zur Vorbereitung einer solchen Benutzung ersichtlich sind. Vor dem Hintergrund, vermag es die Löschungsabteilung nicht zu erkennen, inwiefern der vorherige Kontakt zwischen den Parteien, der sich auf Streitigkeiten in Bezug auf eine andere als die streitgegenständliche Marke und ein Löschungsverfahren zur deutschen Markeneintragung Nr. 395 06 122 „Panamericana“ beschränkt, sich auf den markenrechtlichen Handlungsspielraum der Inhaberin der Unionsmarke auswirken oder dieser gar die Anmeldung einer Unionsmarke verwehren soll.

Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass die Inhaberin der Unionsmarke mit der Anmeldung aus Sicht der Löschungsabteilung rechtmäßige Ziele verfolgte, die es ebenfalls zu würdigen gilt, weil ihr eine rechtmäßige Benutzung für einen Teil der Waren der Unionsmarken durch die Inhaberin der Unionsmarke vorausgeht und die Anmeldung daher einer wirtschaftlichen Logik folgte. Es ist durch rechtskräftige Urteile des Landgerichts und Oberlandesgerichts Stuttgart festgestellt, dass die Inhaberin der Unionsmarke die deutsche Marke „Panamericana“ rechtserhaltend für sehr spezifische Kraftfahrzeugteile, nämlich Überrollbügel benutzt hat. Die Erweiterung des bestehenden Markenschutzes in Deutschland auf die Europäische Union entsprach damit einem berechtigten wirtschaftlichen Interesse. Das Gericht hat insoweit bereits bestätigt, dass die Ausdehnung des Schutzes einer nationalen Marke durch ihre Eintragung als Unionsmarke Bestandteil der normalen Geschäftsstrategie eines Unternehmens ist (Urteile vom 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58). Dass sich die Inhaberin der Unionsmarke hierbei nicht auf Überrollbügel beschränkt, sondern die Marke breiter, nämlich entsprechend dem ursprünglichen Schutzumfang der deutschen Markeneintragung Nr. 395 06 122 für Kraftfahrzeuge und deren Teile angemeldet hat, lässt auch keine andere Schlussfolgerung zu. Denn im Regelfall ist es legitim, dass ein Unternehmen die Eintragung einer Marke nicht nur für die Kategorien von Waren und Dienstleistungen, die es zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung vermarktet, sondern auch für andere Kategorien von Waren und Dienstleistungen, die sie in Zukunft vermarkten möchte, beantragt (Urteile vom 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).

Auch die Tatsache, dass eine ähnliche Marke für diese Waren mit der Ausnahme von Überrollbügeln für verfallen erklärt wurde, reicht für sich allein genommen nicht aus, um Rückschlüsse auf die Absichten der Inhaberin der Unionsmarke zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung für dieselben Waren oder Dienstleistungen zu erlauben (Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:639, § 45). Im vorliegenden Fall ist zudem ein legitimes Interesse der Inhaberin der Unionsmarke an der Benutzung und somit an der Eintragung der Marke auch für die in Deutschland gelöschten Waren nicht auszuschließen, zumal sie bereits in der Vergangenheit eine Designstudie und einen Fahrzeugprototypen unter der Bezeichnung „Panamericana“ vorgestellt hatte. Sie war somit auch die erste der Parteien, die diese Marke im Bereich der Warenklasse 12 benutzt hat (14/02/2012, T‑33/11, BIGAB, EU:T:2012:77).

Angesichts der Tatsache, dass die Unionsmarke in Verfolgung rechtmäßiger Ziele angemeldet wurde, kann es der Inhaberin der Unionsmarke auch nicht zum Nachteil gereichen, dass sie, wie sie selbst einräumt, die Verwendung derselben Marke durch den Antragsteller verhindern möchte und der zeitliche Ablauf der Ereignisse dies auch nahelegen mag, wie der Antragsteller behauptet. Denn Artikel 9 UMV gewährt dem Inhaber eingetragener Unionsmarken ein ausschließliches Recht, das es ihm u. a. gestattet Dritte an der Benutzung eines Zeichens zu hindern, das eine Verwechslungsgefahr begründen kann, weil es identisch oder ähnlich zu der eingetragenen Unionsmarke ist und die betroffenen Waren und Dienstleistungen ebenfalls identisch oder ähnlich zu denen der Unionsmarkeneintragung sind. Auch die Einreichung eines Widerspruchs gegen eine Markeneintragung des Antragstellers stellt somit lediglich die legitime Ausübung dieses ausschließlichen Rechts der Inhaberin der Unionsmarke dar und kann für sich allein genommen daher ebenfalls kein Beweis für deren unredliche Absicht sein (Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).

Nach alledem hat der Antragsteller nicht nachgewiesen, dass die Anmeldung der Unionsmarke bösgläubig erfolgte.

Schlussfolgerung

In Anbetracht des Vorstehenden kommt die Löschungsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Antrag zurückgewiesen werden muss.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da der Antragsteller die unterliegende Partei ist, trägt er alle der Inhaberin der Unionsmarke in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absatz 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii UMDV sind die an die Inhaberin der Unionsmarke zu zahlenden Kosten die Vertretungskosten, die auf Grundlage der dort festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Löschungsabteilung

Natascha GALPERIN

Elena NICOLÁS GÓMEZ

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Löschungsabteilung überprüft werden. Gemäß Artikel 109 Absatz 8 UMV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.