WIDERSPRUCH Nr. B 2 639 618

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Müller Fottner Steinecke Rechtsanwalts- und Patentanwaltspartnerschaft mbB, Prielmayerstr. 3, 80335 München, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Miles & More GmbH, Main Airport Center (MAC), Unterschweinstiege 8, 60549 Frankfurt/Main, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 07.09.2018 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Dem Widerspruch Nr. B 2 639 618 wird für alle angefochtenen Dienstleistungen stattgegeben.

2. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 14 496 211 wird in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen.

3. Die Anmelderin trägt die Kosten, die auf 650 EUR festgesetzt werden.

VORBEMERKUNG

Mit Wirkung vom 01/10/2017 wurden die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 und Verordnung (EG) Nr. 2868/95 aufgehoben und ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 (kodifizierte Version, die UMV), die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2017/1430 (DVUM) und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1431 (UMDV), unbeschadet bestimmter Übergangsvorschriften. Mit Wirkung vom 14/05/2018 wurden ferner die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 und die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 kodifiziert und durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 und die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 aufgehoben. Alle Bezugnahmen auf die UMV, DVUM und UMDV der vorliegenden Entscheidung sollen als Bezugnahmen auf die sich aktuell in Kraft befindlichen Verordnungen verstanden werden, außer wenn dies ausdrücklich anders angegeben ist.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 14 496 211 (Bildmarke ) ein, und zwar gegen alle Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 39 und 43. Der Widerspruch beruht unter anderem auf der deutschen Markeneintragung Nr. 30 069 384 (Wortmarke „LOOP“). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden Fassung, jetzt Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV) hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen diese geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die diese eingetragen ist und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.

Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marke, auf der der Widerspruch beruht, der deutschen Marke Nr. 30 069 384 verlangt.

Im vorliegenden Fall wurde die angefochtene Marke am 02/12/2015 veröffentlicht.

Der Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens (Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG), der zur Berechnung des Beginns der Verpflichtung zur Benutzung für nationale und internationale Eintragungen herangezogen wird (Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV), wird von den einzelnen Mitgliedstaaten nach ihren eigenen Verfahrensregeln bestimmt (Urteil vom 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Vom Inhaber einer Marke wird nicht erwartet, dass er vor Ablauf der genannten fünfjährigen Schonfrist die Marke trotz der gegen sie anhängigen Prüfungs- oder Widerspruchsverfahren ernsthaft benutzt. Dies steht im Einklang mit dem für ältere Unionsmarken geltenden Verfahren, demzufolge der Eintragungstag einer Unionsmarke, der gemäß Artikel 47 Absatz 2 UMV ausschlaggebend für den Beginn der Schonfrist ist, ebenfalls stets der Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens ist. Mit dieser Auslegung wird darüber hinaus die Benutzungspflicht im Rahmen der UMV mit den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften in Einklang gebracht (Entscheidungen vom 06/05/2004, R 463/2003-1, Wrap House, § 19; 18/06/2010, R 236/2008-4, RENO).

Das Widerspruchsverfahren gegen die ältere deutsche Marke Nr. 30 069 384 wurde am 17.01.2017 abgeschlossen. Deshalb ist der Antrag auf Nachweis der Benutzung unzulässig.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

Der Widerspruch beruht auf mehr als einer älteren Marke. Aus Gründen der Verfahrensökonomie prüft die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zuerst in Bezug auf die deutsche Marke Nr. 30 069 384 der Widersprechenden.

1. Die Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert u.a. auf den folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung; Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Personalmanagementberatung; Werbung und Marketing für Dritte, insbesondere in digitalen Netzen (Webvertising); Webconsulting, nämlich Personalvermittlung über digitale Netze; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vermittlung von Geschäftsbeziehungen im Bereich des electronic-commerce und des electronic-business.

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Telebanking.

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Organisation und Durchführung von Anreiz- und Kundenbindungsprogrammen; Betrieb eines Bonussystems für Flugzeugbenutzungen, Hotelbenutzungen, Mietwagen-benutzungen, Tankstellenbenutzungen und Kreditkartenbenutzungen.

Klasse 36: Kreditkartengeschäfte zur Abwicklung von bargeldlosem Zahlungsverkehr an Tankstellen, in Hotels, bei Reisebuchungen und Mietwagenbuchungen; Ausgabe von Identifikationskarten zur Bezahlung von Dienstleistungen, insbesondere einer Fluggesellschaft, eines Hotels, einer Tankstelle und eines Mietwagenverleihers.

Klasse 39: Beförderung von Personen; Dienstleistungen einer Fluggesellschaft; Reisebuchungen; Mietwagenreservierung.

Klasse 43: Hotelreservierung.

Eine Auslegung des Wortlautes des Dienstleistungsverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Dienstleistungen zu bestimmen.

Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ im Dienstleistungsverzeichnis der Parteien ist ersichtlich, dass die genannten Waren und Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

Das Wort „nämlich“, welches im Dienstleistungsverzeichnis der Widersprechenden benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Waren und Dienstleistungen zur weiter gefassten Kategorie aufzuzeigen, wirkt hingegen ausschließend und beschränkt den Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Waren und Dienstleistungen.

Einleitend ist festzustellen, dass nach Artikel 33 Absatz 7 UMV Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich oder unähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse oder in verschiedenen Klassen der Nizza‑Klassifikation erscheinen.

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

Die angefochtenen Organisation und Durchführung von Anreiz- und Kundenbindungsprogrammen; Betrieb eines Bonussystems für Flugzeugbenutzungen, Hotelbenutzungen, Mietwagen-benutzungen, Tankstellenbenutzungen und Kreditkartenbenutzungen sind in der breiten Kategorie der Dienstleistungen Werbung und Marketing für Dritte, insbesondere in digitalen Netzen (Webvertising) der Widersprechenden enthalten und somit identisch.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 36

Die angefochtenen Dienstleistungen Kreditkartengeschäfte zur Abwicklung von bargeldlosem Zahlungsverkehr an Tankstellen, in Hotels, bei Reisebuchungen und Mietwagenbuchungen; Ausgabe von Identifikationskarten zur Bezahlung von Dienstleistungen, insbesondere einer Fluggesellschaft, eines Hotels, einer Tankstelle und eines Mietwagenverleihers sind in der breiten Kategorie der Dienstleistungen Finanzwesen der Widersprechenden enthalten und somit identisch.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 39

Die angefochtenen Dienstleistungen Beförderung von Personen; Dienstleistungen einer Fluggesellschaft sind in der breiten Kategorie der Dienstleistungen Transportwesen der Widersprechenden enthalten und somit identisch.

Die angefochtenen Dienstleistungen Reisebuchungen; Mietwagenreservierung sind in der breiten Kategorie der Dienstleistungen Veranstaltung von Reisen der Widersprechenden enthalten und somit identisch.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 43

Die angefochtenen Dienstleistungen Hotelreservierung sind ähnlich zu den Dienstleistungen Veranstaltung von Reisen der Widersprechenden in Klasse 39, da sie in Anbieter, Zielpublikum und Vertriebskanälen übereinstimmen.

2. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch oder ähnlich befundenen Dienstleistungen an das breite Publikum und an Geschäftskunden mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder besonderem beruflichem Fachwissen.

Der Aufmerksamkeitsgrad des Publikums kann je nach Preis, Komplexität bzw. Spezifizität oder den Geschäftsbedingungen, zu denen die Waren und Dienstleistungen erworben werden, von durchschnittlich bis hoch variieren.

3. Die Zeichen

LOOP
Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist Deutschland.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Das Element „LOOP“ beider Zeichen hat für das relevante Publikum keine Bedeutung im Hinblick auf die relevanten Dienstleistungen und ist somit kennzeichnungskräftig.

Die angefochtene Marke wird entgegen der Ansicht der Anmelderin von den Verbrauchern als „Loop“ ausgesprochen, da es sich bei der grafischen Darstellung des Buchstabens „O“ (mit ausgefülltem Kreis) um eine werbeübliche Darstellung handelt und es als unwahrscheinlich gilt, dass die Verbraucher das angefochtene Zeichen als Lo-Op aussprechen werden.

Das angefochtene Zeichen weist kein Element auf, das als dominanter (stärker ins Auge springend) als andere Elemente gelten könnte.

Das angefochtene Zeichen besteht aus einem kennzeichnungskräftigen Wortelement und weniger kennzeichnungskräftigen grafischen Gestaltungselementen eher dekorativer Natur (Stilisierung der Buchstaben).

Grundsätzlich gilt: Wenn Zeichen aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen, übt der Wortbestandteil des Zeichens in der Regel eine stärkere Wirkung auf den Verbraucher aus als der Bildbestandteil. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Publikum nicht dazu tendiert, Zeichen zu analysieren, und sich leichter durch ihr Wortelement als durch ihre Bildelemente auf die fraglichen Zeichen beziehen wird (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Bildlich stimmen die Zeichen in Bezug auf die Buchstabenfolge „LOOP“ überein. Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf die Gestaltung der angefochtenen Marke, und zwar im Ausfüllen der Buchstaben O und der Verwendung der blauen Farbe und des Schreibens des Zeichens in zwei Linien.

Die Zeichen sind daher hochgradig ähnlich.

In klanglicher Hinsicht stimmt die Aussprache der Zeichen im Klang der Buchstaben LOOP in beiden Zeichen überein. Die bildliche Gestaltung der angefochtenen Marke hat keine Auswirkungen auf den klanglichen Vergleich.

Die Zeichen sind daher klanglich identisch.

In begrifflicher Hinsicht hat keines der beiden Zeichen für das Publikum im relevanten Gebiet eine Bedeutung. Da ein begrifflicher Vergleich nicht möglich ist, beeinflusst der begriffliche Aspekt die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Dienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich als normal anzusehen.

5. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Die Dienstleistungen sind identisch bzw. ähnlich. Der Aufmerksamkeitsgrad gilt als durchschnittlich bis hoch. Die Zeichen sind klanglich identisch und bildlich hochgradig ähnlich während sie keine Bedeutung haben, die die Zeichen begrifflich auseinanderhalten könnten.

Es ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Selbst Verbraucher mit einem hohen Maß an Aufmerksamkeit müssen sich auf ihr unvollkommenes Bild von Marken verlassen (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Es ist in der Tat höchst denkbar, dass der relevante Verbraucher die angefochtene Marke als Untermarke wahrnimmt, d. h. als Abwandlung der älteren Marke, die je nach Art der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verschiedene Gestaltungen aufweist (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte besteht beim Publikum Verwechslungsgefahr, dies gilt selbst im Falle von erhöhter Aufmerksamkeit, da die Zeichen klanglich identisch sind.

Daher ist der Widerspruch auf der Grundlage der deutschen Marke Nr. 30 069 384 der Widersprechenden begründet. Daraus folgt, dass die angefochtene Marke für alle angefochtenen Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss.

Da das ältere Recht „LOOP“ für sämtliche Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, die Stattgabe des Widerspruchs und die Ablehnung der angefochtenen Marke begründet, erübrigt sich eine Prüfung der sonstigen älteren Rechte, die die Widersprechende geltend macht (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Anmelderin die unterliegende Partei ist, trägt sie die Widerspruchsgebühr sowie alle der Widersprechenden in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absätze 1 und 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV (ehemals Regel 94 Absätze 3 und 6 und Regel 94 Absatz 7 Buchstabe d Ziffer i UMDV, gültig bis 01/10/2017) bestehen die der Widersprechenden zu erstattenden Kosten aus der Widerspruchsgebühr und aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Martin EBERL

Lars HELBERT

Swetlana BRAUN

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.