OPPOSITION n° B 2 633 611

Join Expérience S.A., 11, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d'Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)

c o n t r e

Joachim Vanheuverzwijn, Boulevard Simeonovsko Shose 33, 1700 Sofia, Bulgarie (demandeur), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé).

Le 17/05/2018, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. La requête de restitutio in integrum est rejetée.

2. L’opposition n° B 2 633 611 est accueillie pour tous les produits et services contestés.

3. La demande de marque de l’Union européenne n°   est rejetée dans son intégralité.

4. Le demandeur supporte les frais, fixés à 650 EUR.

remarque prÉliminaire

Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n°  pour la marque verbale « BANANAPHONE ». L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 966 106 pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

REQUÊTE DE L’OPPOSANTE DE RESTITUTIO IN INTEGRUM

En date du 15/01/2016, l’Office a notifié aux parties la date d’ouverture de la phase contradictoire de la procédure d’opposition ainsi que les délais pour les parties pour présenter les preuves, arguments et/ou observations. Le délai accordé à l’opposante pour présenter les preuves relatives à ses droits antérieurs ainsi que d’autres éléments de preuve expirait le 20/05/2016 et celui accordé au demandeur pour présenter ses observations le 20/07/2016.

Le 26/07/2016, l’Office communiquait aux parties que le demandeur n’avait pas présenté d’observations en réponse à l’opposition, que l’Office statuerait sur celle-ci en se fondant sur les preuves dont il disposait et qu’aucune observation complémentaire ne devait être présentée.

Le 16/09/2016, l’opposante a envoyé dans la langue de procédure une requête en restitutio in integrum. En vertu de l’article 81, paragraphe 1 du RMUE, le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

En vertu de l’article 81, paragraphe 2 du RMUE, la requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.

En vertu de l’article 81, paragraphe 3 du RMUE, la requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

1. Sur le paiement de la taxe

L’ordre de prélèvement du montant de la taxe de restitutio in integrum a été reçu le 16/09/2016 et le compte courant du représentant de l’opposante a été dûment débité de la taxe en restitutio in integrum.

La requête est donc conforme sur ce point.

2. Recevabilité de la requête et son fondement

En vertu de l’article 81, paragraphe 2 du RMUE, la requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.

La requête en restitutio in integrum a été présentée à l’Office par écrit et dans la langue de procédure le 16/09/2016, soit dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. L’opposante a en effet eu connaissance du défaut affectant sa demande de prorogation du délai moyennant la transmission que l’Office a effectuée le 26/07/2016 dans laquelle les parties étaient informées qu’il statuerait sur l’opposition en se fondant sur les preuves dont il disposait et qu’aucune observation complémentaire ne pouvait être présentée. L’acte non accompli est bien dans le cas présent l’envoi correct de ladite requête de prorogation de son délai. En effet, l’opposante indique avoir envoyé par erreur la demande de prorogation de délai à l’Office du Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) au lieu de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (l’Office).

Selon la deuxième phrase de l'article 81, paragraphe 2 du RMUE, « l'acte non accompli doit l'être dans ce délai » (c’est-à-dire dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement). Le 16/09/2016, l’opposante a renvoyé à l’Office une copie de sa demande de prorogation de délai ainsi que la preuve de son envoi antérieur par fax du 20/05/2016 à l’OBPI. Les documents en cause sont arrivés à l’Office avant l’expiration du délai pour la requête en restitutio in integrum, soit avant le 26/09/2016.

La requête est donc recevable.

3. Sur le fond de la demande de restitutio in integrum

En vertu de l’article 81, paragraphe 1 du RMUE, l’une des conditions pour le rétablissement de la partie lésée dans ses droits, est la non-observation d’un délai quand bien même elle a fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

En conséquence, l’Office se doit d’examiner en l’espèce si le demandeur a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Ainsi, il doit être démontré que :

• la non-observation du délai a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours,

• la personne a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

• la personne invoquant la restitutio in integrum n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office.

a) Perte d’un droit

En vertu de l’article 81, paragraphe 1 du RMUE, une des conditions pour que la partie soit rétablie dans ses droits est le non-respect d’un délai qui entraîne, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

En l’espèce, l’opposante a perdu le droit de fournir ses arguments en support à l’opposition.

Au vu de ce qui précède, le fait que l’opposante a envoyé par erreur une demande de prorogation de délai à un autre destinataire que l’Office a signifié la perte d’un droit pour l’opposante puisque le délai s’est écoulé sans qu’aucune prorogation n’ait pu être accordée et l’opposante n’a pas pu compléter son opposition comme elle le voulait.

b) Fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances

Pour que la restitutio soit accordée, la partie doit avoir fait preuve de toute la vigilance exigée par les circonstances.

La situation justifiant la restitutio doit être anormale ou exceptionnelle et l’acte doit avoir été omis en raison de circonstances imprévisibles qui étaient au-delà du contrôle du requérant, même s’il avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Dans le cas présent, l’opposante n’avance aucun argument susceptible de prouver qu’elle a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Elle s’est en effet limitée à indiquer qu’elle avait demandé, avant son expiration, la prorogation du délai qui lui était imparti pour soumettre ses observations à l’appui de l’opposition. L’opposante considère que l’office réceptionnaire de la demande, à savoir l’OBPI aurait dû transmettre la demande à l’Office. Toutefois, aucune explication n’a été fournie sur les raisons, sur les circonstances qui ont provoqué cette erreur. La division d’opposition considère toutefois que ce type d’erreurs est prévisible et devrait faire l’objet de mécanismes de contrôle de la part d’un représentant en propriété intellectuelle. Le représentant de l’opposante n’a fourni aucune explication sur les procédures internes mises en place pour éviter ce type d’erreur et les raisons pour lesquelles celles-ci n’auraient pas fonctionné en raison de circonstances imprévisibles.

L’Office en conclut que les dispositions prises par l’opposante n'étaient pas suffisantes pour faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances afin d'éviter la perte d'un droit et que l’opposante n’a par ailleurs pas prouvé l’existence de circonstances exceptionnelles ou d’événements imprévisibles au-delà de son contrôle.

Par conséquent, l’Office rejette la requête en restitutio in integrum présentée par l’opposante. Aussi, l’Office statuera sur l’opposition en se fondant sur les éléments dont il dispose.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 966 106 de l’opposante.

1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont entre autres:

Classe 9 : Ordinateurs.

Classe 38 : Télécommunications.

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, à savoir évaluations et recherches dans le domaine informatique, dans le domaine des logiciels informatiques, dans le domaine des applications informatiques ainsi que dans le domaine de la téléphonie; services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de l'informatique, des logiciels informatiques ainsi que dans le domaine de la téléphonie, notamment analyses pour l'implantation d'ordinateurs et d'installations de téléphonie; services de recherche et de développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; recherche et développement de logiciels d'ordinateur pour des tiers; programmation pour ordinateurs; location de serveurs électroniques de stockage et d'entreposage; conception de systèmes informatiques; consultations en matière d'ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs; duplication de programmes informatiques; élaboration (conception), mise à jour, installation et location de logiciels informatiques; conseils techniques relatifs à la conception (élaboration), la mise en place, la gestion de sites Internet; conversion de données et de programmes informatiques (autre que la conversion physique); conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; création et entretien de sites web pour des tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); consultation scientifique en matière de logiciels et de services informatiques; conception de systèmes et réseaux de télécommunication et de transmission de données; établissement de plans pour la construction; dessin industriel [ingénierie]; expertises [travaux d'ingénieurs]; études de projets techniques; conception et ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de réseaux de télécâble et de fibres optiques.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9 : Matériel informatique et logiciels; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; logiciels de communication pour l'échange électronique de données, contenu audio et vidéo, images et graphismes via des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; logiciels pour le traitement des images, des graphismes, du contenu audio et vidéo et de textes; logiciels d'utilisation et d'exécution de voir sur IP.

Classe 38 : Services de télécommunications; services de télécommunications, à savoir, services de transmission et de réception de données via des réseaux de télécommunications; échange électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, de graphismes et de textes accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications; services de messagerie instantanée; services de communication par téléphone mobile; communications sur l'internet et poste-à-poste, transmission électronique de données et documents sur des terminaux informatiques et services de messagerie instantanée.

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, à savoir évaluations et recherches dans le domaine informatique, dans le domaine des logiciels informatiques, dans le domaine des applications informatiques ainsi que dans le domaine de la téléphonie; services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de l'informatique, des logiciels informatiques ainsi que dans le domaine de la téléphonie, notamment analyses pour l'implantation d'ordinateurs et d'installations de téléphonie; services de recherche et de développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; recherche et développement de logiciels d'ordinateur [pour des tiers]; programmation informatique; location de serveurs électroniques de stockage et d'entreposage; conception de systèmes informatiques; conseil dans le domaine informatique; maintenance de logiciels; copie de programmes informatiques; élaboration (conception), mise à jour, installation et location de logiciels informatiques; conseils techniques relatifs à la conception (élaboration), la mise en place, la gestion de sites internet; conversion de données et de programmes informatiques (autre que la conversion physique); conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites web pour des tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); consultation scientifique en matière de logiciels et de services informatiques; conception de systèmes et réseaux de télécommunication et de transmission de données; établissement de plans pour la construction; ingénierie et dessin industriel; expertises [travaux d'ingénieurs]; études de projets techniques; conception et ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de réseaux de télé câble et de fibres optiques.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 9

Le matériel informatique contesté couvre, en tant que catégorie plus large, les ordinateurs de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les services de conception et développement […] de logiciels de la classe 42 de l’opposante consistent à rédiger des programmes informatiques, et un programme informatique est une série d’instructions codées qui permet à une machine, et en particulier à un ordinateur, d’exécuter une suite d’opérations souhaitée. Les logiciels sont composés de programmes, de sous-programmes et de langages symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et en dirigent l’exploitation.

Ainsi les services de conception et développement […] de logiciels de l’opposante sont-ils étroitement liés aux produits contestés logiciels; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; logiciels de communication pour l'échange électronique de données, contenu audio et vidéo, images et graphismes via des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; logiciels pour le traitement des images, des graphismes, du contenu audio et vidéo et de textes; logiciels d'utilisation et d'exécution de voir sur IP. Ce lien s’explique par le fait que, dans le domaine informatique, les producteurs de logiciels offrent aussi, en règle générale, des services liés aux logiciels (afin de maintenir le système à jour, par exemple). Bien que la nature des produits et services soit différente, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs des produits et services coïncident. En outre, ces produits et services sont complémentaires. Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires.

Services contestés dans la classe 38

Les services contestés dans la classe 38, à savoir les services de télécommunications; services de télécommunications, à savoir, services de transmission et de réception de données via des réseaux de télécommunications; échange électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, de graphismes et de textes accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications; services de messagerie instantanée; services de communication par téléphone mobile; communications sur l'internet et poste-à-poste, transmission électronique de données et documents sur des terminaux informatiques et services de messagerie instantanée sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.

Services contestés dans la classe 42

Les services contestés, services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, à savoir évaluations et recherches dans le domaine informatique, dans le domaine des logiciels informatiques, dans le domaine des applications informatiques ainsi que dans le domaine de la téléphonie; services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de l'informatique, des logiciels informatiques ainsi que dans le domaine de la téléphonie, notamment analyses pour l'implantation d'ordinateurs et d'installations de téléphonie; services de recherche et de développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; recherche et développement de logiciels d'ordinateur [pour des tiers]; location de serveurs électroniques de stockage et d'entreposage; conception de systèmes informatiques; maintenance de logiciels; copie de programmes informatiques; élaboration (conception), mise à jour, installation et location de logiciels informatiques; conseils techniques relatifs à la conception (élaboration), la mise en place, la gestion de sites internet; conversion de données et de programmes informatiques (autre que la conversion physique); conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites web pour des tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); consultation scientifique en matière de logiciels et de services informatiques; conception de systèmes et réseaux de télécommunication et de transmission de données; établissement de plans pour la construction; ingénierie et dessin industriel; expertises [travaux d'ingénieurs]; études de projets techniques; conception et ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de réseaux de télé câble et de fibres optiques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).

Les services contestés de programmation informatique et de conseil dans le domaine informatique couvrent, en tant que catégories plus larges, respectivement, les services de programmation pour ordinateurs et de consultations en matière d'ordinateurs de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé, notamment en fonction du coût des produits et services en question et/ou de leur degré de spécialisation qui dans certains cas sera très élevé.

3. Les signes

	BANANAPHONE
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est constitué par l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

L’élément « BANANA », commun aux deux signes, les éléments différentiels « SIM » et « BY JOIN » de la marque antérieure ainsi que « PHONE » du signe contesté seront compris par le public anglophone comme signifiant, respectivement, « banane », comme une « carte SIM » utilisée en téléphonie mobile pour stocker les informations spécifiques à l'abonné d'un réseau mobile, comme le nom du producteur/fournisseur de cette dernière et comme « téléphone ». Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle l’anglais.

Considérant que les produits et services concernés ont ou peuvent avoir un lien plus ou moins direct avec la téléphonie, les éléments « SIM » et « PHONE » sont considérés faibles, voire nondistinctifs, pour les produits et services pertinents de l’opposante et du demandeur respectivement parce qu’ils sont indicateurs du type de produits et services proposés. Le terme « BANANA », commun aux deux signes, a un caractère distinctif normal puisqu’il n’a aucune signification qui puisse être mise en relation avec les produits et services pertinents.

Les termes « BY JOIN » de la marque antérieure ont aussi un impact moindre, non seulement en raison de leur taille réduite dans le signe, mais aussi parce qu’ils seront perçus comme une simple indication de l’entreprise produisant les cartes SIM alors que l’élément « BANANA » de la marque antérieure sera perçu comme identifiant la gamme de produits et services pertinents (30/11/2006, T 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370). De plus, le mot « BANANA » de la marque antérieure est dominant parce qu’il est celui qui attire le plus l’œil en raison de sa taille et place privilégiée dans le signe.

Par conséquent, l’élément qui aura le plus d’impact dans les deux signes sera le terme « BANANA ».

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau du terme « BANANA » qui est dans les deux signes l’élément qui aura le plus d’impact auprès du public pertinent qui parle l’anglais. Toutefois, ils diffèrent au niveau des termes « SIM BY JOIN » de la marque antérieure et « PHONE » du signe contesté qui, comme vu précédemment, auront moins d’impact que « BANANA ».

Les signes diffèrent aussi par les aspects figuratifs de la marque antérieure, à savoir sa stylisation typographique. Cependant, il y a lieu de signaler que, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Les premières parties des marques en litige, à savoir l’élément verbal « BANANA », sont identiques. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.

En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /BA-NA-NA/, présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par les syllabes /SIM-BY-JOIN/ de la marque antérieure et /PHONE/ du signe contesté. Etant donné que les termes « SIM BY JOIN » de la marque antérieure sont de taille très réduite, il est fort probable que la plus grande partie du public pertinent ne les prononce pas et, par conséquent, qu’ils n’influencent pas la comparaison phonétique des signes. En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.

Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes seront associés à une signification similaire et que le terme « BANANA » a un caractère distinctif normal pour le public pertinent qui parle l’anglais contrairement aux termes supplémentaires qui ont un impact très réduit, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles ou même nondistinctifs dans le signe, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

D’autre part, conformément à la jurisprudence de la Cour, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce et qu’il implique en particulier une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services (voir l’arrêt du 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323).

Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et le niveau d’attention des consommateurs peut varier entre moyen et élevé.

Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et, phonétiquement ainsi que conceptuellement, ils sont similaires à un degré élevé. Les différences entre les signes sont dues à des éléments qui ont un moindre impact et qui, en tous les cas, ne permettent pas d’éviter tout risque de confusion.

Il convient aussi de rappeler que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23) et que celui-ci n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire.

Même s’il est probable que le public en question soit conscient des différences entre les signes, il pourrait aussi penser que la marque contestée est une simple variante de la marque antérieure ou qu’elle couvre une nouvelle ligne de produits et services qui aurait la même origine commerciale. Or, la Cour a établi que constitue un risque de confusion la possibilité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 13 966 106 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

Étant donné que cette marque antérieure conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Benoit VLEMINCQ

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109, paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).