Teilweise Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 7 GMV und Regel 11 Absatz 3 GMDV

Alicante, 10/11/2015

OSTRIGA SONNET WIRTHS & VORWERK Postfach 20 19 54 42219 Wuppertal Deutschland

Anmeldenummer:	014497821
Ihr Zeichen:	MK28069-01EM
Marke:	Magic Bean
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	tezisan GmbH Rosenthalstr. 26 D-42369 Wuppertal ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 08. September 2015 die Anmeldung unter Berufung auf deren teilweise beschreibenden Charakter sowie auf teilweise fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) sowie Absatz 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV). Die Mitteilung über teilweise Eintragungshindernisse wurde im beiliegenden Schreiben begründet (Anlage).

Die Anmelderin nahm dazu mit Schreiben vom 05. November 2015 fristgemäß Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Bezeichnung bedeute ausschließlich „magische Bohne“.

2. Die Begründung für die Waren der Klasse 16 werde nicht deutlich genug. Für die übrigen Waren sei kein beschreibender Bedeutungsgehalt gegeben.

3. Es bestünden ähnliche Voreintragungen mit dem Bestandteil „Magic“.

Entscheidung

Gem. Art. 75 GMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nunmehr verfahrensgegenständliches Warenverzeichnis in den Klassen 16, 31 and 32

16 Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse, insbesondere Glückwunschkarten; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Drucklettern; Druckstöcke; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Künstlerbedarfsartikel.

31 Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, insbesondere Blumenzwiebeln, frische Bohnen und rohe Kakaobohnen, alle vorgenannten Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Lebende Tiere; Frisches Obst; Frisches Gemüse; Sämereien; Natürliche Pflanzen; Natürliche Blumen; Futtermittel; Malz.

32 Mineralwasser und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Gemüsesäfte (Getränke), Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Angesprochene Verkehrskreise

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um solche für den täglichen Verbrauch, also für Durchschnittsverbraucher. Dementsprechend handelt es sich um verständige Verbraucher mit normalem bis geringem Aufmerksamkeitsgrad, da es sich um (billige) Produkte des täglichen Bedarfs handelt.

Erläuterung des Begriffs der angemeldeten Wortmarke „Magic Bean“

Wie bereits in der o. g. Mitteilung ausgeführt, besteht die angemeldete Bezeichnung aus den Bestandteilen „Magic“ und „Bean“. Der erste Bestandteil „Magic“ steht insbesondere für „magisch, zauberhaft“, aber auch für „klasse, phantastisch, erstklassig“ (vgl. Oxford Dictionary of English). Der Begriff „magic“ wird im Englischen häufig verwendet, um ein Produkt außergewöhnlicher Qualität hervorzuheben, so zum Beispiel „the hotel was magic“ („Das Hotel war klasse“) oder „driving the Limousine was magic“ („die Limousine zu fahren war phantastisch“), siehe dazu Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 15. März 2007, R 933/2006-1, „PURE MAGIC“. Der zweite Bestandteil „Bean" gehört mit der Bedeutung „Bohne“ zumindest zum erweiterten Grundwortschatz der englischen Sprache und bedarf daher keiner weiteren Erläuterung. Die Gesamtbezeichnung bedeutet somit „phantastische, erstklassige Bohne“. Soweit die Anmelderin die Bedeutung des Worts „Magic“ bestreitet und lediglich im Sinne von „magisch“ deutet, wird nicht erkennbar, aus welchen Gründen sich daraus eine Schutzfähigkeit für diesen Bestandteil ergeben soll. „Magisch“ bedeutet nämlich „zauberhaft“ (www.duden.de ) und ist damit genauso anpreisend wie andere vergleichbare Wörter, wie z.B. „turbo, super, mega, hyper".

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und des thematischen Inhalts

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) GMV sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, von der Eintragung ausgeschlossen.

Zum Zwecke der Beurteilung des beschreibenden Charakters ist festzustellen, ob aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Ausdruck und den Waren oder Dienstleistungen besteht, deren Eintragung beantragt wird (Urteil vom 20. Juli 2004, Rechtssache T-311/02, Vitaly Lissotschenko und Joachim Hentze/HABM, (LIMO), Slg. II-2957, Randnummer 30).

Wie bereits in der o. g. Mitteilung erläutert, macht der Ausdruck in seiner Gesamtheit den Verbrauchern unmittelbar deutlich, dass die Waren der Klasse 16 das Zeichen in Form von Druckereierzeugnisse, insbesondere Glückwunschkarten; Fotografien; Schreibwaren thematisch zum Inhalt haben. Soweit die Anmelderin auf Seite 2 ihrer Stellungnahme ausführt, sie sei nicht in der Lage, darin eine verständliche Begründung zu erkennen, überrascht dies, weil es sich um gängige Bezeichnungen - nicht nur der Rechtsprechung - handelt, also etwa Kataloge, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen, Kalender oder andere beschriftete Erzeugnisse, die sich mit dieser Thematik inhaltlich befassen, auseinandersetzen oder diese darin erläutern, erklären oder dokumentieren (vgl. z.B. Entscheidung der Beschwerdekammer
R 0492/2015-5 vom 04. August 2015, „Usedom erfahren (BILDMARKE)“, Rdnrn. 22, 23). Die Waren der Klasse 31 Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, insbesondere Blumenzwiebeln, frische Bohnen und rohe Kakaobohnen, alle vorgenannten Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Frisches Obst; Frisches Gemüse; Sämereien; Natürliche Pflanzen sind solche phantastischen/zauberhaften Bohnen bzw. stammen davon. Die Waren der Klasse 32 andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Gemüsesäfte (Getränke) und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken stellen solche zauberhaften Bohnensäfte, deren Merkmale und/oder Eigenschaften dar. Es besteht daher ein eindeutiger, markenrechtlich nicht zulässiger Zusammenhang zwischen der Bedeutung der Marke einerseits und den verfahrensgegenständlichen Waren andererseits. Sollten die Waren im Übrigen tatsächlich nichts mit zauberhaften Bohnen oder ihren Eigenschaften gemein haben, wäre eine Beanstandung gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g) GMV zu prüfen, nämlich wegen Täuschungsgefahr. Zu der mitgeteilten o. g. Rechtsprechung der Beschwerdekammer vom 15. März 2007, R 933/2006-1, „PURE MAGIC“, in der sowohl die Einzelbestandteile als auch die Gesamtbezeichnung als nicht schutzfähig angesehen wurden, hat die Anmelderin nicht Stellung genommen. Offensichtlich teilt sie insoweit die gemeinschaftsmarkenrechtliche Beurteilung des Amtes. Für die übrigen Waren der Klassen 16, 31 und 32 bestehen keine Eintragungshindernisse, weil insoweit kein ausreichender Zusammenhang zu dem verfahrensgegenständlichen Zeichen vorliegt.

Ein Wortzeichen kann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Diese Grundsätze gelten auch für Anmeldungen, die aus einer Wortverbindung bestehen. Denn im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist, soweit die neue Bedeutung nicht selbst beschreibend ist. Diese Voraussetzungen liegen im vorliegenden Fall nicht vor.

Selbst wenn jedoch die Bezeichnung eine sprachliche Neuschöpfung darstellen würde, ist zu berücksichtigen, dass im Allgemeinen die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend bleibt (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-363/99 vom 12. Februar 2004, „Postkantoor“, Rdnrn. 99-102). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben.

Die Anmelderin übersieht, dass es für die Anwendung der Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c) GMV ausreichend ist, wenn das Zeichen entsprechend zur Bezeichnung von Merkmalen von Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Insoweit ist die Möglichkeit ausreichend, das Zeichen entsprechend zu verstehen, um die dafür vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen. Es ist maßgebend, ob ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich – wie dargelegt – um gut informierte Verbraucher handelt, das Zeichen entsprechend verstehen kann. Da dies aus den dargelegten Gründen der Fall ist, sind die erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, die die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Anmelderin hat auch nicht dargelegt, auf welche Art und Weise das Zeichen ansonsten verstanden werden könnte. Eine Mehrdeutigkeit, die im Zusammenhang mit weiteren einschlägigen Faktoren eine Schutzfähigkeit begründen könnte, ist somit nicht gegeben.

Im Übrigen ist es Teil der Prüfung und Hintergrund der Regelung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b) bis e) GMV zu vermeiden, dass ein einzelner Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil durch die Entstehung eines ausschließlichen Rechts an einem Zeichen, das allen frei zur Verfügung überlassen bleiben muss, erlangt. Im vorliegenden Fall muss der Begriff „Magic Bean“ auch anderen Mitbewerbern freistehen, um die o. g. Bedeutungen zu dokumentieren.

Daher besteht der Ausdruck „Magic Bean“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) GMV teilweise aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und des thematischen Inhalts der angemeldeten Waren dienen können.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 19. September 2002, Rechtssache C-104/00 P, DKV/HABM (Companyline), Slg. I-7561, Randnummer 21). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Da die Marke in Bezug auf einige Waren, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Ein Nachweis darüber, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung für die aufgeführten Waren oder für ihre Merkmale bereits verwendet werden, ist nicht erforderlich (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-64/02 P vom 21. Oktober 2004, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Rdnr. 46; Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-385/08 vom 08. Juli 2010, „Darstellung eines Hundes“, Rdnr. 34).

Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr das Zeichen somit teilweise nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen teilweise nicht erfüllt. Diese Beurteilung wird zusätzlich dadurch gestützt, dass sich der nur eine angemessene Aufmerksamkeit aufbringende Durchschnittsverbraucher, wenn ihn das Zeichen nicht sofort auf die Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinweist, sondern ihm lediglich eine rein werbende und abstrakte Aussage vermittelt, nicht die Zeit nehmen wird, über die verschiedenen möglichen Funktionen des Zeichens nachzudenken oder es als eine Marke wahrzunehmen.

Voreintragungen mit dem Bestandteil „Magic“

Was das Argument betrifft, das Harmonisierungsamt hätte einige Marken akzeptiert, die auf den ersten Blick „ähnlich“ erscheinen, so ist darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidungen nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Das Amt muss in jedem Fall den konkreten Sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand des Verfahrens ist, und kann keinen Vergleich mit sämtlichen anderen Entscheidungen anstellen, die in Bezug auf Anmeldungen ähnlicher Marken getroffen wurden. Ferner ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß GMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der GMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-173/04 P vom 12. Januar 2006, „Standbeutel“, Rdnrn. 48, 49). Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. Dies wurde vom Gericht in neuester Rechtsprechung bestätigt (vgl. Urteil vom 12. September 2013, T-492/11, „Tampon“, Randnr. 33-34). In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amts nicht zu ändern. Im Übrigen ist streng und umfassend im Einzelfall zu prüfen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist, um aus Gründen der Rechtssicherheit eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2011, T-463/08, „Dynamic HD“, Randnr. 62 ff.). Niemand darf sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (siehe Beschluss des Gerichtshofes in den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08 vom 12. Februar 2009, „Volks.Handy“, Randnr. 18). Darüber hinaus sind entweder die Wiedergaben der Marken und/oder die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen unterschiedlich, so dass auch insoweit keine Vergleichbarkeit der Fälle besteht. Es bestehen daher mehrere Gründe für eine fehlende Indizwirkung.

Ganz abgesehen von der Frage, ob überhaupt ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt, kann sich eine Anmelderin auf eine Gleichbehandlung nur in dem Rahmen berufen, den die Verwaltung als gleich zu behandeln anerkannt hat. Dieser Rahmen besteht nicht aus individuellen Einzelfallentscheidungen aus der großen Masse der ca. 1 Million eingetragener Gemeinschaftsmarken, denen u.U. ebenso viele Gegenbeispiele gegenübergestellt werden könnten, sondern er besteht nur in dem Rahmen, den das Amt in Form seiner Prüfungsrichtlinien offiziell und transparent niedergelegt hat. Das ist also nicht das Ergebnis aus individuellen Einzelfallentscheidungen, sondern eines Rückkopplungsprozesses zwischen den Entscheidungen in zahlreichen Einzelfällen, der daraus resultierenden Rechtsprechung und den Richtlinien. Selbstverständlich ist die Frage, ob Marken mit den o. g. Bestandteilen eintragbar sind, nicht Gegenstand der Prüfungsrichtlinien, so dass schon deshalb die Berufung der Anmelderin auf eine generelle Praxis, solche Marken einzutragen, ohne jede tatsächliche Grundlage ist.

Das angemeldete Zeichen ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) GMV teilweise nicht schutzfähig.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 GMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vor, nämlich in den Teilen, in denen Englisch gesprochen und verstanden wird.

Ergebnis

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c), Absatz 2 sowie Artikel 37 GMV wird hiermit das Zeichen für folgende angemeldete Waren der Klassen 16, 31 und 32 zurückgewiesen:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Glückwunschkarten; Fotografien; Schreibwaren.

Klasse 31: Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, insbesondere Blumenzwiebeln, frische Bohnen und rohe Kakaobohnen, alle vorgenannten Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Frisches Obst; Frisches Gemüse; Sämereien; Natürliche Pflanzen.

Klasse 32: Andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Gemüsesäfte (Getränke) und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Für folgende Waren 16, 31 und 32 wird das Anmeldungsverfahren fortgesetzt:

Klasse 16: Papier; Pappe (Karton); Buchbinderartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Drucklettern; Druckstöcke; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Künstlerbedarfsartikel.

Klasse 31: Lebende Tiere; Natürliche Blumen; Futtermittel; Malz.

Klasse 32: Mineralwasser und kohlensäurehaltige Wässer, Sirupe.

Sie haben das Recht, nach Artikel 59 der Verordnung des Rates gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen. Gemäß Artikel 60 der Verordnung ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung schriftlich beim Amt einzureichen. Innerhalb von vier Monaten nach diesem Datum ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 800 Euro als eingelegt.

Peter QUAY