Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß Artikeln 7 und 37 der Gemeinschaftsmarkenverordnung Nr. 207/2009 (GMV) und Regel 11(3) der Durchführungsverordnung Nr. 2868/1995 (DV)

Alicante, 02/02/2016

Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstr. 14c 70182 Stuttgart Deutschland

Anmeldenummer	14513824
Ihr Zeichen	A 11 596 p
Marke	TwinFit
Anmelderin	Dentaurum GmbH & Co. KG Turnstr. 31 75228 Ispringen Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 21. September 2015 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7(1)(b) und (c) und Artikel 7(2) GMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 23. November 2015 zu der Beanstandung Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Anmeldung sei ein einziges Wort, das in keiner Sprache existiere.

2. Nur solche Zeichen seien zurückzuweisen, die im normalen Sprachgebrauch wesentliche Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschrieben.

3. Statt „twin“ würde man im Englischen eher „dual“ oder „double“ verwenden.

4. Es sei unklar, warum Dentalimplantate doppelt fixiert würden.

5. Ein großzügiger Maßstab sei bei der Prüfung anzulegen; ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft reiche aus.

6. Das Amt habe bereits ähnliche Fälle eingetragen.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 75 GMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich der Anmelder äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente des Anmelders hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für alle Waren zurückzuweisen:

8

Handbetätigte Werkzeuge und Instrumente für den Zahntechniker, einschließlich Handgriffe, Halterungen, Senkwerkzeuge, Schleifwerkzeuge, Schleifahlen und Pinzetten; Werkzeug- und Zubehörkoffer speziell angefertigt für die vorgenannten Waren.

10

Implantate aus Metall; dentale Aufbaukomponenten aus Keramik-, Metall- und Kunststoffwerkstoffen; chirurgische und zahnärztliche Instrumente und Werkzeuge für die Insertion von Implantaten und für die Prothetik.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Die Anmeldung sei ein einziges Wort, das in keiner Sprache existiere.

Das „einzige Wort“ ist jedoch aus zwei Bestandteilen aufgebaut, deren Bedeutung offensichtlich ist und die durch die Benutzung einer Binnenmajuskel unübersehbar sind.

Zu dieser besonderen Schreibweisens ist festzustellen, daß sie kein schöpferisches Element darstellt, das dem Zeichen insgesamt die Fähigkeit verleihen könnte, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Zum einen nämlich wird der mögliche Effekt einer Aneinanderreihung ohne Zwischenraum dadurch neutralisiert, daß die beiden Wörter, die das streitige Wortzeichen bilden, mit einem Großbuchstaben beginnen (vgl. entsprechend Urteil T-316/03 vom 7. Juni 2005 „MunichFinancialServices“, Randnr. 37).

Zum anderen unterstreicht die Binnengroßschreibung, dass die angemeldete Marke aus zwei Bestandteilen gebildet ist, die in der optischen Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise für sich genommen semantisch erkennbar sind.¹

Die Tatsache, daß Wortneuschöpfungen nicht in einer Sprache „existieren“, ist unerheblich. Schon seit dem COMPANYLINE-Urteil gilt, daß beschreibende Wortneuschöpfungen von dem Markenschutz ausgeschlossen sind, auch wenn sie nicht in Wörterbüchern verzeichnet sind.²

2. Nur solche Zeichen seien zurückzuweisen, die im normalen Sprachgebrauch wesentliche Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschrieben.

Diese Feststellung entspricht nicht länger dem aktuellen Stand der Dinge. Der „normale Sprachgebrauch“ stammt aus dem BABY-DRY-Urteil, das von POSTKANTOOR ersetzt wurde. Statt „jegliche Abweichung vom normalen Sprachgebrauch“ heißt es jetzt „merklicher Unterschied“:

„Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist. Im letztgenannten Fall ist noch zu prüfen, ob das Wort, das eine eigene Bedeutung erlangt hat, nicht selbst beschreibend im Sinne der genannten Bestimmung ist.“

(Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99, Ersuchen um eine Vorabentscheidung zwischen Benelux-Merkenbureau ./. Koninklijke KPN Nederland N.V. [POSTKANTOOR], Randnummer 100)

In demselben Urteil setzte sich der Gerichtshof auch mit den „wesentlichen“ Merkmalen auseinander:

“Es spielt auch keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben.”

(Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99, Ersuchen um eine Vorabentscheidung zwischen Benelux-Merkenbureau ./. Koninklijke KPN Nederland N.V. [POSTKANTOOR], Randnummer 102)

3. Statt „twin“ würde man im Englischen eher „dual“ oder „double“ verwenden.

Da die Anmeldung weder „DoubleFit“ noch „DualFit“ heißt, können allfällige Überlegungen bezüglich dieser Zeichen dahin gestellt bleiben.

4. Es sei unklar, warum Dentalimplantate doppelt fixiert würden.

Man könnte sich z.B. vorstellen, daß eine doppelte Fixierung besser hält als nur eine einfache. Wie es auch sein mag, der angesprochene Durchschnittsverbraucher muß nicht mit den technischen Details der Waren und Dienstleistungen bekannt sein. Es reicht zu einer Zurückweisung aus, daß das Zeichen dem Durchschnittsverbraucher mitteilt, daß etwas doppelt/an zwei Stellen/auf zwei Weisen installiert/fixiert wird.

5. Ein großzügiger Maßstab sei bei der Prüfung anzulegen; ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft reiche aus.

Im Gegenteil, die Zahl und die ausführliche Beschreibung der Eintragungshindernisse in den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie sowie der breite Fächer an Rechtsbehelfen bei Ablehnung der Eintragung sprechen dafür, daß die Prüfung anläßlich des Antrags auf Eintragung nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muß streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden.³

Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, ist aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, daß Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (Urteil vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 21).

Die geschilderte Rechtsprechung des EuGH verpflichtet das Harmonisierungsamt, die ihm gesetzlich zugewiesene Überprüfung angemeldeter Marken mit großer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit durchzuführen, wobei kein Spielraum für eine vorübergehende oder dauernde Reduzierung dieser Prüfung besteht. Der überall und immer auftretenden Forderung nach einer großzügigeren oder anmelderfreundlichen Eintragungspraxis wurde damals mit dem Libertel-Urteil⁴ endgültig die Grundlage entzogen.

6. Das Amt habe bereits ähnliche Fälle eingetragen.

Dieses Argument greift nicht. Das Amt ist erstens nicht an frühere Eintragungen gebunden, so wie aus der Rechtsprechung hervorgeht:

„Nach den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung hat das HABM zwar die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen zu berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage zu richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch muss die Anwendung dieser Grundsätze mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden. Im Übrigen muss aus Gründen der Rechtssicherheit und gerade auch der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Demgemäß muss diese Prüfung in jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hängt nämlich von besonderen, im Rahmen der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das fragliche Zeichen nicht unter ein Eintragungshindernis fällt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C‑51/10 P, Slg. 2011, I‑1541, Rn. 73 bis 77, und Urteil RELY-ABLE, oben in Rn. 47 angeführt, Rn. 34).“

(Urteil des Gerichts vom 14. Juli 2014 in der Rechtssache T-404/13 HABM ./. NIT Insurance Technologies, Inc. [SUBSCRIBE], Rn. 47)

Zweitens sind diese Eintragungen, die nach der Ansicht der Anmelderin heutzutage noch die gängige Eintragungspraxis des Amtes bestimmten, vor mehr als 10 Jahren akzeptiert worden.

Drittens sind beide Eintragungen sehr fraglich, weil beschreibend:

2905578 TwinFix wurde für „Schrauben-Osteosynthese für Knochen” eingetragen, Schrauben also, die doppelt fixieren.

4379103 TWINFIX wurde für „Nahtfixierer zur Verwendung in der Schulterchirurgie“ eingetragen, Fixierer, die doppelt fixieren.

• Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. „TwinFit“ ohne jeglichen Zweifel für die angesprochenen, englischsprachigen Verbraucherkreise einen klaren Hinweis auf bestimmte Aspekte der beanspruchten Waren bildet, nämlich daß die Implantate „doppelt“ (an zwei Stellen, auf zwei Weisen) installiert/eingepaßt werden und daß die Dentalwerkzeuge der Klasse 8 dazu geeignet sind.

2. das Zeichen auf diese Weise unmittelbar Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreibt und somit unter das Eintragungsverbot von Artikel 7(1)(c) fällt.

3. es unerheblich ist, daß „ähnliche“ Fälle immer zugunsten des Anmelders entschieden werden.

4. es ebenfalls unerheblich ist, daß „TwinFit“ eine Wortneuschöpfung sei, die nicht lexikalisch belegt werden könnte.

5. das Zeichen für alle Waren zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung

Gemäß Artikel 59 GMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 GMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 800 EUR als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA