Teilweise Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 7 GMV und Regel 11 Absatz 3 GMDV

Alicante, 20/11/2015

LORENZ SEIDLER GOSSEL Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstr. 23 D-80538 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	014517411
Ihr Zeichen:	02117-15In/si
Marke:	elixier
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG Konradshöhe D-82065 Baierbrunn ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 17. September 2015 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) sowie Absatz 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV). Die Mitteilung über Eintragungshindernisse wurde im beiliegenden Schreiben begründet (Anlage).

Die Anmelderin nahm dazu mit Schreiben vom 17. November 2015 fristgemäß Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Bezeichnung sei „nicht unmittelbar beschreibend“.

2. Andere beschreibende Begriffe für vergleichbare Waren und Dienstleistungen seien ebenfalls als Marke eingetragen worden.

3. Ein irgendwie gearteter Aussagegehalt sei nicht ausreichend, um die Marke zurückzuweisen.

4. Das Zeichen verfüge über das erforderliche „Mindestmaß an Unterscheidungskraft“.

5. Es handele sich um einen altertümlichen Begriff.

6. Die Marke sei fantasievoll.

7. Die Bedeutung ergebe sich nicht sofort und ohne weiteres Nachdenken.

8. Der konturlose Begriff könne für alles stehen.

9. Zumindest für die Dienstleistungen der Klasse 41 sei eine Schutzfähigkeit gegeben.

Entscheidung

Gem. Art. 75 GMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung (teilweise) aufrechtzuerhalten.

Verfahrensgegenständliches Waren-/Dienstleistungsverzeichnis in den Klassen 9, 16 und 41

9 Elektronische Veröffentlichungen (herunterladbar); auf Computermedien gespeicherte elektronische Veröffentlichungen.

16 Zeitschriften.

41 Bildungs-, Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen bereitgestellt über Veröffentlichungsmedien; Herausgabe von Veröffentlichungen; Bereitstellung von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar).

Angesprochene Verkehrskreise

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen sowohl um solche für den täglichen Verbrauch, also für Durchschnittsverbraucher, als auch um solche, die sich an Gewerbetreibende richten, deren Kenntnisse besonders hoch sind. Dementsprechend handelt es sich sowohl um verständige Verbraucher als auch um besonders versierte Fachkreise. Der Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise ist normal bis erhöht.

Erläuterung des Begriffs der angemeldeten Wortmarke „elixier“

Wie bereits in der o. g. Mitteilung ausgeführt, steht die angemeldete Bezeichnung „elixier“ für „Heiltrank; Zaubertrank“ (www.duden.de ).

Bezeichnung des thematischen Inhalts

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) GMV sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, von der Eintragung ausgeschlossen.

Zum Zwecke der Beurteilung des beschreibenden Charakters ist festzustellen, ob aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Ausdruck und den Waren oder Dienstleistungen besteht, deren Eintragung beantragt wird (Urteil vom 20. Juli 2004, Rechtssache T-311/02, Vitaly Lissotschenko und Joachim Hentze/HABM, (LIMO), Slg. II-2957, Randnummer 30).

Wie bereits in der o. g. Mitteilung erläutert, macht der Ausdruck in seiner Gesamtheit den Verbrauchern unmittelbar deutlich, dass fast alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 das Zeichen thematisch zum Inhalt haben, etwa in Form von Elektronischen Veröffentlichungen (herunterladbar); Zeitschriften sowie unterschiedlichen Veröffentlichungen (Klasse 41). Die Waren geben daher in Printmedien und elektronischen Veröffentlichungen Informationen, z.B. in Bezug auf Herkunft, Zusammensetzung, Anwendung oder Wirkungsweise von Heiltranks. Es besteht daher ein eindeutiger, markenrechtlich nicht zulässiger Zusammenhang zwischen der Bedeutung der Marke einerseits und den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen andererseits. Soweit die Anmelderin vorträgt, die Bedeutung des Zeichens ergebe sich nicht ohne weiteres Nachdenken und darüber hinaus fehle ein konkreter und direkter Zusammenhang zu den Waren und Dienstleitungen, ist erstens festzustellen, dass die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen ist. Markenrecht ist kein Ratespiel, welche Ware/Dienstleistung sich wohl hinter der Marke verbirgt, sondern Prüfungsgegenstand von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) GMV ist die Marke aus der Sicht des relevanten Publikums in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0752/2008-1 vom 23. Oktober 2008, „Buch24“, Rdnr. 16). Zweitens sind angesprochene Verkehrskreise auch versierte Fachkreise, die die Bedeutung aufgrund ihrer vertieften Kenntnisse unmittelbar in dem vom Amt dargelegten Sinne wahrnehmen werden. In Bezug auf den Vortrag, ein irgendwie gearteter Aussagegehalt reiche nicht aus, um die Marke zurückzuweisen, ist diesem grds. zuzustimmen. Gleichwohl ist auf die Tatbestandsvoraussetzungen dieser Rechtsgrundlage zu verweisen, in denen es u.a. heißt „…zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen kann“. Wenn also auf einer Zeitschrift der Titel „Heiltrank“ steht, werden die angesprochenen Verkehrskreise dies kaum als Marke auffassen. Diese Bedeutung hat die Anmelderin auf Seite 2 ihrer Stellungnahme selber bestätigt. Dass dies altertümlich sein soll, ergibt sich weder aus dem DUDEN noch aus anderen Quellen; auch die Anmelderin hat dies nicht substantiiert dargelegt. Als lexikalisch nachweisbare Bezeichnung kann diese damit wohl kaum fantasievoll sein, so dass insoweit ebenfalls keine Schutzfähigkeit begründet werden kann. Der Begriff ist entgegen den Ausführungen auf Seite 5 der Stellungnahme auch nicht „konturlos“, sondern hat im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen eine ganz konkrete und verständliche Bedeutung, wie bereits dargelegt. In Bezug auf den weiteren Vortrag, zumindest für die Dienstleistungen der Klasse 41 sei eine Schutzfähigkeit gegeben, ist festzustellen, dass die verfahrensgegenständlichen Herausgabe von Veröffentlichungen; Bereitstellung von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar) eindeutig darauf hinweisen, worum es vorliegend geht, nämlich um die Bereitstellung, Herausgabe und Veröffentlichung von Informationen über Heiltranks und Bildung darüber, was klar beschreibend im Sinne dieser Rechtsgrundlage ist. Für die übrigen Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen bereitgestellt über Veröffentlichungsmedien wird die Beanstandung fallen gelassen, weil insoweit kein ausreichender Zusammenhang zu dem verfahrensgegenständlichen Zeichen vorliegt.

Die Anmelderin übersieht, dass es für die Anwendung der Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c) GMV ausreichend ist, wenn das Zeichen entsprechend zur Bezeichnung von Merkmalen von Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Insoweit ist die Möglichkeit ausreichend, das Zeichen entsprechend zu verstehen, um die dafür vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen. In Bezug auf die Ausführungen, die angemeldete Marke sei nicht „(unmittelbar) beschreibend“, ist zunächst einmal festzustellen, dass der Terminus der sog. „beschreibenden Angabe“ nicht expressis verbis in dieser Rechtsvorschrift genannt ist. Diese gemeinschaftsmarkenrechtliche Beurteilung kann jedoch auch dahingestellt bleiben, weil maßgebend ist, ob ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich – wie dargelegt – teilweise um versierte Fachkreise oder um gut informierte Verbraucher handelt, das Zeichen entsprechend verstehen kann. Da dies aus den dargelegten Gründen der Fall ist, sind die erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, die die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen.

Im Übrigen ist es Teil der Prüfung und Hintergrund der Regelung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b) bis e) GMV zu vermeiden, dass ein einzelner Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil durch die Entstehung eines ausschließlichen Rechts an einem Zeichen, das allen frei zur Verfügung überlassen bleiben muss, erlangt. Im vorliegenden Fall muss der Begriff „elixier“ auch anderen Mitbewerbern freistehen, um die o. g. Bedeutungen zu dokumentieren.

Daher besteht der Ausdruck „elixier“ teilweise aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung des thematischen Inhalts der angemeldeten Waren und Dienstleistungen dienen können.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 19. September 2002, Rechtssache C-104/00 P, DKV/HABM (Companyline), Slg. I-7561, Randnummer 21). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Da die Marke in Bezug auf einige Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Ein Nachweis darüber, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung für die aufgeführten Waren und Dienstleistungen oder für ihre Merkmale bereits verwendet werden, ist nicht erforderlich (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-64/02 P vom 21. Oktober 2004, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Rdnr. 46; Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-385/08 vom 08. Juli 2010, „Darstellung eines Hundes“, Rdnr. 34).

Hinsichtlich der Ausführungen der Anmelderin zur Erlangung der Schutzfähigkeit durch ein „Mindestmaß an Unterscheidungskraft“ ist festzustellen, dass allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren und Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0098/2007-1 vom 31. Mai 2007, „1 A Gesund“). Im Übrigen muss nach der für die Gemeinschaftsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (Urteile des Gerichtshofes in der Rechtssache C-104/01 vom 06. Mai 2003, „Libertel“, Rdnr. 59, sowie o. g. Urteil, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Rdnr. 45 und Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-405/04 vom 23. Oktober 2007, „Caipi“, Rdnr. 63).

Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr das Zeichen somit teilweise nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen teilweise nicht erfüllt. Diese Beurteilung wird zusätzlich dadurch gestützt, dass sich der nur eine angemessene Aufmerksamkeit aufbringende Durchschnittsverbraucher, wenn ihn das Zeichen nicht sofort auf die Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinweist, sondern ihm lediglich eine rein werbende und abstrakte Aussage vermittelt, nicht die Zeit nehmen wird, über die verschiedenen möglichen Funktionen des Zeichens nachzudenken oder es als eine Marke wahrzunehmen.

Voreintragungen anderer (beschreibender) Marken für vergleichbare Waren und Dienstleistungen

Was das Argument betrifft, das Harmonisierungsamt hätte einige Marken akzeptiert, die auf den ersten Blick „ähnlich“ erscheinen, so ist darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidungen nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Das Amt muss in jedem Fall den konkreten Sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand des Verfahrens ist, und kann keinen Vergleich mit sämtlichen anderen Entscheidungen anstellen, die in Bezug auf Anmeldungen ähnlicher Marken getroffen wurden. Ferner ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß GMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der GMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-173/04 P vom 12. Januar 2006, „Standbeutel“, Rdnrn. 48, 49). Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. Dies wurde vom Gericht in neuester Rechtsprechung bestätigt (vgl. Urteil vom 12. September 2013, T-492/11, „Tampon“, Randnr. 33-34). In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amts nicht zu ändern. Im Übrigen ist streng und umfassend im Einzelfall zu prüfen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist, um aus Gründen der Rechtssicherheit eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2011, T-463/08, „Dynamic HD“, Randnr. 62 ff.). Niemand darf sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (siehe Beschluss des Gerichtshofes in den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08 vom 12. Februar 2009, „Volks.Handy“, Randnr. 18). Darüber hinaus sind entweder die Wiedergaben der Marken und/oder die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen unterschiedlich, so dass auch insoweit keine Vergleichbarkeit der Fälle besteht. Es bestehen daher mehrere Gründe für eine fehlende Indizwirkung.

Ganz abgesehen von der Frage, ob überhaupt ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt, kann sich eine Anmelderin auf eine Gleichbehandlung nur in dem Rahmen berufen, den die Verwaltung als gleich zu behandeln anerkannt hat. Dieser Rahmen besteht nicht aus individuellen Einzelfallentscheidungen aus der großen Masse der ca. 1 Million eingetragener Gemeinschaftsmarken, denen u.U. ebenso viele Gegenbeispiele gegenübergestellt werden könnten, sondern er besteht nur in dem Rahmen, den das Amt in Form seiner Prüfungsrichtlinien offiziell und transparent niedergelegt hat. Das ist also nicht das Ergebnis aus individuellen Einzelfallentscheidungen, sondern eines Rückkopplungsprozesses zwischen den Entscheidungen in zahlreichen Einzelfällen, der daraus resultierenden Rechtsprechung und den Richtlinien. Selbstverständlich ist die Frage, ob Marken mit den o. g. Bestandteilen eintragbar sind, nicht Gegenstand der Prüfungsrichtlinien, so dass schon deshalb die Berufung der Anmelderin auf eine generelle Praxis, solche Marken einzutragen, ohne jede tatsächliche Grundlage ist.

Im Übrigen entspricht die Auffassung der Anmelderin, Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 könnten nicht als beschreibende Angabe zurückgewiesen werden, nicht der geltenden Rechtsprechung, wie etwa Entscheidungen der Beschwerdekammer R 868/2011-1 vom 24. Mai 2012, „Lesen, was gesund macht“ (für den gleichen Vertreter, sämtliche ähnliche vorgebrachten Argumente wurden als nicht stichhaltig zurückgewiesen) sowie R 492/2015-5 vom 04. August 2015, „Usedom erfahren (Bildmarke)“, Rdnrn. 22 und 23, auf die Bezug genommen wird.

Das angemeldete Zeichen ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) GMV teilweise nicht schutzfähig.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 GMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vor, nämlich in den Teilen, in denen Deutsch gesprochen und verstanden wird.

Ergebnis

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c), Absatz 2 sowie Artikel 37 GMV wird hiermit das Zeichen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (mit Ausnahme derer der Klasse 41 Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen bereitgestellt über Veröffentlichungsmedien) zurückgewiesen.

Sie haben das Recht, nach Artikel 59 der Verordnung des Rates gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen. Gemäß Artikel 60 der Verordnung ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung schriftlich beim Amt einzureichen. Innerhalb von vier Monaten nach diesem Datum ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 800 Euro als eingelegt.

Peter QUAY