Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 7 GMV und Regel 11 Absatz 3 GMDV

Alicante, 18/01/2016

Henkel AG & Co. KGaA Joachim Renner Henkelstr. 67 D-40589 Düsseldorf ALEMANIA

Anmeldenummer:	014541007
Ihr Zeichen:	TM65372EU00/U-K
Marke:	LET ME SHINE FOR YOU
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstr. 67 D-40589 Düsseldorf ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 22/09/2015 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 2 GMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet:

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 23/11/2015 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Anmeldung würde von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als Werbebotschaft angesehen werden

2. Durch die Verwendung der Ich-Form „Let me“ und des Imperativs würde der Verbraucher direkt angesprochen. Die Personifizierung der Ware mache das Zeichen unterscheidungskräftig und löse einen Denkprozess aus

3. Das Urteil des EuGHs in der Rechtssache T-591/14 vom 25. September 2015 „PerfectRoast“ ziehe eine Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nach sich

4. Die Prüferin hätte die mangelnde Schutzfähigkeit nicht für alle angemeldeten Waren begründen können

5. Es bestünden vergleichbare Voreintragungen

Gemäß Artikel 75 GMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung für die folgenden Waren zurückzuziehen:

Klasse 3 ätherische Öle

Die Beanstandung wird für die übrigen Waren, nämlich „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer“„ aufrechterhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Die Eintragung „einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeschlagworte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen“ (Urteil vom 04.10.2001, C 517/99, „Merz & Krell“, Randnummer 40). „Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von Zeichen“ (Urteil vom 11.12.2001, T 138/00, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT,“ Randnummer 44).

Obwohl die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieselben wie die für die einzelnen Markenkategorien geltenden Kriterien sind, nehmen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien nicht jede dieser Kategorien zwangsläufig in gleicher Weise wahr, weshalb es schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (Urteil vom 29.04.2004, verbundene Rechtssachen C 456/01 P und C 457/01 P, “Henkel“, Randnummer 38).

Ein Zeichen, wie beispielsweise ein Slogan, das in der Regel andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, „ist nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können“ (Urteil vom 05.12.2002, T 130/01, „REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS“, Randnummer 20 und Urteil vom 03.07.2003, T 122/01, „BEST BUY“, Randnummer 21).

Das hier relevante Anmeldezeichen besteht aus der Wortfolge „LET ME SHINE FOR YOU“.

Der Sinngehalt des Anmeldezeichens, „LET ME SHINE FOR YOU“ im Sinne von „Laß mich für dich glänzen/strahlen“ wurde von Ihnen nicht bestritten.

Die hier beanstandeten Waren betreffen „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer“ in der Klasse 3. Es handelt sich somit um Waren für den täglichen Gebrauch, die an die allgemeinen Verkehrskreise gerichtet sind. Der Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise wird normal bis gering sein, da es sich um mehr oder weniger billige Konsumgüter des täglichen Bedarfs handelt.

Ihrer Meinung nach sei die Struktur der Anmeldung durch die Personifizierung der Waren ungewöhnlich und erfordere einen Denkprozess seitens des Verbrauchers, wodurch dem Zeichen eine markenrechtliche Unterscheidungskraft zuzugestehen sei.

Diese Ansicht können wir nicht teilen. Wie schon in unserem Schreiben vom 23/09/2015 zum Ausdruck gebracht, sind die Begriffe „strahlen“ oder „glänzen“ im Bereich der Kosmetika sehr geläufig und präsent und es wird gerne damit geworben (siehe auch die Webseite Top10 Home Remedies für „Home Remedies for Smooth and Shiny Hair: Most of us use numerous branded conditioners, shampoos and serums to add a beautiful shine to our hair“, gesehen unter http://www.top10homeremedies.com/home-remedies/home-remedies-smooth-shiny-hair.html , oder Totalbeauty.com: „12 Best Shine Serums and Sprays

A glossy sheen is almost too easy to achieve with these amazing shine products for hair”, gesehen unter http://www.totalbeauty.com/content/gallery/best-shine-serums-sprays , jeweils am 15/01/2016.

Der hier relevante Durchschnittsverbraucher, wenn mit dem Zeichen “LET ME SHINE FOR YOU” für Kosmetikprodukte konfrontiert, würde schwerlich in einen Denkprozess verfallen sondern davon ausgehen, dass die damit gekennzeichneten Produkte dem Benutzer, d. h. seinem Haar oder seiner Haut, Glanz verleihen werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um alltägliche, billige Güter handelt, die schnell beim allgemeinen Einkauf im normalen Supermarkt erworben werden. Der Aufmerksamkeitsgrad der Verbraucher wird demnach eher gering sein, er wird sich nicht mit der Syntax oder der Satzstruktur des Zeichens auseinandersetzen sondern dieses so wahrnehmen, wie es ihm auf dem ersten Blick entgegentritt und zwar so, als ob das Produkt die Haare oder die Haut des Verbrauchers glänzen oder strahlen lässt.

Gemäß den Entscheidungen des Gerichtshofes in den Urteilen vom 21/01/2010, C-398/08 P, VORSPRUNG DURCH TECHNIK, EU:C:2010:29, § 47; und vom 13/04/2011, T-523/09, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:T:2011:175, § 37, wurden bestimmte Kriterien vorgegeben, die einen Slogan unterscheidungskräftig machen können. Die hier relevante Anmeldung weist jedoch keines dieser Merkmale auf. Es verfügt weder über eine ungewöhnliche syntaktische Struktur, noch ein Wortspiel, noch über besondere stilistische Mittel, noch löste es in den Köpfen der maßgeblichen Verkehrskreise einen kognitiven Prozess aus oder erfordert einen Deutungsaufwand.

Der Ausdruck „LET ME SHINE FOR YOU“ besteht aus einer einfachen, grammatikalisch korrekten, englischen Aussage, mit einem direkt ansprechenden und anpreisenden Imperativ. Die betroffenen Verkehrskreise würden diesen Slogan direkt verinnerlichen und erwarten, dass diese Produkte Glanz verleihen. Sicherlich kann ein Werbeslogan, wenn ungewöhnlich oder ohne direkten Bezug zu den unter ihm angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, als betriebliches Herkunftszeichen fungieren, doch sehen wir dies im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der im Urteil T-591/14 „PerfectRoast“ erwähnte Interpretationsaufwand findet unserer Ansicht nach bei dem Anmeldezeichen nicht statt. Die Zurückweisung des Zeichens „PerfectRoast“ selbst wurde somit auch vom EuGH mit Ausnahme von drei konkreten Produkten bestätigt.

Im vorliegenden Fall kann nichts Ungewöhnliches, weder in der Struktur noch der Syntax noch im Hinblick auf die Aussage des Zeichens festgestellt werden. Das Anmeldezeichen besteht nur aus einer Qualitätsangabe, nämlich dass die angebotenen Schönheits- bzw. Körperpflegemittel für den Benutzer glänzen, d. h. ihm strahlende, glänzende Haare oder Haut verleihen. Diese werbewirksame Aussage enthält keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der damit gekennzeichneten Waren, in diesem Falle Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und Haarwässer.

Weiterhin führen Sie an, dass die Prüferin nicht für alle angemeldeten Waren eine Begründung angeführt hätte, im Konkreten für „ätherische Öle“. Diese Produkte würden Ihrer Ansicht nach keinen direkten Bezug zu „Glanz“ aufweisen, da sie hauptsächlich zum Wohlgeruch benutzt würden. Nach nochmaliger Überprüfung und unter Berücksichtigung Ihrer Argumente wird die Beanstandung für diese Waren fallengelassen.

Was das Argument betrifft, das Harmonisierungsamt hätte einige Marken akzeptiert, die auf den ersten Blick „ähnlich“ erscheinen, so ist darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidungen nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Das Amt muss in jedem Fall den konkreten Sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand des Verfahrens ist, und kann keinen Vergleich mit sämtlichen anderen Entscheidungen anstellen, die in Bezug auf Anmeldungen ähnlicher Marken getroffen wurden. Ferner ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß GMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der GMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-173/04 P vom 12. Januar 2006, „Standbeutel“, Rdnrn. 48, 49). Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. Dies wurde vom Gericht in neuester Rechtsprechung bestätigt (vgl. Urteil vom 12. September 2013, T-492/11, „Tampon“, Randnr. 33-34). In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amts nicht zu ändern. Im Übrigen gibt es auch genügend Anmeldungen, die das Wortbestandteil „shine“ enthalten und identische oder ähnliche Waren wie das Anmeldezeichen zu schützen beabsichtigten, die vom Amt zurückgewiesen wurden, wie z. B. die Anmeldung 002197978 - REPAIR & SHINE für Hair and skin preparations; hair conditioners and skin moisturizers„, d. h. Mittel zur Haar- und Körperpflege, oder 012034062 - SHINE & CARE für Haarpflegeprodukte.

Stets ist streng und umfassend im Einzelfall zu prüfen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist, um aus Gründen der Rechtssicherheit eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2011, T-463/08, „Dynamic HD“, Randnr. 62 ff.). Niemand darf sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (siehe Beschluss des Gerichtshofes in den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08 vom 12. Februar 2009, „Volks.Handy“, Randnr. 18). Darüber hinaus sind entweder die Wiedergaben der Marken und/oder die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen unterschiedlich, so dass auch insoweit keine Vergleichbarkeit der Fälle besteht. Es bestehen daher mehrere Gründe für eine fehlende Indizwirkung.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 2 GMV wird hiermit die Anmeldung für die Gemeinschaftsmarke Nr. 014541007 - LET ME SHINE FOR YOU für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer“ zurückgewiesen.

Der Eintragung für die verbleibenden Waren, nämlich „Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Zahnputzmittel“ wird zugestimmt.

Gemäß Artikel 59 GMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 GMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 800 EUR als eingelegt.

Patricia MOTZER