ANULACIÓN Nº 12 884 C (NULIDAD)

Raul Campillo Rodríguez, C/Vicente Antón Selva 23, 2-4, 03203 Elche (Alicante), España (solicitante), representado por Garrigues IP, S.L.P, C/San Fernando 57, 03001 Alicante, España (representante profesional)

c o n t r a

Arneplant S.L., Carretera de Préjano 25, 26580 Arnedo (La Rioja), España (titular de la MUE).

El 15/12/2016 la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima parcialmente la solicitud de declaración de nulidad.

2. La marca de la Unión Europea n° 14 565 006 se declara nula para algunos de los productos impugnados, en concreto:

Clase 10: Plantillas ortopédicas; Plantillas ortopédicas extraíbles; Plantillas blandas [ortopédicas]; Plantillas de zapatos para usos ortopédicos.

3. La marca de la Unión Europea continuará registrada para los restantes productos, en concreto:

Clase 17: Elastómeros; Caucho acrílico; Caucho clorado; Caucho de estireno-butadieno; Caucho sintético en forma de láminas; Caucho sintético en forma de bloques; Caucho para su uso en la fabricación; Espuma de caucho; Láminas de caucho; Láminas de caucho para la fabricación de suelas de zapatos; Espuma de poliuretano [semielaborada]; Espuma de poliuretano en bloques; Espuma de poliuretano en secciones para su uso en fabricación.

Clase 24: Géneros en piezas textiles para su uso en la fabricación de zapatos; Géneros en piezas textiles para su uso en la confección de botas; Materiales textiles para su uso en la producción de plantillas para el calzado; Materias textiles para usar en la manufactura de plantillas; Materias textiles para usar en la manufactura de forros de calzado; Materias textiles para uso en la fabricación de calzado; Tejidos para calzado; Calzado (Tejidos para -).

4. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los productos de la marca de la Unión Europea nº 14 565 006. La solicitud está basada en el registro de marca española nº 3 567 258. El solicitante alegó el artículo 53, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que los signos son visual y fonéticamente similares y el aspecto conceptual no afecta al análisis de la similitud de los signos. Respecto a los productos explica que son idénticos o similares por los motivos que se expondrán abajo en la sección dedicada a su comparación. Al haber un riesgo de confusión en el público pertinente pide que la marca impugnada sea declarada nula en su totalidad.

El titular de la MUE no presentó alegaciones.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 53, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE

Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los productos

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y la finalidad de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los productos en los que se basa la solicitud son los siguientes:

Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 25: Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 10: Plantillas ortopédicas; Plantillas ortopédicas extraíbles; Plantillas blandas [ortopédicas]; Plantillas de zapatos para usos ortopédicos.

Clase 17: Elastómeros; Caucho acrílico; Caucho clorado; Caucho de estireno-butadieno; Caucho sintético en forma de láminas; Caucho sintético en forma de bloques; Caucho para su uso en la fabricación; Espuma de caucho; Láminas de caucho; Láminas de caucho para la fabricación de suelas de zapatos; Espuma de poliuretano [semielaborada]; Espuma de poliuretano en bloques; Espuma de poliuretano en secciones para su uso en fabricación.

Clase 24: Géneros en piezas textiles para su uso en la fabricación de zapatos; Géneros en piezas textiles para su uso en la confección de botas; Materiales textiles para su uso en la producción de plantillas para el calzado; Materias textiles para usar en la manufactura de plantillas; Materias textiles para usar en la manufactura de forros de calzado; Materias textiles para uso en la fabricación de calzado; Tejidos para calzado; Calzado (Tejidos para -).

Productos impugnados de la clase 10

Todos los productos impugnados en esta clase son idénticos a los productos protegidos por la marca anterior artículos ortopédicos ya que se encuentran incluidos en ellos.

Productos impugnados de las clases 17 y 24

El solicitante arguye que “los productos designados por la marca en pugna en clase 17 son utilizados en la fabricación de zapatos. En concreto, las “láminas de caucho para la fabricación de suelas de zapatos”, el “elastómero”, material que, entre otros usos, se destina a la fabricación de juntas, tacones, suelas de zapatos y plantillas, así como la “espuma de poliuretano”, utilizada igualmente en la fabricación de suelas y plantillas de zapatos. Así, en lo que se refiere a su naturaleza y destino, es innegable que todoslos productos en cuestión pertenecen al sector del calzado”. También, explica que son similares a los productos artículos ortopédicos, de la clase 10, “puesto que ambos se utilizan en la fabricación de calzado atendiendo a idénticas razones: las suelas y plantillas, tanto las compuestas de “espuma de poliuretano” o de “elastómero” (cl. 17) como las “ortopédicas” (cl. 10), ayudan a proteger y reducir el dolor en las distintas partes del cuerpo -pies, rodillas, columna, etc.-, permitiendo una excelente adaptación del pie al zapato y aportando cierta comodidad”.

Respecto a los productos de la clase 24 el solicitante explica lo siguiente: “se trata en este caso igualmente de productos complementarios al existir una estrecha conexión entre unos y otros, entendiéndose que unos son indispensables (esenciales) o importantes (significativos) para el uso de los otros (véanse la Sentencia de 11/05/2011 en el asunto T-74/10, «Flaco», apartado 40; la Sentencia de 21/11/2012, en el asunto T-558/11, «Artis», apartado 25, y la Sentencia de 04/02/2013, en el asunto T-504/11, «Dignitude», apartado 44). A mayor abundamiento, la importancia de la materia prima (en el supuesto concreto, compuesta por los productos designados en clase 24) para realizar y obtener el producto final (clase 25 “calzado”) es decisiva para la forma, el carácter, la calidad y el valor del producto acabado, siendo por tanto mayor la probabilidad de similitud entre los productos en liza”.

El solicitante añade también lo siguiente:

En este sentido se ha pronunciado la Sala de Recursos de la EUIPO, en su Decisión de 24 de octubre de 2010:

El término amplio «calzado» de la clase 25 no sólo cubre los zapatos como productos finalizados, sino también todos los productos destinados a ser parte de los zapatos, que no pueden utilizarse para cualquier otro fin (Arreglo de Niza relativo a la Clasificación de Productos y Servicios, Novena edición del 1 de enero de 2007, observaciones generales, productos (d)).

Existe una alta similitud entre los productos «planchas para suelas y suelas intermedias; tiras de cuña” (cl. 10) y los productos “materiales acolchados y almohadillas para zapatos” para los que la solicitud de marca busca protección en la clase 17. Las suelas intermedias y las tiras de cuña así como los materiales acolchados y almohadillas se utilizan en la fabricación de calzados por las mismas razones –para permitir la adaptación óptima del zapato con el pie y el confort deseado al usarlo. Por otra parte, las dos categorías de productos son muy similares en su naturaleza y uso, al ser parte del zapato.

Sin embargo, siguiendo las Directrices de la Oficina en vigor (véanse las Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C, Oposición- Doble identidad y riesgo de confusión - Comparación de productos y servicios) el mero hecho de que un producto sea utilizado para la fabricación de otro producto no es suficiente para determinar la similitud de los productos, ya que su naturaleza, su destino, su público destinatario y sus canales de distribución pueden ser bastante distintos (sentencia de 13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49- 51). Según la jurisprudencia, las materias primas sometidas a un proceso de transformación son esencialmente diferentes de los productos acabados que incorporan o que están cubiertos por dichas materias primas debido a su naturaleza, objetivo y uso previsto (sentencia de 03/05/2012 T-270/10, Conceria Kara contra la OAMI — Dima (KARRA), no publicada en la Recopilación, § 53). Además, no son complementarias, dado que unos están fabricados con los otros, y las materias primas están destinadas a su uso en la industria más que a su adquisición directa por el consumidor final (sentencia de 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).

En el caso que nos ocupa los calzados protegidos por la marca anterior son productos ya manufacturados que son adquiridos en tiendas de zapatos por el consumidor medio, en tanto que los productos impugnados en la clase 17 son productos semi-manufacturados que son adquiridos por las industrias para fabricar otros productos. En cuanto a los productos de la clase 24, su tenor indica claramente que son productos que se utilizan en la fabricación de calzado. Por lo tanto, no solamente su naturaleza es distinta, contrariamente a lo que indica el solicitante, sino que además el público de referencia de los productos es distinto y también lo son sus canales de distribución, así como en general es diferente su origen empresarial. Por todo ello hay que considerar los productos impugnados de las clases 17 y 24 disimilares.

Los productos impugnados en las clases 17 y 24 también son distintos a los productos de la clase 10 protegidos por la marca anterior ya que tienen una naturaleza distinta, un destino y método de uso distinto. Además, no se fabrican por las mismas empresas ni se distribuyen a través de los mismos canales, por lo tanto, los productos no son similares.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos están dirigidos al público en general. El grado de atención puede oscilar de medio a alto dependiendo de, por ejemplo, la sofisticación y el precio de los mismos.

3. Los signos

MEMORY FOAM
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

La apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en cuestión debe basarse en la impresión general, teniendo en cuenta sus componentes distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca denominativa y está compuesta de dos palabras.

El signo impugnado es una marca figurativa compuesta de las palabras “arne flex”, que aparece en negro (“arne”) y azul oscuro (“flex”) en la parte superior izquierda de la imagen. Por debajo de estas palabras, en tamaño sensiblemente inferior, aparece la palabra “BREATHABLE” en gris, y por debajo de todo ello aparecen, tras una línea en azul, las palabras memory (en azul oscuro) y foam (en azul claro).

La marca anterior, en tanto que denominativa, no tiene elementos dominantes. Las palabras “MEMORY FOAM” son propias del idioma inglés y su significado conjunto se traduce al español como “espuma de viscoelástica”. Este significado, sin embargo, será tan sólo percibido por parte del público, careciendo estas palabras para otra parte relevante del público de significado. La evaluación de los signos se llevará a cabo respecto a esta otra parte del público que no percibe ningún significado en “MEMORY FOAM” y para los cuales esta expresión es, por lo tanto, distintiva.

En la marca impugnada “memory foam” aparece junto pero en distintas tonalidades de azul y, por lo tanto, el consumidor podrá percibir que son dos palabras. Para parte del público son distintivas, como ya se ha expresado. Por otro lado ésta es la expresión más dominante del signo, ya que el resto de las palabras aparecen en un tamaño menor y en la parte superior izquierda del signo. Además, el término “flex” será percibido como la abreviatura de “flexible” y por lo tanto débil para los productos en litigio. Sin embargo, tanto “arne” como “breathable” son distintivas para una parte relevante del público.

Visualmente, los signos coinciden en «memory foam». Como ya se ha dicho más arriba “arneflex” y “breathable” son menos dominantes que los términos que las marcas tienen en común, y además “flex” es débil para los productos. Por todo ello se considera que el nivel de similitud visual es alto.

Fonéticamente los signos serán pronunciados de la misma manera respecto a sus términos en común, «memory foam», y no coincidirán en los restantes términos que se presentan en la marca impugnada y que no existen en la marca anterior. Sin embargo, atendiendo a la mayor distintividad del término común en relación a “flex”, y de que es además el elemento dominante en la marca impugnada, se considera que el nivel de similitud fonética es alto.

Conceptualmente los signos no son similares ya que “memory foam”, el término común, no tiene significado para parte del público, en tanto que los consumidores sí entenderán el sentido de “flex”.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión.

El solicitante no ha reivindicado expresamente que su marca tenga un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o renombre.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva de parte del público en el territorio de referencia. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

En el caso que nos ocupa los productos son parcialmente idénticos y parcialmente distintos y están dirigidos al público en general. La marca contestada reproduce por completo los dos elementos de la marca anterior, que para parte del público son distintivos, y que en la marca impugnada son más distintivos y/o más dominantes que el resto de sus elementos, dotando a las marcas de un alto nivel visual y fonético de similitud. El hecho de que no sean similares conceptualmente hay que ponerlo en el contexto de que esta falta de similitud se deriva del elemento débil “flex”. Teniendo además en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, ap. 26) ante productos idénticos los consumidores pueden pensar que éstos tienen el mismo origen empresarial o proceden de empresas con conexiones económicas.

Por lo tanto, la solicitud está parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española del solicitante, y con arreglo a lo anterior, debe declararse nula la marca impugnada para los productos considerados idénticos a aquellos de la marca anterior.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la solicitud de nulidad basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Anulación dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Dado que la anulación tiene éxito solo para parte de los productos impugnados, ambas partes han perdido respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio. Por consiguiente, cada parte correrá con sus propias costas.

La División de Anulación

Michaela SIMANDLOVA

María Belén IBARRA DE DIEGO

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).