Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 18/04/2016

tesa SE D-22839 Norderstedt ALEMANIA

Anmeldenummer:	014662209
Ihr Zeichen:	9500UtblM0321/EU
Marke:	great to work with
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	tesa SE Hugo-Kirchberg-Straße 1 D-22848 Norderstedt ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 07/12/2015 die Anmeldung „great to work with“ (Wortmarke) unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet (siehe Anlage).

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 07/04/2016 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1) Dem Anmeldezeichen fehlt jeder unmittelbar und unmissverständlich beschreibende Hinweis auf ein Merkmal der beanspruchten Waren. Die Wortfolge ruft bei den Verbrauchern lediglich Assoziationen bzw. Vermutungen hinsichtlich der beanspruchten Waren hervor.

2) Die Verbraucher müssen Gedankenschritte einbauen, um die Aussage, dass es sich mit den beworbenen Produkten fantastisch arbeiten lässt bzw. sie großartig zu benutzen sind, als Merkmalshinweis auf die damit gekennzeichneten Waren verstanden wird. Welche Eigenschaften eines Produktes als fantastisch beurteilt werden, hängt dabei vom konkreten Produkt ab. Abhängig von der jeweiligen Ware bestimmen andere Eigenschaften, was für den Verkehr fantastische Arbeiten ausmacht, ob sie z. B. fantastisch klebend, stabil, reißfest, abrollbar, dichtend, in der Form bleibend oder aber auch ablösend ist. Die Anmeldemarke ist daher bezüglich der beanspruchten Waren diffus, mehrdeutig und interpretationsbedürftig.

3) Kein Dritter verwendet eine identische Wortfolge.

4) Das Amt hat andere, äquivalente Marken eingetragen, z. B. „a work of art that works“ für Beleuchtungsgeräte, „where research goes to work“ für Forschungen auf dem Gebiet der Technik, Forschung und Entwicklung für Dritte, „we make your net work“ für Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, „work without boundaries“ für über das Internet bereitgestellte Leistungen in Bezug auf das vorstehend Genannte, Bereitstellung von Online-Veröffentlichungen, nicht zum Herunterladen, Veröffentlichung von elektronischen Büchern, Journalen, Mitteilungsblättern und Magazinen, „yoga works“ für Yoga-Unterricht, „work today paid today“ für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Zeitarbeit.

5) Dem Anmeldezeichen kann daher das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen (Urteil vom 27.02.2002, T‑79/00, „LITE“, Randnummer 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (Urteil vom 15.09.2005, T‑320/03, „LIVE RICHLY“, Randnummer 65).

Die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeschlagworte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen (Urteil vom 04.10.2001, C‑517/99, „Merz & Krell“, Randnummer 40). Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von Zeichen (Urteil vom 11.12.2001, T‑138/00, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, Randnummer 44).

Obwohl die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieselben wie die für die einzelnen Markenkategorien geltenden Kriterien sind, nehmen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien nicht jede dieser Kategorien zwangsläufig in gleicher Weise wahr, weshalb es schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (Urteil vom 29.04.2004, verbundene Rechtssachen C‑456/01 P und C‑457/01, “Henkel“, Randnummer 38).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (Urteil vom 05.03.2003, T‑194/01, „Tablette ovoïde“, Randnummer 42 und Urteil vom 03.12.2003, T‑305/02, „Forme d’une bouteille“, Randnummer 34).

Ein Zeichen, wie beispielsweise ein Slogan, das in der Regel andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, ist nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (Urteil vom 05.12.2002, T‑130/01, „Real People, Real Solutions“, Randnummer 20 und Urteil vom 03.07.2003, T‑122/01, „Best Buy“, Randnummer 21).

Zu 1) Das Anmeldezeichen wurde wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV beanstandet, nicht wegen beschreibenden Charakters gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV. Selbst wenn der angemeldete Ausdruck, wie von der Anmelderin vorgetragen, nicht unmittelbar beschreibend für die relevanten Waren ist, vermittelt er doch Informationen über die Eigenschaften der Waren (man kann fantastisch damit arbeiten) und wird nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen.

Die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke ist im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren zu untersuchen (Entscheidung vom 21.03.2007, R 1243/2006-4, „Biegsame Welle“, Randnummern 15 und 16). Die Marke steht nicht in einem luftleeren Raum, sondern tritt dem Verbraucher im Zusammenhang mit den Waren entgegen. Wenn die Verbraucher das Zeichen „great to work with“ im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren in Klassen 1, 16 und 17 sehen, z. B. auf der Verpackung, auf der Ware selbst oder in einem Prospekt, ist ihnen klar, dass es sich um eine werbende Aussage handelt, die schlichtweg darauf hinweist, dass es großartig ist, mit diesen Waren zu arbeiten.

Zu 2) Die Argumentation der Anmelderin, die Marke sei mehrdeutig, überzeugt nicht. In Bezug auf alle damit beworbenen Waren zeigt dieser Slogan an, dass es toll ist, mit den darunter beworbenen Waren zu arbeiten. Der Werbespruch geht nicht auf die konkrete Funktion der Waren ein (z. B. Kleben, Verpacken, Abdichten, Radieren, Korrigieren, Schreiben), sondern weist auf die positive Erfahrung hin, diese in welch‘ auch immer gearteter Weise zu benutzen. Daher ist die Anmeldemarke, anders als von der Anmelderin vorgetragen, weder diffus, mehrdeutig noch interpretationsbedürftig. Der Verbraucher muss auch keine gedankliche Anstrengung oder Gedankenschritte unternehmen, um den Sinngehalt des Zeichens zu erfassen. Das Zeichen wird jedenfalls nicht unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren wahrgenommen, so dass die darunter vertriebenen Waren der Anmelderin nicht von denen anderer betrieblicher Herkunft unterschieden werden können.

Zu 3) Zum Argument der Anmelderin, dass kein anderer Wettbewerber die Wortfolge „great to work with“ verwendet, wird angemerkt, dass die Unterscheidungskraft einer Marke auf der Grundlage der Tatsache bestimmt wird, dass eine Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar als Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann. Eine fehlende vorherige Benutzung ist nicht notwendigerweise ein Anhaltspunkt dafür, dass die Marke als ein Herkunftshinweis wahrgenommen werden wird (Urteil vom 15.09.2005, T‑320/03, „live richely“, Randnummer 88).

1. Auch stellt die Verwendung eines Zeichens durch Dritte im Internet zwar einen zulässigen Hinweis auf die Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV dar, ist jedoch keine unabdingbare Voraussetzung für die Anwendung dieses Zurückweisungsgrundes (Entscheidung vom 28.06.2007, R 0371/2007‑2 – „PUBLIC STORAGE“, Randnummer 16).

Im Übrigen sind durchaus Suchergebnisse in Google für den Ausdruck „great to work with“ zu finden, so z. B. „Mac Tools – Great To Work With“ (abgerufen heute unter http://www.mactools.com/en-us/Pages/Media/Mac%20Tools%20Videos/Recruiting%20Videos/Mac%20Tools%20-%20Great%20To%20Work%20With.aspx ), „Great to work with Products and brands of clients and contacts of SW Accountants“ (abgerufen heute unter https://www.pinterest.com/darrensmith1213/great-to-work-with/ ), „It’s been really great to work with IMA“ (abgerufen heute unter http://www.imascore.com/en/client ).

Zu 4) Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (Urteil vom 15.09.2005, C‑37/03 P, „BioID“, Randnummer. 47 und Urteil vom 09.10.2002, T‑36/01, „Surface d’une plaque de verre“, Randnummer 35).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ist der Grundsatz der Gleichbehandlung mit dem Gebot des rechtmäßigen Handelns in Einklang zu bringen, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (Urteil vom 27.02.2002, T‑106/00, „STREAMSERVE“, Randnummer 67).

Auch sind diese Voreintragungen nicht deckungsgleich und jeder Fall ist individuell in seinen verschiedenen Komponenten zu prüfen. Der Vortrag über die Eintragungsfähigkeit anderer Marken ist nur relevant, wenn er Gründe enthält, die die Beurteilung des Prüfers für den vorliegenden Fall in Frage stellen (15/09/2005, C‑37/03, „BioID“, Randnummer 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, „Golf USA“, Randnummern 57-64). So enthalten die aufgeführten Beispiele andere Wortbestandteile als die vorliegende Anmeldung. Die meisten von der Anmelderin aufgeführten Beispiele betreffen Dienstleistungen, auf denen – anders als bei den vorliegenden Waren – der Slogan nicht aufgebracht werden kann. Auch ist die die Unionsmarke „we make your net work“ für einen Großteil der ursprünglich angemeldeten Waren und Dienstleistungen in Klassen 9, 38 und 42 zurückgewiesen worden, weil sie als Werbeaussage gesehen wird.

Zu 5) Die maßgeblichen Verkehrskreise werden, wenn sie mit dem Ausdruck „great to work with“ konfrontiert werden, eine Anpreisung wahrnehmen, deren ausschließliches Ziel es ist, die betreffenden Waren positiv darzustellen. Die Anmeldemarke wird schlichtweg als Werbeslogan verstanden, der darauf hinweist, dass es großartig ist, mit diesen Waren zu arbeiten, so dass der Verbraucher gut daran tut, diese Waren statt derjenigen von Mitbewerbern auszuwählen.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 14 662 209 für alle Waren der Anmeldung zurückgewiesen, also für:

Klasse 1: Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Chemikalien für die Herstellung von Klebstoffen; Chemikalien zum Kleben [ausgenommen für Haushalt oder Schreibbedarf]; Klebstoffe für die Herstellung von Klebebändern; Kunstharze; Kunstharze im Rohzustand für die verarbeitende Industrie; Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Gummiarabikum für gewerbliche Zwecke; Klebstoff aus Gummiarabicum [ausgenommen für Papier- oder Schreibwaren oder für Haushaltszwecke]; Chemikalien für die Herstellung von Klebstoffen; Chemikalien zum Kleben [ausgenommen für Haushalt oder Schreibbedarf]; Gummiarabikum für gewerbliche Zwecke; Gummiklebstoffe für gewerbliche Zwecke; Harzkleber für industrielle Zwecke; Klebstoffe [ausgenommen für Schreib- und Papierwaren oder für Haushaltszwecke]; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, nämlich für die Bauindustrie; Klebstoffe, nicht für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltzwecke; Klebstoffe zur Verwendung in der Elektronikindustrie.

Klasse 16: Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Druckereierzeugnisse; Papier und Pappe; Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Doppelseitige Klebebänder für Haushaltszwecke; Doppelseitige Klebebänder für Schreibwaren; Klebestoffe für Bürozwecke; Klebestifte für Schreibzwecke; Klebstoffe für Bastelarbeiten oder Büro- und Haushaltszwecke; Klebstoffe für Haushaltszwecke; Klebstoffe für Künstlerzwecke; Klebstoffe für das Büro; Klebstreifen für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Doit-yourself-Klebstoffe [Bastelbedarf]; Verpackungsklebebänder; Selbstklebebänder für Schreibwaren; Bürogeräte; Korrektur- und Radierartikel; Automatische Klebstoffspender für Bürozwecke; Büroartikel [ausgenommen Möbel]; Halter für Klebebänder; Klebefolien für Papier und Schreibwaren; Klebstreifenspender [Papier- und Schreibwaren]; Korrekturbänder [Büroartikel]; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Haftende Notizzettelblöcke; Haftnotizpapier; Klebebänder [Büroartikel]; Klebefolien für Papier- und Schreibwaren; Klebstreifenspender [Papier- und Schreibwaren]; Klebstreifenspender für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Papier- und Schreibwaren; Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Verpackungsmaterialien.

Klasse 17: Dichtungen, Dichtungsmittel und Füllmassen; Klebebänder, -streifen und -folien; Klebefolien aus Kunststoff für Fertigungszwecke; Klebebänder für Verglasungen; Isolier- Dämm- und Barrierematerialien; Dämmungsmaterial für den Schallschutz; Isolierungen mit Dichtungsfunktionen zum Lärmschutz; Isoliermaterial für die Wärmedämmung; Isoliermittel gegen Kälte; Mittel gegen Wärmeabstrahlung; Wärmeisoliermaterial; Klebebänder für technische Zwecke; Klebebänder, -streifen, außer für medizinische Zwecke, für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Klebematerial in Form von Bändern [ausgenommen für medizinische Zwecke, für Papier und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke]; Klebematerial in Form von Streifen [ausgenommen für medizinische Zwecke, für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke]; Klebestreifen [ausgenommen für medizinische Zwecke, für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke]; Klebestreifen für gewerbliche Zwecke; Selbstklebebänder, außer für medizinische Zwecke, für Papier- und Schreibwaren oder für den Haushalt; Selbstklebende Kunststofffolien für gewerbliche Zwecke; Selbstklebebänder für Verpackungen, außer für medizinische Zwecke, für Papier- und Schreibwaren oder für den Haushalt; Verpackungsklebebänder, ausgenommen für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Gummi, roh oder teilweise bearbeitet; Guttapercha; Gummiderivate; Kautschuk, roh oder teilweise bearbeitet; Artikel und Materialien zur Schalldämmung; Artikel und Materialien zur Wärmeisolierung; Isolierungen mit Dichtungsfunktionen zum Lärmschutz; Abdichtungsfolien aus Kunststoff [ausgenommen für Verpackungszwecke]; Dichtungen; Dichtungs- und Isoliermaterial; Dichtungsmassen; Dichtungsmittel; Dichtungsstreifen; Selbstklebende Dichtungsmassen; Zugluftdichtungen für Fenster.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR als eingelegt.

Julia SCHRADER