Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 7 del RMUE y la regla 11, apartado 3, del REMUE

Alicante, 07/06/2016

INGENIAS Av. Diagonal, 421,2º E-08008 Barcelona ESPAÑA

Nº de solicitud:	014809503
Referencia:	INT7930
Marca:	CATALONIA TRADE & INVESTMENT
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA Passeig de Gràcia, 129 E-08008 Barcelona ESPAÑA

La Oficina objetó el 27/01/2016 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 17/03/2016, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. Actualmente la empresa solicitante es titular de prácticamente idéntica denominación en diferentes oficinas, tanto la OEPM como EUIPO

2. El solicitante alega la existencia de una familia de marcas con misma imagen corporativa y similar denominación (a saber, CATALONIA TRADE & INVESTMENT, AGENCIA CATALANA DE INVERSIONES, AGENCIA CATALANA D’INVERSIONS, CATALONIA INVESTMENT AGENCY) titularidad de la misma compañía y para los mismos servicios

3. Ejemplos de uso en el mercado. A efectos ilustrativos y para que el examinador se pueda hacer una idea del intenso uso del signo solicitado y de los signos conexos miembros de la misma familia de marcas, adjuntamos una serie de ejemplos de uso del signo en el mercado:

Anexo 1: Nota de prensa publicada en el periódico de tirada nacional EL PAIS de 21 de marzo de 2004 donde se hace referencia a la AGENCIA CATALANA DE INVERSIONES.

Anexo 2: Nota de prensa publicada en el periódico de tirada nacional EL PAIS de 22 de septiembre de 2007 donde se hace referencia a la AGENCIA CATALANA DE INVERSIONES como institución que pasa a fusionarse con las instituciones COPCA y CIDEM.

Anexo 3: Pantallazo de la página web de AGENCIA CATALANA DE INVERSIONES

Anexo 4: Extracto de la página web www.quimicaysociedad.org donde hacen referencia a la AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA como institución perteneciente a la Generalitat de Cataluña que ofrece subvenciones y apoyo a diferentes empresas.

Anexo 5: Nota de prensa publicada en el periódico de tirada nacional ABC.ES de fecha 21.03.2004 informando del holding que formaría la AGENCIA CATALANA DE INVESSIONES

Anexo 6: Ejemplo de caso de éxito de una empresa que ha contado con el apoyo de CATALONIA TRADE & INVESTMENT

Anexo 7: Página de Linked-in de CATALONIA TRADE & INVESTMENT con 237 seguidores.

4. Dejando de lado la capacidad excluyente del signo solicitado, lo cierto es que el artículo 4 del Reglamento no exige que el signo ostente una elevada originalidad o altura creativa. Basta meramente que pueda ser ‘percibido como marca’. Los consumidores rápidamente y sin dudas reconocen este el signo como una marca y además como proveniente de la empresa AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA .

5. La marca en cuestión es un signo figurativo y que viene a incorporar una determinada representación gráfica. En esta representación gráfica la letra juega un papel fundamental en el signo. Esta letra está representada en un tamaño notablemente superior al resto de elementos de forma que ocupa las dos líneas donde se lee el resto de la leyenda

6. Toda esta combinación de elementos denominativos y gráficos de forma conjunta no guardan relación directa y necesaria con todos los servicios que se identifican.

7. El solicitante considera que el público destinatario y su nivel de atención son necesariamente diferentes. Los servicios de la clase 36 están relacionados con el sistema financiero/económico, por tanto, el consumidor presta mucha más atención y suele ser un consumidor con un elevado grado de especialización y de nivel de atención.

8. Finalmente, el solicitante alega que basta con un mínimo carácter distintivo para que el signo pueda acceder a registro, no pudiendo exigirse una elevada altura creativa u originalidad. Con ello tenemos que si bien esta marca se podría considerar sugestiva o alusiva de parte de las características de los servicios ofrecidos, no incurre en los motivos de prohibición de registro del artículo 7.1.c) RMC.

De acuerdo con el artículo 75 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina considera que la combinación de elementos denominativos y gráficos de forma conjunta no guardan relación directa y necesaria con todos los servicios solicitados. Por tanto, ha decidido retirar la objeción para los siguientes servicios:

Clase 35 Servicios de publicidad

Por el contrario, se mantiene para el resto de servicios.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

[El solicitante/titular alega que el signo ya ha sido registrado por oficinas nacionales]

En relación con las resoluciones nacionales invocadas por el solicitante, como resulta de la jurisprudencia:

el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional… Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión Europea sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez de la Unión, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido.

(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

“Por otra parte, … no pueden aceptarse las referencias a registros nacionales otorgados por Estados miembros cuya lengua oficial no es el inglés donde el signo puede ser perfectamente distintivo sin que necesariamente ocurra lo mismo en el conjunto de la Unión” (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

En relación con el argumento de que os consumidores rápidamente y sin dudas reconocen este el signo como una marca y además como proveniente de la empresa.

La Oficina sostiene, basándose de la experiencia adquirida, que los consumidores relevantes percibirán la marca solicitada como una marca ordinaria y no la de un titular en particular. Dado que el solicitante alega que la marca es distintiva, a pesar del análisis efectuado de dicha experiencia, corresponde al solicitante demostrar que la marca posee, bien un carácter distintivo intrínseco, bien un carácter distintivo adquirido por el uso, habida cuenta de que está en una mejor posición a tal efecto, dato su conocimiento del mercado (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

Contrariamente a lo que indica el solicitante, los servicios de la clase 36 están relacionados con el sistema financiero/económico, por tanto, el consumidor presta mucha más atención y suele ser un consumidor con un elevado grado de especialización y de nivel de atención, la Oficina considera que tanto los seguros como los servicios de asesoría fiscal o los de financiación esta dirigidos a un público general y por tanto aun consumidor medio.

El solicitante alega que la marca posee varios significados debido a su naturaleza figurativa y la disposición del ampersand.

Para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE,

no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, subrayado añadido.)

Adicionalmente, en el caso que nos ocupa, la Oficina es de la opinión de que cualquiera que sea la lectura de los elementos verbales junto con el ampersand carece de distintividad suficiente.

Por lo que respecta al argumento de que la marca ha adquirido un grado de conocimiento y distintividad en el mercado.

En virtud del artículo 7, apartado 3 [RMUE], los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) de dicho Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto contemplado en el artículo 7, apartado 3, del RMUE, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del solicitante de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés general subyacentes al apartado 1, letras b) a d) [RMUE], del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico... .

En primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados … .

En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del RMUE, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte de la Unión Europea en la que la marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento ... .

En tercer lugar, para apreciar la adquisición, en un caso concreto, del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que se cumple el requisito establecido para el registro de la marca por el artículo 7, apartado 3, del RMUE ... .

En cuarto lugar, según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz

(10/11/2004, T 396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; y 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Las pruebas que se han presentado no contienen los elementos necesarios para demostrar que, en efecto, la marca es percibida por el público relevante como un indicador del origen empresarial de los servicios en cuestión. En primer lugar, los recortes de presa son únicamente tres.

El solicitante no ha presentado información acerca de la cuota de mercado detentada por la marca; la intensidad, duración y extensión geográfica de su uso o las sumas invertidas en su promoción, en resumen, no ha enviado ninguna información sobre la proporción de consumidores relevantes que identifican la marca. El número de seguidores en Linked-in, además de ser bajo, constituye una cifra absoluta que no está en relación con la cuota de mercado.

Finalmente, la Oficina considera que las referencias e impresiones de la páginas web no son suficientes para demostrar que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso.

Para terminar, es necesario considerar la alegación de la parte oponente según la cual la marca solicitada, forma parte de una «familia de marcas». A estos efectos, el titular de una serie de registros anteriores debe aportar la prueba del uso de todas las marcas que forman la serie o, por lo menos, de un número de marcas que pueda constituir una «serie». El solicitante no ha aportado pruebas con los elementos necesarios para demostrar que las marcas se perciben como un indicador del origen empresarial de los servicios en cuestión.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 809 503 para los siguientes servicios:

Clase 35 Servicios de planificación, dirección y control de empresas y negocios; servicios de asesoramiento de organización de negocios; análisis de mercados; promoción de ventas (para terceros); gestión de negocios comerciales; administración

Clase 36 Estimaciones fiscales; servicios financieros; operaciones financieras; negocios inmobiliarios; seguros.

Clase 41 Educación; Formación; Servicios de entretenimiento; Actividades deportivas y culturales.

Por el contrario, la solicitud será aceptada para los restantes servicios.

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Agueda MAS PASTOR