OPPOSIZIONE N. B 2 704 974

Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, Svizzera (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Ge.Im.In. s.r.l., Via F. Caracciolo 15, 80122 Napoli, Italia (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza della Vittoria 11, 25122 Brescia, Italia (rappresentante professionale).

Il 22/05/2020, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 704 974 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 9: Apparecchi e strumenti ottici e di misura; macchine calcolatrici, computer, microprocessori, monitors [attrezzatura]; software; apparecchi di misura di precisione.

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso ed on-line inerenti apparecchi e strumenti ottici e di misura, macchine calcolatrici, computer, microprocessori, monitors [attrezzatura], software, apparecchi di misura di precisione.

Classe 37: Costruzione, riparazione, servizi d'installazione e manutenzione di apparecchi e strumenti ottici.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 963 714 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 963 714, per il marchio . L’opposizione si basa sui seguenti marchi anteriori:

1. registrazione di marchio internazionale n. 997 036 che designa l’Unione europea per il marchio figurativo ;

2. registrazione di marchio internazionale n. 1 255 609 che designa l’Unione europea, per il marchio figurativo ;

3. registrazione di marchio internazionale n. 846 767 che designa l’Unione europea, per il marchio figurativo ;

4. registrazione di marchio internazionale n. 992 381 che designa l’Unione europea, per il marchio figurativo .

L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso di alcuni dei marchi sui quali si basa l’opposizione, ovvero delle registrazioni di marchio internazionale n. 846 767 e n. 992 381 (marchi anteriori 3 e 4), entrambe per il marchio figurativo .

La data di deposito della domanda contestata è il 29/12/2015. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l’opposizione sono stati oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 29/12/2010 al 28/12/2015 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito a seguito di una richiesta di prosecuzione del procedimento ed è ammissibile, dato che i marchi anteriori erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l’uso dei marchi in relazione ai servizi sui quali si basa l’opposizione. A questo proposito, la Divisione d’Opposizione nota che in relazione al marchio anteriore n. 3, l’opponente ha dichiarato di basare l’opposizione su tutti i servizi coperti dal marchio, ossia servizi di vendita al dettaglio. Tuttavia, dall’estratto OMPI presentato in data 31/01/2020, si evince che questo marchio anteriore è protetto in Unione europea per un ambito più limitato di servizi. Pertanto, l’opposizione verrà esaminata solo in relazione a questi servizi del marchio anteriore n. 3 per i quali l’opponente ha dimostrato il suo diritto anteriore.

Inoltre, esiste una discrepanza tra la traduzione dei servizi del marchio anteriore n. 4 fornita nell’atto di opposizione e quella inclusa nella versione italiana dell’estratto OMPI presentato in data 07/04/2020. L’opposizione verrà esaminata prendendo in considerazione la formulazione di quest’ultima traduzione.

I servizi in relazione ai quali l’uso dei marchi anteriori deve essere dimostrato sono pertanto i seguenti:

Marchio anteriore n. 3

Classe 35: Vendita al dettaglio con l’eccezione della vendita al dettaglio di pesce, frutti di mare e cefalopodi, freschi o conservati, piatti preparati a base di pesce e di frutti di mare, carne, pollame e selvaggina, frutta e legumi conservati, secchi e cotti, congelati, confetture e composti, uova, latte e latticini, olii e grassi commestibili, salse e condimenti.

Marchio anteriore n. 4

Classe 37: Assistenza e riparazione di prodotti di gioielleria, di prodotti di orologeria e strumenti cronometrici; installazione di dispositivi e strumenti per il cronometraggio sportivo; assistenza e riparazione di dispositivi e strumenti per il cronometraggio sportivo.

Come correttamente sostenuto dalla richiedente nelle sue osservazioni presentate in data 08/07/2019, il termine ‘vendita al dettaglio’ in generale (e cioè in mancanza di alcuna specifica indicazione circa i prodotti oggetto della vendita) non è un termine chiaro e preciso e non consente di determinare con precisione l’esatta portata della protezione. L’esplicita esclusione di servizi di vendita al dettaglio aventi ad oggetto alcuni prodotti alimentari nella lista del marchio anteriore n. 3 non vale a circoscrivere in maniera chiara e precisa l’ambito di protezione di tale marchio.

Come indicato nelle direttive sulla comparazione dei prodotti e servizi, se l’Ufficio non è in grado di determinare con precisione l’esatta portata della protezione di termini poco chiari o imprecisi, l’imprecisione della formulazione non è di per sé una base sufficiente per argomentare a sostegno dell'identità o della somiglianza.

Tuttavia, nel caso in cui termini poco chiari o imprecisi siano soggetti a prove dell’uso, se le prove presentate consentono all’Ufficio di stabilire quali sono gli specifici prodotti o servizi (o loro sottocategorie) per i quali un uso effettivo è stato provato, questo consentirà alla Divisione d’Opposizione di procedere a una comparazione sulla base di quei termini specifici.

L’analisi delle prove dell’uso verrà pertanto condotta sulla base di questa premessa.

Il 20/11/2018, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 25/01/2019 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori. Su richiesta dell’opponente tale termine è stato esteso fino al 25/03/2019. L’opponente ha presentato prove d’uso il 22/03/2019 e il 25/03/2019 (entro il termine).

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

Allegato 1: (i) Cataloghi dei prodotti a marchio OMEGA, relativi agli anni 2011-2017. Il marchio è riprodotto sul catalogo e sui prodotti che consistono in orologi da polso; (ii) lista e immagini di articoli di merchandising (e.g. giubbotti, foulard, guanti da golf) a marchio ; (iii) estratti di blog e siti internet che dimostrano iniziative di sponsorizzazione, con il marchio , di manifestazioni sportive e la partecipazione a campagne di beneficenza.

Allegato 2: foto degli orsetti di peluche realizzati per l'associazione Orbis, foto di guanti e palline da golf, tutti a marchio .

Allegato 3: articolo e relativa traduzione in italiano estratto dal Rapporto Annuale Swatch Group del 2016. In tale articolo vengono menzionati i risultati positivi del brand nel corso del 2016 (fuori dal periodo rilevante) e le iniziative di marketing come la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016, sia come sponsor che come cronometrista ufficiale, e la sponsorizzazione del volo del Solar Impulse.

Allegato 4: immagini della campagna pubblicitaria relativa alle attività di raccolta fondi per Orbis, ove appare un orso di peluche, unitamente ai prodotti dell’opponente e a vari personaggi famosi.

Allegato 5: redazionali ed articoli comparsi su riviste italiane come GQ, La Repubblica, La Stampa e la Gazzetta dello Sport per gli anni datati tra il 2013 e il 2015 che menzionano ‘OMEGA’ come sponsor e partner ufficiale per il cronometraggio di eventi sportivi.

Allegato 6: collezione di immagini (con relative descrizioni allegate) di alcuni eventi sponsorizzati, partecipati e/o promossi col marchio nel corso degli anni 2010-2015.

Allegato 7: documento relativo agli investimenti pubblicitari dell’opponente per spot comparsi su reti televisive italiane (in particolare Sky Sport 2 e 3 e Sky TG 24) per la promozione del marchio.

Allegato 8: estratti e, in alcuni casi, copie delle riviste Omega Lifetime pubblicate tra il 2011 e il 2016 che dimostrano inter alia attività di promozione del marchio attraverso la partecipazione (come sponsor e/o cronometrista ufficiale) a competizioni ed eventi sportivi nonché ad iniziative benefiche.

Allegato 9: documento indicante le boutique monomarca in Italia (Milano, Roma, Venezia, Firenze, Fiumicino) con le date di apertura di ciascuno shop.

Allegato 10: estratti del sito internet dell’opponente indicanti le 14 boutique monomarca e i rivenditori dei prodotti nelle più importanti città dell’Unione europea

Allegato 11: foto di vetrine, interni e stand espositivi di boutique monomarca e dei prodotti in vendita (orologi, cinture, bracciali e polsini). Il file include foto ed immagini datate tra il 2011 e il 2014 di negozi in Regno Unito, Italia, Spagna, Francia.

Allegato 12: estratti di siti web di rivenditori autorizzati al commercio on-line e ubicati nel territorio dell’Unione europea che mostrano i prodotti dell’opponente (orologi) a marchio .

Allegato 13: estratto del sito web www.mypremiumeurope.com che include l’elenco dei 9 rivenditori autorizzati in Germania ed Austria.

Allegato 14: esempi di certificato rilasciato a seguito di formazione per divenire centro assistenza autorizzato.

Allegato 15: estratto del sito ufficiale dell’opponente ove vengono descritte le caratteristiche del servizio di assistenza offerto ai clienti.

Allegato 16: estratto del sito ufficiale dell’opponente ove sono indicati alcuni dei centri assistenza OMEGA dislocati nel territorio dell’Unione europea che includono tre boutique .

Allegato 17: pubblicità e articoli promozionali apparsi in riviste in vari paesi dell’Unione europea nel periodo 2010-2015, ove la menzione dei marchi anteriori è talvolta accompagnata da immagini dei prodotti dell’opponente (orologi da polso) a marchio .

Allegato 18: estratto del catalogo relativo agli articoli, espositori ed arredi presenti nei punti vendita .

Allegato 19: documento contenente esempi di apparati elettronici di precisione utilizzati in determinate competizioni sportive.

Allegato A: numerose fatture datate tra il 2010 e il 2015 relative alla vendita di componenti e pezzi di ricambio per prodotti di orologeria. Le fatture recano il marchio e sono intestate a clienti in Spagna, Italia, Regno Unito e Germania;

Allegato B: due brochure illustrative (una in francese e una in tedesco) del servizio assistenza clienti che includono i listini prezzi del servizio applicati alle boutique e quattro fatture intestate a clienti aventi sede in Italia, Francia e Regno Unito datate tra il 2012 e il 2015 (dentro il periodo di riferimento). In particolare tali fatture consistono in: (i) fattura n. 2013090087 del 18/09/2013 intestata a un cliente con sede in Francia per servizi di manutenzione/riparazione integrale di un orologio a marchio “OMEGA” che contiene l’espressa indicazione del marchio ; (ii) fattura del 18/10/2012, in italiano, emessa da The Swatch Group (Italia) S.p.A. per la riparazione di un orologio a marchio “OMEGA” che non contiene alcuna indicazione del marchio ; (iii) fattura n. 2013090072 del 11/09/2013 ove è visibile il marchio ma non è specificata la natura del servizio prestato; (iv) fattura n. 91109993 del 07/09/2015 ove è visibile il marchio , emessa per la riparazione di un orologio a marchio ‘OMEGA’. L’ammontare di tutte queste fatture non è visibile in quanto è stato oscurato.

Il 16/09/2019, dopo la scadenza del termine concesso dall’Ufficio per presentare la prova dell’uso dei marchi anteriori 3 e 4, l’opponente ha presentato prove supplementari, ossia un estratto del sito internet www.assovela.com, che include un articolo pubblicato in data 07/05/2008 e intitolato ‘Omega ai Giochi Olimpici di Beijing 2008’. L’articolo contiene informazioni circa la presenza dell’opponente ai giochi olimpici di Beijing come cronometrista ufficiale e la necessaria installazione di dispositivi di cronometraggio sportivo da parte di quest’ultimo nell’ambito della citata competizione sportiva.

Nel presente caso, non è necessario stabilire se l’Ufficio può o no, nell’esercizio del potere discrezionale conferitogli dall’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, prendere in considerazione le prove presentate dall’opponente il 16/09/2019. La Divisione d’Opposizione ritiene appropriato procedere assumendo che le prove tardive debbano prendersi in considerazione, benché la richiedente non abbia avuto l’opportunità di presentare osservazioni su tali prove, poiché questo è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione può essere esaminata e, nello stesso tempo, non pregiudica le ragioni del richiedente, come si vedrà più avanti. Per gli stessi motivi, la Divisione d’Opposizione non considera necessario riaprire il procedimento di opposizione per dare al richiedente la possibilità di presentare osservazioni su tali prove tardivamente presentate.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Ai sensi dell’articolo 10(3) RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le indicazioni e le prove richieste per fornire la prova dell'uso devono consistere in indicazioni relative al luogo, al tempo, alla portata e alla natura dell'uso del marchio dell'opponente per i prodotti e servizi in questione. Questi requisiti per la prova d'uso sono cumulativi (05/10/2010, T 92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che l'opponente è tenuto non solo ad indicare, ma anche a provare ciascuno di questi requisiti.

Dopo aver esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove siano insufficienti a stabilire un uso effettivo dei marchi.

In merito ai servizi della classe 35 (marchio anteriore n.3)

Sebbene le prove presentate contengano indicazioni pertinenti circa il luogo d’uso, in particolare le fatture e i cataloghi, datati nel periodo rilevante, non si rileva un concreto riferimento all’uso dei marchi anteriori registrati in relazione ai servizi per i quali essi sono registrati (natura dell’uso).

L'obiettivo della vendita al dettaglio è la vendita di prodotti ai consumatori. Tale vendita include, oltre all'operazione di vendita, tutte le attività svolte dal professionista al fine di promuovere la conclusione di tale transazione. Detta attività consiste, tra l'altro, nel selezionare un insieme di prodotti offerti in vendita e nell'offrire una serie di servizi volti a indurre il consumatore a concludere l'operazione summenzionata con il professionista in questione e non con un concorrente (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU: C: 2005: 425, § 34).

In particolare, come di recente specificato dalla Corte di Giustizia, la nozione di ‘servizi di vendita al dettaglio’ rinvia a tre caratteristiche essenziali, ossia, in primo luogo, che l’oggetto di tali servizi è la vendita di beni ai consumatori, in secondo luogo, che sono destinati al consumatore per consentirgli di esaminare e acquistare tali beni comodamente, e, in terzo luogo, che sono forniti per conto terzi (04/03/2020, C‑155/18 and C‑158/18, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington), ECLI:EU:C:2020:151, § 126).

È certamente vero che i prodotti dell'opponente vengono distribuiti nel territorio di riferimento anche attraverso una rete di negozi monomarca. Tuttavia, le prove non contengono alcuna menzione del fatto che l'opponente offra tale servizio per conto terzi e cioè offra prodotti che recano marchi di proprietà di altre imprese nei suoi negozi. Al contrario, le prove suggeriscono che i negozi trattano esclusivamente prodotti recanti il marchio anteriore, indipendentemente dal fatto che siano gestiti dall'opponente stesso.

La vendita di prodotti propri non è un servizio, bensì solo l'uso naturale del marchio per i prodotti. Che gli orologi da polso o altri prodotti dell'opponente rechino il marchio anteriore e siano venduti a terzi non implica che l’opponente fornisca servizi di vendita al dettaglio. Nel caso di specie, non è dimostrato che l'opponente raggruppi vari marchi al fine di venderli a consumatori fisicamente o online. Ciò che l'opponente ha dimostrato di fare è vendere i propri prodotti che andrebbero tutelati con una registrazione di marchio nella corrispondente classe di prodotto (per analogia, 28/01/2019, R 883/2018-2, "posti"/"POSTIGO" et al., § 39).

Inoltre, i servizi di vendita al dettaglio non consistono nel semplice atto di vendita al dettaglio, ma includono, oltre all’atto di vendita legale, come detto in precedenza, tutte le attività svolte dal professionista al fine di incoraggiare la conclusione di tale transazione (27/09/2016, R 1896/2015-4 & R 1959/2015-4, ORIGINE GOURMET, § 41).

Nel caso di specie, l'opponente non fornisce alcuna prova definitiva che esso stesso fornisca tali servizi. I riferimenti alla rete di punti vendita monomarca, l'impegno profuso dall'opponente per la promozione dei propri prodotti attraverso iniziative quali pubblicità a mezzo stampa e la partecipazione come sponsor ad eventi sportivi sono troppo generici nel loro contenuto per essere ricondotti alla specifica sfera dei servizi di vendita al dettaglio.

In merito ai servizi della classe 37 (marchio anteriore n. 4)

In relazione a questo marchio, la Divisione d'Opposizione incentrerà l'analisi sul criterio dell'estensione dell'uso poiché, a suo avviso, le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a dimostrare che tale requisito sia stato soddisfatto.

In relazione all'estensione dell'uso, occorre tener conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, compresa la natura dei prodotti o dei servizi di riferimento e le caratteristiche del mercato in questione, l'estensione territoriale e il volume commerciale, la durata e la frequenza.

La valutazione dell'uso effettivo comporta una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti o servizi commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole estensione o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Analogamente, l'ambito territoriale dell'uso è solo uno dei fattori da tenere in considerazione, in modo che la portata territoriale dell'uso possa essere contrastata con un volume o una durata d'uso più significativi.

Nel presente caso, in base all'esame dei documenti nella loro totalità e in combinazione tra loro, la Divisione d'Opposizione ritiene che la prova circa l’uso effettivo del marchio non sia sufficiente. I documenti depositati non forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti circa la durata, il volume commerciale e la frequenza dell'uso.

In particolare, le numerose fatture relative alla vendita di componenti e pezzi di ricambio di orologi non valgono chiaramente a provare l’uso del marchio per servizi di riparazione ma costituiscono piuttosto prova della vendita di componenti di prodotti di orologeria. In merito alle altre quattro fatture presentate e (secondo quanto sostenuto dall’opponente) relative a servizi di riparazione, una (fattura (ii)) appare emessa da una società diversa dall’opponente e non contiene alcuna menzione del marchio anteriore . Un’altra (fattura (iii)) non contiene alcuna indicazione del tipo di servizio prestato. In tutte queste fatture inoltre non è visibile l’ammontare dei servizi fatturato. Alla luce di queste prove e in mancanza di ulteriore documentazione rilevante, non è dato desumere, dalle uniche due fatture rilevanti, alcuna indicazione in merito al volume commerciale dell’utilizzo del marchio. Inoltre in merito alle prove tardivamente presentate, ossia l’articolo relativo alla partecipazione dell’opponente ai giochi olimpici nel 2008, esse si riferiscono ad un arco temporale chiaramente anteriore al periodo di riferimento. Si ritiene pertanto che le prove presentate non siano sufficienti a provare l’estensione dell’uso di questo marchio per i servizi per i quali esso è registrato.

Considerato tutto quanto sopra, la Divisione d’Opposizione conclude che le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a provare che i marchi anteriori 3 e 4 sono stati effettivamente utilizzati nel territorio di riferimento in relazione ai servizi per i quali essi sono registrati.

Ne discende che l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017) nella misura in cui essa è basata sui marchi anteriori 3 e 4. L’esame della presente opposizione continuerà rispetto agli altri marchi anteriori a base dell’opposizione, ovvero le registrazioni di marchio internazionale che designano l’Unione europea n. 997 036 e n. 1 255 609 (marchi anteriori 1 e 2).

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti e servizi

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione nota che, in relazione al marchio anteriore n. 1, l’opponente ha dichiarato di basare l’opposizione su tutti i prodotti coperti dal marchio, ossia apparecchi elettronici muniti di display, contatori per la partenza, tutti i prodotti sopra citati destinati allo sport. Tuttavia, dall’estratto OMPI presentato in data 07/04/2020, si evince che questo marchio anteriore è protetto in Unione europea per un ambito più limitato di prodotti. Pertanto, l’opposizione verrà esaminata solo in relazione a questi prodotti del marchio anteriore n. 1 per i quali l’opponente ha dimostrato il suo diritto anteriore.

Inoltre, esiste una discrepanza tra la traduzione dei prodotti del marchio anteriore n. 2 fornita nell’atto di opposizione e quella inclusa nella versione italiana dell’estratto OMPI presentato in data 31/01/2020. L’opposizione verrà esaminata prendendo in considerazione la formulazione di quest’ultima traduzione.

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, pertanto, i seguenti:

Marchio anteriore n. 1

Classe 9: Dispositivi elettronici che incorporano un display temporale, contatori di partenza, tutti i suddetti articoli destinati al settore dello sport.

Marchio anteriore n. 2

Classe 9: Occhiali, occhiali da sole, lenti di ingrandimento; montature e catene per occhiali e occhiali da sole; occhiali superiori integrati con maggiori funzionalità (occhiali intelligenti) e occhiali connessi; astucci per occhiali, occhiali da sole e lenti di ingrandimento; batterie, celle, caricabatterie, adattatori.

Classe 14: Cronometri e strumenti cronometrici nonché parti ed accessori per i suddetti prodotti, catene di orologi, cofanetti da presentazione per cronometri, astucci per cronometri; orologi intelligenti con funzionalità estesa e orologi connessi così come parti e accessori per i prodotti di cui sopra.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, ottici, di pesata, di misura e di controllo (ispezione); supporti di registrazione magnetica e digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa; macchine calcolatrici, computer, microprocessori, circuiti stampati, monitors [attrezzatura] e tastiere del computer; software; apparecchi di misura di precisione; apparecchi e strumenti di pesatura; bilance e bilance di precisione; macchine per pesare; etichette elettroniche per merci; lettori ottici; macchine per fatturare; pesi.

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso ed on-line inerenti apparecchi e strumenti scientifici, ottici, di pesata, di misura e di controllo (ispezione), supporti di registrazione magnetica e digitale, meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, macchine calcolatrici, computer, microprocessori, circuiti stampati, monitors [attrezzatura] e tastiere del computer, software, apparecchi di misura di precisione; servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso ed on-line inerenti apparecchi e strumenti di pesatura, bilance e bilance di precisione, macchine per pesare, etichette elettroniche per merci, lettori ottici, macchine per fatturare e pesi; commercializzazione di prodotti; dimostrazione pratica di prodotti; pubblicità per corrispondenza; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o pubblicitari; pubblicità.

Classe 37: Costruzione, riparazione, servizi d'installazione e manutenzione di apparecchi e strumenti scientifici, ottici, di pesata, di misura e di controllo (ispezione), supporti di registrazione magnetica e digitale, meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, macchine calcolatrici, computer, microprocessori, circuiti stampati, monitors [attrezzatura] e tastiere del computer, software; costruzione, riparazione, servizi d'installazione e manutenzione di apparecchi di misura di precisione, apparecchi e strumenti di pesatura, bilance e bilance di precisione, macchine per pesare, etichette elettroniche per merci, lettori ottici, macchine per fatturare e pesi.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 9

Gli apparecchi e strumenti ottici del marchio impugnato includono gli occhiali in classe 9 del marchio anteriore n. 2. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Gli apparecchi e strumenti di misura e gli apparecchi di misura di precisione del marchio impugnato includono i contatori di partenza, tutti i suddetti articoli destinati al settore dello sport in classe 9 del marchio anteriore n. 1. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le macchine calcolatrici, computer, microprocessori del marchio impugnato sono almeno simili agli occhiali superiori integrati con maggiori funzionalità (occhiali intelligenti) in classe 9 del marchio anteriore 2. Gli occhiali intelligenti dell’opponente sono infatti dispositivi indossabili che contengono un processore. Essi sono rivolti al medesimo pubblico e coincidono in metodo d’uso, produttore e canali di distribuzione.

Il software del marchio impugnato è simile agli occhiali superiori integrati con maggiori funzionalità (occhiali intelligenti) del marchio anteriore 2. Essi sono rivolti al medesimo pubblico e coincidono in produttore e canali di distribuzione. Inoltre, considerato che il software incorporato svolge un ruolo importante che consente ai dispositivi ottici dell’opponente di svolgere le funzioni per le quali essi sono concepiti, tali prodotti sono anche complementari.

I monitors [attrezzatura] del marchio impugnato sono simili agli occhiali del marchio anteriore 2 che includono occhiali 3D. Considerato che esistono monitor 3D specificamente destinati ad essere utilizzati con occhiali 3D questi prodotti possono essere complementari. Essi sono inoltre rivolti al medesimo pubblico e sono distribuiti attraverso gli stessi canali di distribuzione.

Gli apparecchi e strumenti scientifici, di pesata e di controllo (ispezione); supporti di registrazione magnetica e digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa; circuiti stampati; apparecchi e strumenti di pesatura; bilance e bilance di precisione; macchine per pesare; etichette elettroniche per merci; lettori ottici; macchine per fatturare; pesi sono dissimili dai prodotti dell’opponente del marchio anteriore n. 1 e 2. Essi sono concepiti per scopi diversi e non coincidono in produttore, canali di distribuzione e metodo d’uso. Inoltre non sono in competizione, né sono complementari. In particolare, sebbene alcuni di questi prodotti del marchio impugnato rientrino nell’ampia categoria degli apparecchi e strumenti di misura come i prodotti dell’opponente protetti dal marchio anteriore n. 1, questi ultimi sono specificamente destinati allo sport e alla misurazione del tempo che non sono usualmente fabbricati dallo stesso produttore di apparecchi e strumenti di pesata e sono anche distribuiti attraverso canali differenti. Non è pertanto possibile individuare rilevanti fattori di similarità nemmeno in relazione a questi prodotti dell’opponente.

Le tastiere del computer del marchio impugnato sono unità periferiche utilizzate in combinazione con un computer in postazioni di lavoro e destinate all'inserimento manuale di dati, numerici o alfanumerici, nella memoria del computer. Questi prodotti sono dissimili dai prodotti dell’opponente del marchio anteriore n. 1 e 2. Essi sono concepiti per scopi diversi e non coincidono in produttore, canali di distribuzione e metodo d’uso. Inoltre non sono in competizione, né sono complementari.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici sono simili in grado medio a tali prodotti specifici (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Sebbene la natura, la destinazione e la modalità d’uso di tali prodotti e servizi non siano le stesse, va rilevato che essi presentano delle somiglianze, tenendo conto del fatto che sono complementari e che tali servizi sono generalmente offerti negli stessi luoghi in cui sono offerti i prodotti in vendita. Inoltre sono rivolti al medesimo pubblico. Gli stessi principi si applicano ai servizi resi in diverse forme consistenti esclusivamente in attività di vendita effettiva di prodotti, quali servizi di punti vendita al dettaglio, servizi di vendita all’ingrosso, servizi di vendita su Internet, servizi di vendita mediante catalogo o per corrispondenza nella classe 35.

Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso ed on-line inerenti apparecchi e strumenti ottici, di misura, apparecchi di misura di precisione sono simili agli occhiali del marchio anteriore n. 2 o ai contatori di partenza, tutti i suddetti articoli destinati al settore dello sport del marchio anteriore n. 1 che come sopra specificato sono rispettivamente identici ai prodotti oggetto di questi servizi di vendita al dettaglio del marchio impugnato.

Esiste un basso grado di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti specifici e altri prodotti specifici simili o molto simili, in ragione della stretta connessione tra loro sul mercato dal punto di vista del consumatore. I consumatori sono abituati alla pratica di riunire e mettere in vendita una varietà di prodotti simili o molto simili negli stessi negozi specializzati o negli stessi reparti di grandi magazzini o supermercati. Inoltre, tali prodotti sono di interesse per lo stesso tipo di consumatore. Gli stessi principi si applicano ai servizi resi in diverse forme consistenti esclusivamente in attività di vendita effettiva di prodotti, quali servizi di punti vendita al dettaglio, servizi di vendita all’ingrosso, servizi di vendita su Internet, servizi di vendita mediante catalogo o per corrispondenza nella classe 35.

Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso ed on-line inerenti macchine calcolatrici, computer, microprocessori, monitors [attrezzatura] e software sono simili in basso grado agli occhiali superiori integrati con maggiori funzionalità (occhiali intelligenti) o agli occhiali del marchio anteriore n. 2 che, come sopra specificato, sono rispettivamente simili ai prodotti oggetto di questi servizi di vendita al dettaglio del marchio impugnato.

I restanti servizi di vendita del marchio impugnato, ovvero i servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso ed on-line inerenti apparecchi e strumenti scientifici, di pesata e di controllo (ispezione), supporti di registrazione magnetica e digitale, meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, circuiti stampati, tastiere del computer; servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso ed on-line inerenti apparecchi e strumenti di pesatura, bilance e bilance di precisione, macchine per pesare, etichette elettroniche per merci, lettori ottici, macchine per fatturare e pesi sono dissimili da tutti prodotti coperti dai marchi anteriori n. 1 e 2. Infatti, considerato che dissimili ai prodotti dell’opponente sono anche i prodotti oggetto di questi servizi di vendita del marchio impugnato, non è possibile individuare alcuna somiglianza tra loro. In particolare, la somiglianza tra servizi di vendita al dettaglio, all’ingrosso e on-line di prodotti specifici coperti da un marchio e prodotti specifici coperti da un altro marchio può essere trovata solo se i prodotti oggetto dei servizi al dettaglio e i prodotti specifici coperti dall'altro marchio sono offerti negli stessi luoghi, appartengono allo stesso settore di mercato e sono di interesse per lo stesso consumatore. Queste condizioni non sono soddisfatte nella fattispecie, poiché i prodotti in questione non sono venduti negli stessi negozi specializzati o sezioni di grandi magazzini. Certo, come tutti i tipi di merci, ora possono essere trovati in grandi negozi al dettaglio. Tuttavia, in tali punti vendita, i prodotti in questione sono venduti in dipartimenti specializzati che, sebbene possano essere vicini, sono nondimeno separati. In tali circostanze, i canali di distribuzione di prodotti e servizi non possono essere considerati uguali (04/12/2019, T ‑ 524/18, Boardriders IP Holdings (Billa), EU: T: 2019: 838, § 51).

I restanti servizi del marchio impugnato, ovvero commercializzazione di prodotti; dimostrazione pratica di prodotti; pubblicità per corrispondenza; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o pubblicitari; pubblicità sono tutti servizi di marketing e pubblicità che non hanno nulla in comune con i prodotti dell’opponente. La natura e la destinazione di questi servizi sono fondamentalmente diverse dalla fabbricazione di prodotti. I servizi di pubblicità e marketing consistono nel prestare agli altri assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi, promuovendo il loro lancio e/o la loro vendita, o rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso la pubblicità. Questi servizi sono forniti da agenzie specializzate e non sono offerti da chi fabbrica i prodotti anche nel caso in cui i servizi pubblicitari o di marketing abbiano ad oggetto la stessa categoria di prodotti. Essi sono anche distribuiti attraverso canali differenti. Inoltre non sono complementari, né in competizione. Essi sono pertanto dissimili.

Servizi contestati in classe 37

I servizi di riparazione, servizi d'installazione e manutenzione di apparecchi e strumenti ottici del marchio impugnato sono simili agli occhiali in classe 9 del marchio anteriore n. 2. È infatti comune nel mercato degli apparecchi e strumenti ottici per i produttori di occhiali fornire anche un servizio di riparazione o assistenza per il mantenimento di essi. Pertanto il consumatore può aspettarsi che i servizi di riparazione, installazione e manutenzione di apparecchi ottici ed occhiali siano forniti dalla stessa impresa. Questi prodotti e servizi coincidono pertanto in produttore/fornitore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione.

In merito ai servizi di costruzione di apparecchi e strumenti ottici, è opportuno notare che, ai fini della classificazione dei prodotti e servizi, la fabbricazione dei prodotti non è considerato un servizio a se stante e diverso dal prodotto stesso. Pertanto, considerato anche lo specifico contesto della classe 37, il presente termine verrà interpretato come comprendente servizi di ricostruzione, ossia servizi di riparazione integrale di apparecchi e strumenti ottici. Di conseguenza le stesse considerazioni sopra esposte in merito ai servizi di riparazione di apparecchi e strumenti ottici saranno ugualmente valide per questi servizi. Essi devono quindi essere considerati simili agli occhiali in classe 9 del marchio anteriore n. 2.

I servizi di costruzione, riparazione, servizi d'installazione e manutenzione di apparecchi e strumenti scientifici, di pesata, di misura e di controllo (ispezione), supporti di registrazione magnetica e digitale, meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, macchine calcolatrici, computer, microprocessori, circuiti stampati, monitors [attrezzatura] e tastiere del computer, software; costruzione, riparazione, servizi d'installazione e manutenzione di apparecchi di misura di precisione, apparecchi e strumenti di pesatura, bilance e bilance di precisione, macchine per pesare, etichette elettroniche per merci, lettori ottici, macchine per fatturare e pesi, sono dissimili da tutti i prodotti dell’opponente. Nonostante i prodotti dell’opponente includano, inter alia, i contatori per la partenza e dispositivi elettronici muniti di display temporale che rientrano nell’ampia categoria degli apparecchi e strumenti di misura, si ritiene che nello specifico mercato di riferimento non è usuale che i fabbricanti di questi prodotti forniscano anche i servizi di riparazione, installazione e manutenzione del marchio impugnato. Seppure non possa escludersi che i fabbricanti dei prodotti dell’opponente forniscano dei servizi di assistenza post-vendita, il consumatore non si aspetterà che tali servizi siano forniti indipendentemente dall’acquisto del prodotto. Pertanto, questi prodotti e servizi, oltre ad avere diverso scopo e natura, non coincidono in produttore/fornitore e canali di distribuzione. Inoltre, non sono complementari, né in competizione.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in diversi gradi (per esempio occhiali) sono diretti al grande pubblico mentre parte di essi sono destinati a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per esempio i servizi di vendita all’ingrosso inerenti computer).

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello superiore alla media in base alla natura specialistica dei prodotti e servizi, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

3. I segni

Marchi anteriori n.1 e 2	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

I marchi anteriori sono costituiti dall’elemento verbale ‘OMEGA’ in caratteri maiuscoli leggermente stilizzati accompagnato dalla rappresentazione della lettera greca omega (Ω). Tale elemento figurativo rinforza il significato veicolato dall’elemento verbale, ovvero l’omega (l’ultima lettera dell’alfabeto greco), che verrà percepito da una parte del pubblico nel territorio di riferimento. Poiché tale significato comunque non descrive o allude ai prodotti in questione, sia l’elemento verbale che quello figurativo devono ritenersi mediamente distintivi.

L’elemento verbale del marchio impugnato ‘OMEGAbilance’ è visualmente diviso nelle componenti ‘OMEGA’ e ‘bilance’, grazie all’adozione di due colori differenti (rosso e nero) e al tipo di carattere impiegato, maiuscolo (e grassetto) per il componente ‘OMEGA’ e minuscolo per il componente ‘bilance’.

Pertanto, nonostante l’elemento verbale ‘OMEGAbilance’ sia, di per se, privo di significato, è ragionevole attendersi che il pubblico di riferimento dividerà in due tale elemento. Le considerazioni sopra esposte in merito alla distintività dell’elemento ‘OMEGA’ nel marchio anteriore sono ugualmente valide in riferimento all’identico componente presente nel marchio impugnato.

In italiano e in portoghese, il componente ‘bilance’ si riferisce ad apparecchi e strumenti utilizzati per la pesatura. In lettone, ‘bilance’ si riferisce a un documento contabile che compone il bilancio di esercizio. Tuttavia considerato che il significato di tale componente potrebbe affievolire il legame concettuale o creare una distanza concettuale tra i segni in questione, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno focalizzare la presente comparazione sulle parti del pubblico di lingua bulgara e ungherese che percepiranno il componente ‘bilance’ come privo di significato e per le quali il rischio di confusione è più alto.

L’elemento figurativo costituito da un quadrato nero che include al suo interno un quadrato bianco è il risultato di una banale combinazione di figure geometriche basiche. Pertanto il grado di distintività di tale elemento è basso.

La stilizzazione dei marchi in comparazione verrà percepita piuttosto come un elemento decorativo ai quali il consumatore non attribuirà valenza di marchio.

Nessun elemento che compone i marchi in questione può essere considerato più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente e sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nelle lettere che costituiscono l’elemento/componente verbale ‘OMEGA’ (e nel loro suono) e differiscono nelle lettere che formano il secondo componente ‘bilance’ del marchio impugnato.

I marchi differiscono inoltre nei loro elementi figurativi, nella loro stilizzazione e nei colori (nero e rosso) impiegati nella raffigurazione del marchio impugnato.

Si fa riferimento alle considerazioni già svolte sopra in merito alla distintività degli elementi (e componenti) dei marchi in comparazione.

Occorre inoltre tener presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in grado medio.

Sotto il profilo concettuale, i marchi coincidono nel concetto introdotto dall’elemento/componente verbale ‘OMEGA’ per la parte del pubblico che ne percepirà il significato. Tale concetto è inoltre rafforzato dall’elemento figurativo che rappresenta la lettera greca omega del marchio anteriore. Pertanto, in mancanza di ulteriori contenuti semantici veicolati dai marchi, essi sono concettualmente simili in grado elevato per questa parte del pubblico. Per la restante parte del pubblico che non attribuisce alcun significato all’elemento/componente verbale ‘OMEGA’ e al relativo simbolo (Ω), nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico analizzato. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, tale aspetto sarà irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni per questa parte del pubblico.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia l’opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione entro il termine concesso dall’Ufficio per presentare ulteriori fatti e prove a sostegno dell’opposizione, ossia l’11/08/2018.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchi anteriori deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I prodotti e servizi contestati sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vari gradi e in parte dissimili. Come chiarito nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che al pubblico specializzato che presterà un grado di attenzione che varia da medio a superiore alla media. Il carattere distintivo dei marchi anteriori è normale.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in grado medio. Essi sono concettualmente simili in grado elevato per una parte del pubblico mentre l’aspetto concettuale è irrilevante per la restante parte del pubblico. La similarità tra i segni è dovuta al fatto che l’elemento verbale dei marchi anteriori è interamente riprodotto nell’elemento verbale del marchio impugnato, ove svolge un ruolo distintivo indipendente.

È vero che vi sono alcuni elementi aggiuntivi nel marchio impugnato e che questo non include la raffigurazione della lettera greca omega. Inoltre, l'elemento comune "OMEGA" è rappresentato in diverse stilizzazioni nei segni a confronto.

Tuttavia, è pratica comune nel mercato che i produttori creino delle varianti dei loro marchi, ad esempio modificando i caratteri o i colori o aggiungendovi elementi verbali o figurativi, per identificare nuove linee di prodotto o per dotare il loro marchio di una nuova immagine. Inoltre, i consumatori sono ben abituati a vedere marchi denominativi stilizzati ed abbelliti con loghi e altri elementi figurativi. Quindi, quando si confrontano con i segni in conflitto, i consumatori di riferimento che solo raramente hanno la possibilità di procedere direttamente al confronto di due marchi e devono far affidamento sul ricordo imperfetto che ne hanno mantenuto nella memoria, sono suscettibili di registrare mentalmente che l'elemento/componente verbale "OMEGA" è comune a entrambi i segni. Ne consegue che, essi percepiranno il segno contestato come una variante del marchio anteriore, o viceversa. Di conseguenza, il pubblico sarà indotto a ritenere che essi provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate.

Tutto ciò considerato, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara o ungherese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene di essere titolare di diverse registrazioni contenenti la parola "OMEGA" nel registro marchi italiano e in quello internazionale.

Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell’Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall’Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.

È quindi solo in speciali circostanze che la Divisione d’Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell’Unione come una indicazione dell’«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell’opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l’ipotesi dell’esistenza di un rischio di confusione.

Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.

Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione della richiedente va respinta in quanto infondata.

Pertanto, l’opposizione basata sulle registrazioni di marchio internazionale n. 997 036 e n. 1 255 609  deve considerarsi parzialmente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi ritenuti identici o simili ai prodotti dei marchi anteriori. Si ritiene, inoltre, che le significative somiglianze tra i segni siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza tra alcuni prodotti e servizi. Esiste pertanto un rischio di confusione anche per quei servizi considerati simili in basso grado ai prodotti dei marchi anteriori.

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Claudia ATTINÀ

Rosario GURRIERI

Valeria ANCHINI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.