Gehele weigering van de aanvrage voor een Uniemerk op basis van artikelen 7 en 37 van de Verordening inzake het Uniemerk (VUM) no. 207/2009, de Wijzigingsverordening no. 2015/2424 en regel 11(3) van de Uitvoeringsverordening (UMUV) no. 2868/1995

Alicante, 09/01/2017

De heer Karim Zarouala

Geeresteinstraat 11

6535 JT Nijmegen

Nederland

Depot	14965701
Uw kenmerk	FACKIT
Merk
Merksoort	Beeldmerk
Deposant	Karim Zarouala Noordstraat 81A 5038 EG Tilburg Nederland

• Verloop van de procedure

Het Bureau heeft op 17 januari 2016 ingevolge artikel 7(1)(f) en artikel 7(2) VGM (sedert 23 maart 2016: Verordening inzake het Uniemerk (VUM)) bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde teken in strijd met de goede zeden en beledigend is, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet.

Deze brief heeft de deposant echter naar diens zeggen nooit bereikt, waarop de toenmalige onderzoeker op 22 april 2016, inmiddels dus onder de nieuwe verordening, die echter wat artikel 7(1)(f) betreft, niet is veranderd, de voorlopige weigering opnieuw postte, nu echter aangetekend met bewijs van ontvangst.

Deposant heeft op 6 juni 2016 zijn argumenten tegen de voorlopige weigering, zoals verwoord in genoemde brief van 22 april 2016, ingediend. Deze argumenten kunnen als volgt samengevat worden.

1. FACK is niet met FUCK gelijk te stellen.

2. FACK IT heeft niets met FUCKING FREEZIN’ te maken.

3. Onder het aangevraagde teken worden culturele activiteiten georganiseerd.

4. Het teken is in Nederland in het Handelsregister van de KvK ingeschreven.

Op 8 juni 2016, twee dagen na dit antwoord, stuurde de eerste onderzoeker een bevestiging van het “verzoek om termijnuitstel” en meldde, dat de nieuwe deadline voor het indienen van een verweer op 22 augustus 2016 zou aflopen.

Het verleende termijnuitstel tot 22 augustus 2016 berustte kennelijk op een misverstand, daar deposant in zijn antwoord van 6 juni 2016 met geen woord over termijnuitstel repte.

Aan het slot van zijn weerwoord verklaarde deposant zich slechts bereid nogmaals met de onderzoeker over de zaak van gedachten te wisselen. Het Bureau oordeelt echter, dat dit niet nodig is, daar de standpunten van beide partijen duidelijk genoeg verwoord zijn en de zaak dus rijp is voor een beslissing.

• Beslissing

Krachtens artikel 75 VUM is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen deposant verweer heeft kunnen voeren.

Na ampele afweging van de argumenten van deposant, heeft het Bureau besloten zijn bedenkingen te handhaven en het merk voor alle waren en diensten te weigeren:

9

Magnetische, optische, fotografische, cinematografische en elektronische geluid, beeld en andere gegevensdragers en instrumenten; apparaten in schijf, kaart, band, chip of andere vorm, waaronder begrepen videobanden; Cd's; Cd-rom's; CD-i's; Cd-video's; Digital Video Discs (DVD); DCC's; Minidisks; BluRay-Disks; CDR's; CDRW's; DAT's; Computerfloppy's; Harddisks (HDD); Solidstatedrives (SSD); Chips; MP3-spelers; Muziek- en mediaspelers; USB-sticks; Camera's; Videotoestellen; Videobanden; Muismatten; Digitale opnamemedia; Microfoons; Geluidsopname-apparaten; Computerprogramma's; Software; Mobiele telefoons; Downloadbare media voor mobiele telefoons; Hoesjes voor mobiele telefoons; Hoezen voor laptoppen; Brillenhouders; Monturen voor (knijp) brillen; Zonnebrillen; Etuis voor (zonne) brillen; Brillenglazen; mogelijk leeg of voorzien van opgenomen content zoals geluid, beeld, gegevens, programma's of informatie; voor het onder andere verkrijgen van toegang tot computernetwerken, wereldwijde communicatienetwerken; overbrengen, opnemen, geleiden, omzetten of weergeven van desbetreffend geluid, beeld of gegevens alsmede maar niet beperkt tot kaartvormige informatiedragers voorzien van magneetstrip of chip, onder andere voor sim- legitimatie- identificatie- krediet- spaar- korting- voordeel- club- lid- telecommunicatie- (digitale) publicatie- en betaaldoeleinden.

16

Papier, karton, plastic zowel bedrukt als onbedrukt en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Drukwerken; Boekbinderswaren; Foto's; Schrijfbehoeften; Kantoorbehoeften; Consumptiebonnen; Consumptiemunten; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Materiaal voor kunstenaars; Penselen; Schrijfmachines; Kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); Leermiddelen; Onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); Overdrukplaatjes; Cadeaubonnen; Albums; Kennisgevingskaarten; Vlaggen; Handtekeningenboekjes; Bierviltjes; Afbeeldingen; Potloden; Briefpapier; Boekbanden; Boeken; Stripbladen; Plaatsbewijzen; Agenda's; Kalenders; Posters; Affiches; Strooibiljetten; Folders; Stickers; Notitieblokken; Potloden; Pennen; Stiften; Pennenbakjes; Etuis; Tickets; Vaantjes; Boeken; Geschriften; Leesboeken; Gedrukte publicaties; Handboeken; Brochures; Informatievellen; Plattegronden; Flyers; Banners; Spandoeken; Reclameborden; Liedboeken; Wenskaarten; Kalenders; Kaarten; Catalogi; Boekenleggers; Notitieboekjes; Aanplakbiljetten; Houders voor affiches; Portretten; Briefkaarten; Prospectussen; Ruilkaarten; Pennendoosjes; Sousmains; Zegels; Fotostandaards; Tatoeages (verwijderbare -); Zakdoeken; Tafellakens; Placemats; Zakken [omslagen, zakjes, doosjes], voor verpakking; Tekeningen; Bevestigingssystemen; Tijdschriften; Magazines; Week- of maandbladen alsmede Internetpagina's in gedrukte vorm; Kranten; Bedrukte media van Papier, karton en plastic.

18

Tassen; zowel bedrukt als onbedrukt, gemaakt van maar niet beperkt tot leder, imitatieleder, mesh, synthetisch, katoen, wol, vilt, badstof, satijn, polyester, viscose, elastaan, spandex, rubber, en zijde; waaronder begrepen Rugtassen; Backpacks; Draagtassen; Plastictassen; Pashoudertassen; Pashouders; Handtassen; Winkeltassen; Uitgaanstassen; Koffers; Trolleys; Promotietassen; Schoudertassen; Clutches; Aktetassen; Shoppers; Heuptasjes; Reistassen; Buiktassen; Bagage; Schooltassen; Knapzakken; Reistassen; Bostontassen; Buideltassen; Polstassen; Strandtassen; Luiertassen; Laptoptassen; Damestassen; Herentassen; Canvastassen; Kleine tassen; Portefeuilles; Portemonnees; Tassen voor accessoires; Tassen op wielen; Kostuumtassen; Sporttassen; Waterdichte tassen; Zakjes voor make-up, sleutels en overige persoonlijke artikelen; Paraplu's; Wandelstokken; Parasols; Kleding voor dieren; Zwepen; Tuigen; Veters; Touwen.

25

Kleding, schoeisels, hoofddeksels; zowel bedrukt als onbedrukt, gemaakt van maar niet beperkt tot leder, imitatieleder, denim, fleece, wol, kant, kasjmier, linnen, mesh, polyester, synthetisch, katoen, satijn, viscose, badstof, elastaan, spandex, rubber, en zijde; waaronder begrepen Ceinturen; Handschoenen; Sneakers; Capuchons; Jassen; Winterjassen; Zomerjassen; Cardigans; Polo's; Jerseys; Boxershorts; Korte broeken; Jeans; Topjes; Rekbare topjes; Bretels; Tankini's; Tanktops; Haltertopjes; Sweatshirts; Vesten; Trainingsbroeken; Trainingsshirts; Hemden; Dassen; Borstrokken; Zwembroeken; Sportbroeken; Zwemkleding; Carnavalskleding; Strandkleding; Sportschoenen; Sportkleding; Zweetbandjes; Sjaals; Overhemden; Ondergoed; Hoofddoeken; Sokken; Ondermode; Nachtkleding; Kledingtassen; Backpacks; Pantoffels; Burka's; Teenslippers; Badslippers; Overige slippers; Manchetten; Petten; Oorkleppen of -warmers; Hoofdbanden; Polsbanden; Zweetbanden; Bloezen; Parka's; Poncho's; Sweaters; Sweaters met capuchon; Pyjama's; Stropdassen; Strikken; Vlinderdassen; Schorten; Chino's; Blazers; Regenpakken; Paraplu's; Riemen; Kettingen; Ringen; Armbanden; Oorhangers; Halsdoeken; Hemden met korte mouwen; Rokken; Slaapmaskers; Leggings; Laarzen; Gymschoenen; Sandalen; Snapbacks; Beanies; Pakken; T-shirts; Shirts; Pantalons; Uniformen; Vesten; Joggingbroeken; Sweatpants; Mutsen; Hoeden; Nachthemden; Rugbyshirts; Poloshirts; Jersey [kleding]; Uniformen; Atletiekpakken; Spijkerbroeken; Japonnen; Pullovers; Fleecetruien; Skipakken; Golf- en ski-jasjes; Coltruien; Badpakken; Lounge kleding; Badjassen; Peignoirs; Halsdoeken; Beenwarmers; Bodysuits.

34

Tabak, rookwaren en overige artikelen voor rokers waaronder begrepen; Aanstekers; Asbakken; Lucifers; Luciferdoosjes; Vernevelpijpen; Tabakmolens; Papier; Hulzen; Houders; Vloei; Sigarettenpapier; Waterpijpen; Sigarenpapier; Shagpapier; Vaporizers; Vapours; Elektronische sigaretten; E-Liquids [vloeistof voor elektronische sigaretten of vaporizers]; Tip; Grinders; Papers; Pruimtabak; Shag; Dozen; Crackers; Kokers; Filters; Kistjes; Stampers; Potten; Reinigers; Lijm; Etuis; Mondstukken; Rookkruiden; Vuurstenen; Knippers; Klemmers; Computergestuurde aanstekers; Rollers; Pijpjes; Bevochtigingsapparaten; Verpakkingen voor zowel waterpijpen, sigaretten, sigaren, elektronische sigaretten, shag als overige rookwaren.

35

Reclame, promotie, beheer van commerciële zaken zoals maar niet beperkt tot; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling; marketing; al dan niet van derden bij het bedenken, opstellen, vormgeven, adviseren, uitgeven, schrijven, verspreiden, publiceren, organiseren, leiden en uitvoeren van promotiecampagnes; reclamecampagnes; winacties; reclamewerk; drukwerk; bedrijfscommunicatie; reclameteksten; ticketverkoop; statistieken; marktbewerking, onderzoek; analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; informatievoorziening inzake commerciële en promotionele zaken; administratieve en promotionele activiteiten en projecten; compilatie en beheer van online databases en doorzoekbare online databases; ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet; het kabelnet; digitale televisienetwerk; radionetwerk; of andere vormen van datatransfer bij het geleiden, opnemen, overbrengen, omzetten, opslaan, beheersen, distribueren, importeren, exporten, inkopen, verkopen en het weergeven van magnetische, optische en elektronische geluids- beeld- en andere gegevensdragers in schijf- kaart- band- of andere vorm; onder andere voor identificatie- krediet- voordeel- spaar- en betaaldoeleinden, organisatie van evenementen ten doel hebbende het promoten van muzikale, visuele, commerciële, recreatieve, sportieve, educatieve en culturele evenementen en activiteiten; clubavonden; concerten; dansfeesten; festivals; beurzen; tentoonstellingen; presentaties; off en online detailhandel; kleding; schoeisel; hoofddeksels; tabaksartikelen; brillen; tassen; bijouterieën; muzikale en audiovisuele werken, cd's, usb's en dvd's; voorlichting, informatie en advisering inzake alle voornoemde diensten; al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet; voor zover in deze klasse begrepen.

41

Vermaak; opvoeding; opleiding; ontspanning; voorlichting en recreatie; betreffende muzikale, visuele, commerciële, recreatieve, sportieve, educatieve en culturele activiteiten onder andere via radio, televisie en internet; organiseren, produceren, samenstellen, verzorgen, bedenken, realiseren, presenteren, uitlenen, verspreiden, uitgeven en uitvoeren van; concerten; seminars; toneel; comedy; tournees; shows; prijsuitreikingen; beurzen; workshops; masterclasses; presentaties; besprekingen; reizen; theaterproducties; lezingen; conferenties; clubavonden; films en radio- en televisieprogramma's; amusementsprogramma's; voorstellingen; educatieve en culturele (entertainment) informatie; met name muziekevenementen; binnen en buiten festivals; dansevenementen; optredens van uitvoerende artiesten; bemiddeling tussen artiesten; boeken van artiesten; live entertainment en overige activiteiten met betrekking tot muzikale, visuele, commerciële, recreatieve, sportieve, educatieve en culturele evenementen en vermakelijkheden.

• Weerlegging van de argumenten van deposant

1. FACK is niet met FUCK gelijk te stellen.

Optisch is er verschil: FACK wordt met “A” geschreven en FUCK met “U”. De correcte uitspraak van beide woorden echter, zoals die door een “native speaker” in het Verenigd Koninkrijk of Ierland wordt gedaan, is identiek. De poging van deposant om weliswaar FACK IT te schrijven, maar stiekem FUCK IT te bedoelen, is evident.

Consumenten lezen ook FUCK IT, omdat ze het willen lezen. Zo zullen consumenten in een vergelijkbare situatie, als ze ergens K*T! zien staan, niet in eerste instantie aan “kat” of “kit”, maar aan “kut” denken. Zo steekt de mens nu eenmaal in elkaar.

Vergelijk wat de Vijfde Kamer van Beroep in een vergelijkbaar geval kortelings daarover zei (Nederlandse vertaling van de hand van de onderzoeker):

„Die Anmelderin trägt selbst vor, dass es sich bei dem Bestandteil „Fack ju“ um die „auffällig falsche Schreibweise“ des Englischen „Fuck you“ handelt (siehe Seite 2 der Stellungnahme vom 6. Juli 2015).

Ohnehin entspricht es der Verbraucherwahrnehmung, ein aus mehreren Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen in Wortbestandteile zu zerlegen, die eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die bekannten Wörtern ähneln (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104). Allgemeiner formuliert bedeutet dies, dass Verbraucher dazu tendieren Buchstaben- und Zeichenfolgen so wahrzunehmen, wie sie ihnen bekannt sind bzw. sinnvoll erscheinen.

Des Weiteren ist die Aussprache des Bestandteils „Fack ju“ identisch zum Ausdruck „Fuck you“. Entsprechend ist der Sinngehalt identisch (26/11/2008, T-184/07, A new alternative, EU:T:2008:532, § 26; 30/04/2013, T-640/11, Relyable, EU:T:2013:225, § 20). Jedenfalls ist für die Bewertung der Eintragbarkeit einer Wortmarke stets auch ihr akustischer Eindruck maßgebend (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99).”

(Beslissing van de Vijfde Kamer van Beroep van 1 december 2016, R 2205/2015-5, Fack Ju Göhte, par. 21-23)

(NL: Deposante brengt zelf naar voren, dat het bij het bestanddeel “Fack ju” om de opvallend verkeerde schrijfwijze van de Engelse uitdrukking “fuck you” gaat (zie pagina 2 van het verweer van 6 juli 2015).

Consumenten hebben de gewoonte, als zij tekens waarnemen, die uit verscheidene bestanddelen zijn opgebouwd, deze tekens in woorden op te delen, die een concrete betekenis hebben of die sterk op bekende woorden lijken (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104). In algemenere zin betekent dit, dat consumenten geneigd zijn combinaties van letters en tekens zo waar te nemen, als deze hun bekend of zinvol voorkomen.

Verder is de uitspraak van het onderdeel “Fack ju” identiek aan de uitspraak van “Fuck you”. Daarom is de betekenis ook identiek (26/11/2008, T-184/07, A new alternative, EU:T:2008:532, § 26; 30/04/2013, T-640/11, Relyable, EU:T:2013:225, § 20). In elk geval is voor de beoordeling van de inschrijfbaarheid van een woordmerk ook altijd de akoestische indruk bepalend.)

2. FACK IT heeft niets met FUCKING FREEZIN’ te maken.

De onderzoeker van destijds heeft deze vergelijking waarschijnlijk gemaakt, omdat beide tekens een verwijzing naar het Engelse werkwoord “to fuck” bevatten, dat, tenminste in het Engelstalige deel van de Europese Unie, als beledigend en aanstootgevend wordt opgevat. Dit zegt The Oxford Dictionary over het gebruik van “fuck” (Nederlands van de onderzoeker):

“Despite the wideness and proliferation of its use in many sections of society, the word fuck remains (and has been for centuries) one of the most taboo words in English. Until relatively recently it rarely appeared in print; even today, there are a number of euphemistic ways of referring to it in speech and writing, e.g. the F-word, f***, or f—k.” (NL: Ondanks het wijd verspreide gebruik in vele lagen van de maatschappij blijft het woord “fuck” (en dit al sinds eeuwen) een van de grootste taboewoorden in de Engelse taal. Tot voor kort verscheen het woord zelden in gedrukte vorm; zelfs nu nog zijn er talloze eufemistische aanduidingen in gebruik, zowel in gesproken als geschreven taal, bijv. het F-woord, f*** of f—k.)

3. Onder het aangevraagde teken worden culturele activiteiten georganiseerd.

Het is in het geval van een artikel 7(1)(f)-bezwaar nauwelijks relevant, welke waren en/of diensten er onder het desbetreffende teken worden aangeboden. Artikel 7(1)(f) tracht te voorkomen, dat consumenten ongevraagd in het economische verkeer aan obsceen taalgebruik worden blootgesteld. Of “fuck/fack it” nu voor culturele activiteiten of voor pootaardappelen wordt aangevraagd, is dan niet relevant.

Een uitzondering vormde de beslissing van de Grand Board van 6 juli 2006 in de zaak R0495/2005-G

4. Het teken is in Nederland in het Handelsregister van de KvK ingeschreven.

Dit argument is niet steekhoudend en wel om twee redenen.

Ten eerste zijn inschrijvingen in registers in EU-lidstaten slechts van zeer beperkte invloed op de beoordeling van Uniemerken en ten tweede kan men een vermelding in het handelsregister uit merkenrechtelijk oogpunt niet met een inschrijving als merk vergelijken.

• Samenvatting

1. FACK IT is voor iedereen met enige kennis van het Engels een directe verwijzing naar de obscene verwensing “Fuck it!”. Voor de vele toepassingen zie bijvoorbeeld:

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fuck%20it

2. Voor het beoordelen van een linguïstisch vergrijp tegen de goede zeden of manieren is de gemiddelde consument, die noch zeer gevoelig noch zeer gehard is, als uitgangspunt te nemen. Daar bezwaren op basis van artikel 7(1)(f) VUM bijna altijd absoluut zijn, zijn de waren en diensten, waarvoor een dergelijk teken wordt aangevraagd, nauwelijks relevant.

3. Het teken is derhalve voor alle waren en diensten aanstootgevend en beledigend en wordt hierbij volledig geweigerd. Artikel 7(1)(f) en artikel 7(2) Verordening inzake Uniemerk (VUM) zijn van toepassing.

• Beroepsmogelijkheid

Uit hoofde van artikel 59 VUM hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 60 VUM moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld en een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden worden ingediend.

Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn, zodra de beroepstaks van EUR 720,00 is betaald.

Robert KLIJN BRINKEMA