OPPOSIZIONE N. B 2 723 917

Stefano Ricci S.p.A., Via Faentina, 171, 50010 Fiesole (Firenze), Italia (opponente), rappresentata da Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci, Via della Scala, 4, 50123 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Ricci International S.r.l., Via del Rubino, 15, 58100 Grosseto (GR), Italia (richiedente), rappresentata da Aico Brevetti S.r.l. - Ufficio per la Proprietà Intellettuale, Via Masaccio, 87, 50132 Firenze, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/02/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 723 917 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 989 107 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 989 107 per il marchio denominativo ‘RRD ROBERTORICCIDESIGNS’. L’opposizione si basa, inter alia, sulle registrazioni di marchio italiano n. 1 448 758 e n. 1 663 810 entrambe per il marchio denominativo ‘STEFANO RICCI’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera  b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

In data 21/11/2017 la divisione d’Opposizione ha emanato una decisione che ha comportato il rigetto del marchio per tutti i prodotti impugnati.

La decisione è stata impugnata e la Commissione di ricorso si è pronunciata sul caso R 149/2018‑5 in data 11/10/2018. La decisione della Commissione di ricorso ha annullato la decisione impugnata e il caso è stato rinviato alla divisione d’Opposizione per il proseguimento della procedura. La Commissione di ricorso ha ritenuto che la divisione di Opposizione non avesse preso in considerazione alcuni degli argomenti del richiedente.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione ai marchi italiani anteriori n. 1 448 758 e n. 1 663 810.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

1) Marchio italiano anteriore n. 1 448 758

Classe 9: Occhiali (per uomo).

Classe 18: Borse; borselli; borse da viaggio; portafogli; portamonete; valigie (per uomo).

Classe 25: Cravatte; camicie; foulards; giacche; giacconi; cappotti; cinture; calzature; maglieria; calzetteria; il tutto per uomo.

2) Marchio italiano anteriore n. 1 663 810

Classe 28 Borse per il cricket; trolley per borse da golf; borse adatte per gli sci da neve; borse per mazze da golf con o senza ruote; alianti giocattolo; apparecchi lancia palle da tennis; apparecchi per giochi; archi da caccia; archi per scoccare frecce; armadietti per bersagli per il gioco delle freccette; armi per la scherma; astucci per accessori di gioco; astucci per freccette; astucci per palline da tennis; attacchi da snowboard; attacchi per gli sci da neve; attacchi per sci alpini; attrezzatura ginnica ad azionamento manuale; attrezzatura per il gioco del biliardo; attrezzatura per il tiro all'arco; attrezzi per esercizi fisici; attrezzi per rispintare il tappeto erboso [accessori da golf]; bandiere da golf [articoli sportivi]; bastoni da golf; bastoni da hockey; bastoni da hockey su prato; bersagli; bersagli per armi da fuoco; bersagli per il gioco delle freccette; bersagli per tiro con l'arco; birilli da biliardo; birilli da bowling; bocce; bocce da bowling; bocce da gioco; borse per bocce da bowling; bridge per stecche da biliardo; canne di bastoni da golf; capanni da caccia [articoli sportivi]; carrelli per sacche da golf; carte da gioco; cestini raccoglipalle per il tennis; custodie sagomate per bastoni da golf; custodie sagomate per putter da golf; custodie sagomate per racchette da squash; custodie sagomate per racchette da tennis; custodie sagomate per sacche da golf; custodie sagomate per teste di bastoni da golf; dadi [giochi]; faretre per tiro con l'arco; ferri da golf; fiches per il gioco del bingo; fiches per il poker [articoli da gioco]; fioretti per la scherma; fischietti da richiamo per la caccia; frecce giocattolo; frecce per tiro con l'arco; freccette; giocattoli; giocattoli di peluche scolpiti a mano; giocattoli di stoffa scolpiti a mano; giochi da tavolo; giochi di basket da tavolo; giochi di costruzione; giochi di dadi; giochi di dama; giochi di domino; giochi di freccette; giochi di scacchi; giochi di società; giochi di tiro al bersaglio; gioco del biliardino; guadini per palline da golf; mazze da cricket; mazze da hockey su ghiaccio; modellini di veicoli; monopattini; monosci da neve; montanti per reti da ping-pong; montanti per reti da tennis; nastri grip per bastoni da golf; nastri grip per racchette; orsacchiotti di peluche; orsi giocattolo imbottiti; palle da biliardo; palle da cricket; palle da gioco; palle da golf; palle da tennis; palle per sport di racchetta; palline da ping-pong; palloni da calcio; palloni da gioco; palloni da pallacanestro; pattini a rotelle; pattini a rotelle in linea; pattini da ghiaccio; peluche; peluches [giocattoli]; protezioni per il torace per lo sport; protezioni per la gola per uso sportivo; protezioni per le gambe [articoli sportivi]; protezioni per spalle per uso sportivo; putter da golf; racchette; racchette da neve; racchette da ping-pong; racchette da sci; racchette da tennis; racchette da squash; rastrelli per stecche da biliardo; rivestimenti di sci da neve; scacchiere; scatole per carte da gioco; sci da neve; slitte da neve per uso ricreativo; snowboard; spade per la scherma; stecche da biliardo; supporti per gesso per stecche da biliardo; tappeti per la pratica del putt [articoli da golf]; tavoli da biliardo; tavoli per tennis da tavolo; tavoli per calcio balilla; tee da golf; tende da caccia [articoli sportivi]; teste di bastoni da golf; valigette per archi da tiro; valigette per stecche da biliardo; veicoli [giocattoli].

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Occhiali; occhiali da sole; occhiali da sport.

Classe 18: Borse; borse da sport; borse da spiaggia; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borse lavorate a maglia; borsette; sacche; sacchi da sport; sacche da spiaggia; sacchi da viaggio; bagagli; valige; valigette; zaini; cartelle scolastiche; portafogli; porta-carte (portafogli); porta carte di credito (portafogli); borsellini; valigette portadocumenti; cartelle (portadocumenti); porta-biglietti da visita; porta-musica; ombrelli da sole; parapioggia; pellicce (pelli di animali).

Classe 25: Articoli di abbigliamento; articoli di abbigliamento sportivo; pantaloncini da surf; pantaloncini (costumi da bagno); costumi da bagno; costumi da spiaggia; calzoncini da bagno; sarong; indumenti da spiaggia; accappatoi da bagno; abbigliamento per il cattivo tempo e per gli sport tecnici del mare e della montagna; gilè per la pesca; giubbotti per la pesca; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento impermeabile; mute per surf; mute per sci nautico; mute per gli sport tecnici del mare; tute termiche da impiegare in ambito sportivo; tute (indumenti); tute di felpa; felpe; pantaloni di felpa; divise da atletica; Tee-shirt; Tee-shirt con collo a polo; camicie; camicie a maniche corte; camiciole; canottiere da sport; corpetti; maglie; indumenti lavorati a maglia; jerseys (indumenti); maglie sportive; maglioni; maglioni (pullover); pullover; maglieria; gilet; panciotti; canotte; gonne; minigonne a pantalone; jeans; pantaloni; leggings; leggings (pantaloni); pantaloncini; calzoncini; indumenti confezionati; fodere confezionate (parti di indumenti); gabardine (indumenti); camici; grembiuli; grembiuli abiti; livree; toghe; uniformi polsini (abbigliamento); abiti; abiti (completi); abiti (scamiciati); abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; giacche; giacche di piumino; giacconi; cappotti; soprabiti; sopravvesti; giubbi; mantelline; parka; poncho; scialli; pellicce; colletti (indumenti); colli finti (colletti staccabili); pellicce indumenti; cinture (abbigliamento); cinture portafoglio (abbigliamento); fazzoletti da taschino (abbigliamento); cravatte; cravatte lavallière; bretelle; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta (abbigliamento); carcasse di cappelli; bandane (foulards); foulards (fazzoletti); berretti; berrette (cuffie); cuffie da bagno; cuffie per la doccia; calotte; cappucci (abbigliamento); copricapo (cappelleria); turbanti; veli (indumenti); fasce per la testa (abbigliamento); paraorecchie (abbigliamento); visiere (cappelleria); visiere di berretto; maschere per dormire; boa (pelliccia da collo); girocollo (sciarpe); sciarpe; sciarpe da collo; guanti (abbigliamento); manicotti (abbigliamento); biancheria intima; mutande; mutandine (slip); mutandine per bebè; corredini da neonato; bavaglini non di carta; culottes (biancheria intima); giarrettiere; reggicalze da donna; reggiseni; body (giustacuori); busti; copribusti; corsaletti; guaine (sottovesti); sottovesti (indumenti intimi); sottogonne; biancheria personale antisudorifica; pigiama; vestaglie; collants; calzini; calze; calze antisudorifiche; scaldamuscoli; abbigliamento e guanti per il windsurf; per gli aquiloni da mare; per lo sci e il doposci; guanti da sci; guanti per lo sport; costumi da carnevale; scarpe; scarpe da spiaggia; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; calzature; calzature per il tempo libero; calzature per lo sport; antisdrucciolevoli per calzature; calosce (soprascarpe di gomma); gambali di stivali; ghette; pantofole; ciabattine infradito; sandali; sandali da bagno; zoccoli (calzature); suole; tacchi; tomaie; ferramenti per calzature.

Classe 28: Articoli sportivi ovvero aquiloni; aquiloni senza coda; aquiloni e tavole per il kiteboarding; tavole da windsurf; tavole da surf; tavole a vela; tavole da swimboard; monosci; sci d'acqua, e apparati per altri sport d'acqua compresi in questa classe; code per aquiloni; corde per aquiloni; impugnature per aquiloni; fili per aquiloni; rocchetti per aquiloni; parti di aquiloni; alberi e boma per tavole da windsurf e tavole a vela; imbracature per tavole a vela; pinne da nuoto; pinne da sci d'acqua; pinne per tavole da surf; pinne per tavole da windsurf; pinne per le tavole da bodyboard; pinne per tavole a vela; attacchi e comandi per i suddetti prodotti; pedane e fermapiedi per tavole da surf, da parakiting, tavole da windsurf, tavole a vela; borse per articoli sportivi, ovvero borse da trasporto per tavole da kiteboarding; borse da trasporto per tavole da surf; borse da trasporto per tavole da windsurf; borse da trasporto per tavole a vela; borse da trasporto di tavole per sci e monosci; guanti speciali per gli aquiloni da mare, per il windsurf, e per altri sport acquatici, non compresi in altre classi; parti, componenti e accessori di funzionamento per aquiloni, tavole per il kiteboarding, tavole da windsurf, tavole da surf, tavole a vela, tavole da swimboard, monosci e sci d'acqua, compresi in questa classe.

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine “ovvero”, utilizzato nell’elenco dei prodotti del richiedente per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto o servizio ed una categoria più ampia di prodotti, ha una funzione escludente e limita la portata della protezione ai soli prodotti specificamente indicati.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 9

I prodotti contestati occhiali; occhiali da sole; occhiali da sport includono o si sovrappongono in parte con gli occhiali (per uomo) del marchio anteriore n.1 dell’opponente, in quanto sono tutti occhiali. Pertanto, sono considerati identici.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati borse; borse da sport; borse da spiaggia; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borse lavorate a maglia; borsette; sacche; sacchi da sport; sacche da spiaggia; sacchi da viaggio; bagagli; valige; valigette; zaini; cartelle scolastiche; portafogli; porta-carte (portafogli); porta carte di credito (portafogli); borsellini; valigette portadocumenti; cartelle (portadocumenti); porta-biglietti da visita; porta-musica sono identici ad alcuni dei prodotti nella classe 18 dell’opponente dal momento che sono contenuti in entrambe le liste di prodotti, altri sono inclusi o si sovrappongono.

I prodotti contestati ombrelli da sole; parapioggia sono dispositivi per la protezione dalle intemperie e per proteggersi dal sole. Essi sono dissimili dai prodotti coperti dai marchi anteriori dell’opponente. Tali prodotti differiscono in natura e scopo e non sono complementari né in competizione tra loro.

Le pellicce (pelli di animali) non sono simili a prodotti coperti dai marchi anteriori dell’opponente. Si tratta di materiali grezzi. Va osservato al riguardo che il solo fatto che un prodotto sia utilizzato per la fabbricazione di un altro non è sufficiente di per sé per concludere che i prodotti sono simili. In effetti, la loro natura, il loro scopo, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere diversi.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati articoli di abbigliamento; articoli di abbigliamento sportivo; pantaloncini da surf; pantaloncini (costumi da bagno); costumi da bagno; costumi da spiaggia; calzoncini da bagno; sarong; indumenti da spiaggia; accappatoi da bagno; abbigliamento per il cattivo tempo e per gli sport tecnici del mare e della montagna; gilè per la pesca; giubbotti per la pesca; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento impermeabile; mute per surf; mute per sci nautico; mute per gli sport tecnici del mare; tute termiche da impiegare in ambito sportivo; tute (indumenti); tute di felpa; felpe; pantaloni di felpa; divise da atletica; Tee-shirt; Tee-shirt con collo a polo; camicie; camicie a maniche corte; camiciole; canottiere da sport; corpetti; maglie; indumenti lavorati a maglia; jerseys (indumenti); maglie sportive; maglioni; maglioni (pullover); pullover; maglieria; gilet; panciotti; canotte; gonne; minigonne a pantalone; jeans; pantaloni; leggings; leggings (pantaloni); pantaloncini; calzoncini; indumenti confezionati; fodere confezionate (parti di indumenti); gabardine (indumenti); camici; grembiuli; grembiuli abiti; livree; toghe; uniformi polsini (abbigliamento); abiti; abiti (completi); abiti (scamiciati); abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; giacche; giacche di piumino; giacconi; cappotti; soprabiti; sopravvesti; giubbi; mantelline; parka; poncho; scialli; pellicce; colletti (indumenti); colli finti (colletti staccabili); pellicce indumenti; cinture (abbigliamento); cinture portafoglio (abbigliamento); fazzoletti da taschino (abbigliamento); cravatte; cravatte lavallière; bretelle; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta (abbigliamento); carcasse di cappelli; bandane (foulards); foulards (fazzoletti); berretti; berrette (cuffie); cuffie da bagno; cuffie per la doccia; calotte; cappucci (abbigliamento); copricapo (cappelleria); turbanti; veli (indumenti); fasce per la testa (abbigliamento); paraorecchie (abbigliamento); visiere (cappelleria); visiere di berretto; maschere per dormire; boa (pelliccia da collo); girocollo (sciarpe); sciarpe; sciarpe da collo; guanti (abbigliamento); manicotti (abbigliamento); biancheria intima; mutande; mutandine (slip); mutandine per bebè; corredini da neonato; bavaglini non di carta; culottes (biancheria intima); giarrettiere; reggicalze da donna; reggiseni; body (giustacuori); busti; copribusti; corsaletti; guaine (sottovesti); sottovesti (indumenti intimi); sottogonne; biancheria personale antisudorifica; pigiama; vestaglie; collants; calzini; calze; calze antisudorifiche; scaldamuscoli; abbigliamento e guanti per il windsurf; per gli aquiloni da mare; per lo sci e il doposci; guanti da sci; guanti per lo sport; costumi da carnevale; scarpe; scarpe da spiaggia; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; calzature; calzature per il tempo libero; calzature per lo sport; calosce (soprascarpe di gomma); gambali di stivali; ghette; pantofole; ciabattine infradito; sandali; sandali da bagno; zoccoli (calzature); suole; tacchi; tomaie; ferramenti per calzature sono identici o simili alle cravatte, camicie, foulards, giacche, giacconi, cappotti, cinture, calzature, maglieria, calzetteria, il tutto per uomo dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati o viceversa o comunque, anche se certi articoli non sono per uomo e sono articoli per lo sport, non espressamente coperti dal diritto anteriore, sono tutti articoli di abbigliamento, che condividono produttori, canali di distribuzione e punti vendita, natura e destinazione.

I restanti prodotti antisdrucciolevoli per calzature; gambali di stivali; tacchi; tomaie; ferramenti per calzature non sono simili ai prodotti dell’opponente. Va osservato al riguardo che il solo fatto che un prodotto sia utilizzato per la fabbricazione di un altro non è sufficiente di per sé per concludere che i prodotti sono simili. In effetti, la loro natura, il loro scopo, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere diversi.

Prodotti contestati in classe 28

I prodotti contestati borse per articoli sportivi, ovvero borse da trasporto per tavole da kiteboarding; borse da trasporto per tavole da surf; borse da trasporto per tavole da windsurf; borse da trasporto per tavole a vela; borse da trasporto di tavole per sci e monosci sono simili ad alcuni prodotti del marchio anteriore n. 2 dell’opponente quali borse per il cricket; borse adatte per gli sci da neve; borse per mazze da golf con o senza ruote. Tali prodotti hanno una natura e scopo simile. Inoltre, possono dirigersi al medesimo pubblico sebbene vengano utilizzate in relazione a diversi sport, possono trovarsi negli stessi punti vendita e avere la stessa origine commerciale.

I prodotti contestati guanti speciali per gli aquiloni da mare, per il windsurf, e per altri sport acquatici, non compresi in altre classi sono simili alle protezioni per il torace per lo sport; protezioni per la gola per uso sportivo; protezioni per le gambe [articoli sportivi]; protezioni per spalle per uso sportivo del marchio anteriore n. 2 dell’opponente. Tali prodotti hanno un scopo simile. Inoltre, possono coincidere in pubblico, canali di distribuzione e origine commerciale.

I rimanenti prodotti contestati sono articoli sportivi utilizzati per alcune discipline sportive in particolare per gli sport acquatici. Tali prodotti sono simili alle protezioni per il torace per lo sport; protezioni per la gola per uso sportivo; protezioni per le gambe [articoli sportivi]; protezioni per spalle per uso sportivo del marchio anteriore n. 2 dell’opponente. Tali prodotti possono essere complementari tra loro e dirigersi al medesimo pubblico. Inoltre, possono coincidere in canali di distribuzione e origine commerciale.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

3. I segni

STEFANO RICCI	RRD ROBERTORICCIDESIGNS
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore ‘STEFANO RICCI’ sarà percepito come un nome maschile italiano ed un cognome italiano. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

Con riferimento al segno impugnato sebbene la dicitura ‘ROBERTORICCIDESIGNS’ sia un elemento verbale unico, si ritiene che il pubblico italiano identificherà gli elementi ‘ROBERTO’, ‘RICCI’ e ‘DESIGNS’. ‘ROBERTO’ sarà percepito come un nome maschile italiano, ‘RICCI’ come un cognome italiano e ‘DESIGNS’ come ‘DISEGNI’ posto che il termine ‘DESIGN’ è una parola inglese comunemente utilizzata nel territorio di riferimento oltre ad essere molto simile alla parola equivalente in italiano. L’elemento ‘RRD’ sarà percepito come acronimo dei summenzionati termini.

Tenendo a mente che i prodotti relativi sono occhiali; articoli di pelletteria e ombrelli; articoli di abbigliamento ed articoli sportivi, si ritiene che l’elemento ‘DESIGNS’ è non distintivo per i prodotti rilevanti.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono in termini di ‘RICCI’. Tuttavia, essi differiscono in ‘STEFANO’ del marchio anteriore e ‘RRD’, ‘ROBERTO’ e ‘DESIGNS’ (che tuttavia è non distintivo) del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile essi sono simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. Il grado di attenzione del pubblico può variare da medio a alto.

I segni presentano sufficienti somiglianze sotto il profilo visuale, fonetico e concettuale, posto che riproducono lo stesso cognome ‘RICCI’. Occorre rilevare che, per quanto riguarda specificamente il territorio italiano, in linea generale il consumatore di riferimento tenderà ad attribuire maggiore valore distintivo al cognome rispetto al nome di battesimo, incluso per un cognome non cosi raro quale ‘RICCI’, come mostrato dalle prove presentate dal richiedente. Ciò è tanto più vero nella specie, in cui i due nomi di battesimo STEFANO e ROBERTO sono comuni in Italia e, pertanto, gli sarà attribuito un ruolo differenziatore senz’altro minore rispetto al comune elemento rappresentato dal cognome. In proposito, deve anche rilevarsi che, per accertare l’esistenza di un rischio di confusione, è sufficiente che, a causa della posizione distintiva autonoma conservata dall’elemento comune nel marchio contestato, il pubblico italiano attribuisca altresì al titolare di tale marchio l’origine dei prodotti contrassegnati dal segno anteriore (06/10/2005, C-120/04, ‘Thomson Life’).

La richiedente sostiene che il cognome ‘RICCI’ è diffuso in Italia, riducendo così il rischio di confusione tra i segni e ha presentato estratti di siti internet contenenti dati relativi alla diffusione del cognome ‘RICCI’ a sostegno dei suoi argomenti.

La richiedente cita i casi T-97/05 del 12/07/2006, ‘MARCOROSSI’, e T-169/03 del 01/03/2005, ‘SISSI ROSSI’, dove si è considerato che i marchi in conflitto per prodotti di abbigliamento non sono confondibili nonostante la presenza in entrambi del patronimico ‘ROSSI’, essendo stato quest’ultimo riconosciuto come il cognome più diffuso in Italia.

Tuttavia, tale conclusione non può essere applicata nel caso di specie. Infatti, sebbene RICCI non sia considerato un cognome inusuale, la sua diffusione non può essere equiparata a quella del cognome ‘ROSSI’, come mostrato dalle prove fornite da entrambe le parti sull’uso del cognome ‘RICCI’ in Italia. Ad ogni modo, nella fattispecie, occorre rilevare che il pubblico italiano, percependo i marchi nel loro insieme, noterà in entrambi i segni la presenza dello stesso patronimico. Pertanto si è considerato che globalmente i segni sono simili in un grado medio.

Inoltre, la richiedente sostiene che il marchio impugnato gode di notorietà sul mercato italiano e ha presentato delle prove a sostegno della sua rivendicazione.

A tal riguardo, la Divisione d’Opposizione ricorda che il diritto ad un marchio ha inizio alla data in cui il marchio è depositato e non prima, e da tale data il marchio deve essere esaminato in relazione a un procedimento di opposizione. Pertanto, nel valutare se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente.

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene inoltre di essere titolare di diverse registrazioni contenenti ‘RRD’ e ‘ROBERTO RICCI’ nell’Unione europea e in Italia, alcune delle quali coesistenti con i marchi anteriori dell’opponente.

Secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l’eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l’Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia, siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell’Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T 31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell’Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall’Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.

È quindi solo in speciali circostanze che la divisione d’Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell’Unione come un’indicazione dell’«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell’opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l’ipotesi dell’esistenza di un rischio di confusione.

Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad un’indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.

La Divisione d’Opposizione rileva inoltre come l'assenza del rischio di confusione può essere desunta soltanto dal carattere «pacifico» della coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato in questione (sentenze del 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82; dell'08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; del 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Orbene il presente procedimento d’opposizione, cosi come quello relativo all’opposizione B 2 329 012, che ha coinvolto le stesse parti, sono indizi di una coesistenza tutt’altro che «pacifica» dei marchi in questione.

Pertanto, in mancanza di argomenti e prove convincenti, la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

Il richiedente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dal richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento. In particolare, il richiedente ha fatto riferimento a una decisione della Divisione di Opposizione nel procedimento B 2 329 012. Nella suddetta decisione si stabiliva che non era dimostrato che l’uso del marchio ‘ROBERTO RICCI’ per i prodotti nelle classi 9 e 28 potesse costituire agli occhi del pubblico italiano rilevante un uso indebito dei marchi notori ‘STEFANO RICCI’ per i prodotti in classe 25. Tuttavia, nel presente caso i prodotti impugnati nelle classi 9 e 28 sono stati considerati simili ai prodotti dell’opponente.

Infine, occorre tenere a mente che il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente i marchi, mentre solitamente, per distinguere un segno distintivo da un altro, deve basarsi su di un ricordo vago ed impreciso degli stessi (22/06/1999, C-342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, paragrafo 26).

Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione dei marchi italiani dell’opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente e relativa ai prodotti identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su cui si fonda l’opposizione in relazione ai prodotti dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il i marchi anteriori godessero di un carattere distintivo accresciuto.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

• Registrazione di marchio italiano n. 1 560 017 per il marchio denominativo ‘STEFANO RICCI’.

• Registrazione di marchio italiano n. 1 556 072 per il marchio denominativo ‘STEFANO RICCI’.

Questi marchi sono identici a quelli che sono starti messi a confronto. Inoltre, il marchio italiano n. 1 560 017 copre uno scopo di protezione più limitato rispetto ai marchi messi a confronto mentre il marchio italiano n. 1 556 072 copre servizi quali raccolta di articoli vari, per permettere ai consumatori di prenderne visione e di acquistarli nella classe 35 che sono chiaramente dissimili dai rimanenti prodotti contestati dal momento che differiscono in natura, scopo, canali di distribuzione e origine commerciale otre a non essere né complementari né in competizione tra loro.

Il risultato non può, pertanto, essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta e in relazione a tali prodotti il rischio di confusione non sussiste.

L'esame dell'opposizione procederà ora sulla base di uno degli altri motivi addotti dall'opponente, ossia l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

Per ragioni di economia procedurale, la divisione Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 448 758, per il quale l’opponente ha rivendicato la notorietà in Italia.

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• I segni devono essere identici o simili.

• Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

• Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il richiedente afferma di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Sarà necessario esaminare l’affermazione del richiedente solo qualora le tre condizioni suddette siano soddisfatte (22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Per tale motivo, la divisione d’Opposizione si occuperà di questo aspetto alla fine, e soltanto se sarà ancora necessario.

1. Notorietà del marchio

Secondo l’opponente il marchio anteriore gode di notorietà in Italia.

La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l’intero pubblico o un segmento più specializzato.

Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 11/01/2016. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione aveva acquisito notorietà in Italia prima di tale data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti, in relazione ai quali l’opponente ha affermato l’esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti:

Classe 9: Occhiali (per uomo).

Classe 18: Borse; borselli; borse da viaggio; portafogli; portamonete; valigie (per uomo).

Classe 25: Cravatte; camicie; foulards; giacche; giacconi; cappotti; cinture; calzature; maglieria; calzetteria; il tutto per uomo.

L’opposizione è rivolta contro i rimanenti prodotti:

Classe 18: ombrelli da sole; parapioggia; pellicce (pelli di animali).

Classe 25: antisdrucciolevoli per calzature; gambali di stivali; tacchi; tomaie; ferramenti per calzature.

Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo.

In data 16/11/2016 l’opponente ha presentato prove a sostegno della rinomanza del marchio anteriore, insieme con la richiesta di mantenere confidenziale il contenuto del materiale probatorio e di non rivelarlo a terzi. La richiesta è accolta. Pertanto, la decisione fornirà una descrizione delle prove nei termini più generali, senza divulgare alcuna informazione specifica che possa violare la richiesta di confidenzialità. Le prove consistono, tra gli altri, nei seguenti documenti:

• Centinaia di articoli e annunci pubblicitari relativi al marchio “STEFANO RICCI” per vari articoli di abbigliamento per uomo, pubblicati in riviste italiane e straniere, così come quotidiani, negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. In relazione agli ultimi anni, , gli articoli sono suddivisi per paesi e, in particolare, per l’Italia la stampa citata è costituita, ad esempio, da testate quali AD Industria a Cultura, Coast Magazine, Spirito di Vino Italia, La Nazione, Il Sole 24 Ore, Il Quotidiano, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Yatch & Sail.

• Immagini di boutiques, fotografie e cataloghi.

• Copie degli indici dei cataloghi relativi alle collezioni “Stefano Ricci” autunno/inverno 2008/2009, primavera/estate 2009, autunno/inverno 2009/2010, primavera/estate 2011.

• Copia del catalogo “Stefano Ricci” della collezione 1000 Miglia 2009/2010.

• Catalogo della collezione “Stefano Ricci” autunno/inverno 2011/2012 in tributo all’artista belga Magritte.

• Catalogo della collezione “Stefano Ricci” primavera/estate 2012 in tributo al pittore Vettriano, con vari articoli di abbigliamento maschile quali cravatte, camicie, foulards, giacche.

• Copia del catalogo della collezione “Stefano Ricci - The self-portraits collection”- Tributo alla Galleria degli Uffizi (2012), in cui è riprodotta la collezione di abiti “Stefano Ricci” presentata nella Galleria degli Uffizi (uno dei più importanti musei d’Italia) in occasione del 40° anniversario della fondazione dell’azienda dell’opponente. Da tale documento si evince altresì che l’opponente ha sponsorizzato eventi d’arte nella citta di Firenze.

• Fatturato 2011-2014, Fatturato 2015 di prodotti coperti dalle classi 18 e 25 riguardo Francia, Germania e l’Italia, Fatturato consolidato 2014-2018. Tabelle riguardanti investimenti promozionali 2008-2015.

• Lista dei negozi “Stefano Ricci” nel mondo.

Nella valutazione del materiale prodotto dall’opponente, occorre in primis rilevare che le prove sono tutte relative al periodo di riferimento. Nel merito, esse mostrano che il marchio anteriore ‘STEFANO RICCI’ è stato oggetto di uso intensivo e prolungato in Italia e, altresì, di pubblicità intensa e costante e attestano che tale marchio (che corrisponde al nome del fondatore della società opponente) è generalmente conosciuto nel settore dell’abbigliamento, in Italia ove il marchio in questione gode di una posizione consolidata, al pari di altri marchi particolarmente noti, come attestato dalla varietà di articoli di stampa depositati. Nello specifico, tali articoli mostrano la fama di cui il marchio “Stefano Ricci” beneficia in Italia (per esempio, la rivista italiana “AG” del 05/01/2012 dichiara “per la prima volta in Italia un grande nome “Stefano Ricci” sceglie di realizzare il suo catalogo legandolo al mondo della pittura”, il quotidiano italiano “La Nazione” il 20/10/2011 afferma “un altro genio del design fiorentino, Stefano Ricci, inaugurerà la 26° edizione della settimana della moda di Mosca” e la rivista “Mood Europe Man” nomina “STEFANO RICCI” come uno dei sei ambasciatori del ‘made in Italy’ all’estero).

Orbene, gli importi relativi alle spese di marketing e al fatturato, i vari riferimenti nella stampa cosi come le sponsorizzazione di manifestazioni legate all’arte danno indicazioni chiare riguardo gli sforzi promozionali e pubblicitari, la natura e durata dell’uso e il successo legato al marchio anteriore, e permettono di concludere che tale marchio gode di un alto grado di riconoscibilità presso il pubblico di riferimento in Italia per i seguenti prodotti in classe 25: cravatte, camicie, foulards, giacche, giacconi, cappotti, cinture, calzature, maglieria, calzetteria, il tutto per uomo.

Per converso, sebbene alcune prove (in particolare, della pubblicità) attestino un uso in relazione ai beni restanti delle classi 9 e 18, si tratta di uso non particolarmente significativo e certamente non sufficiente a far ritenere i marchi anteriori notori in relazione a tali prodotti. Sulla base di quanto sopra, la Divisione di Opposizione conclude che i marchi anteriori italiani godono di notorietà in Italia per cravatte, camicie, foulards, giacche, giacconi, cappotti, cinture, calzature, maglieria, calzetteria, pullover, pantaloni, il tutto per uomo.

2. I segni

I segni sono già stati confrontati in precedenza nell’ambito dell’esame degli impedimenti previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

3. Il «nesso» tra i segni

Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l’esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un’associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata in varie sentenze (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l’associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tra i fattori pertinenti per l’esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 il grado di somiglianza tra i segni;

 la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante;

 il livello di notorietà del marchio anteriore;

 il carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all’uso, del marchio anteriore;

 l’esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico.

Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un “nesso” può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

Come si è concluso in precedenza il marchio anteriore è notorio in Italia per cravatte, camicie, foulards, giacche, giacconi, cappotti, cinture, calzature, maglieria, calzetteria, il tutto per uomo in classe 25.

I rimanenti prodotti contestati in relazione ai quali l’opposizione non ha avuto successo ai sensi dell’Articolo 8, paragrafo 1), lettera b), RUME, sono:

Classe 18: ombrelli da sole; parapioggia; pellicce (pelli di animali).

Classe 25: antisdrucciolevoli per calzature; gambali di stivali; tacchi; tomaie; ferramenti per calzature.

La Divisione di Opposizione ritiene che una sovrapposizione o connessione possa essere stabilita tra i prodotti anteriori in relazione ai quali la notorietà dei marchi anteriori è stata provata e i prodotti contestati, in considerazione delle somiglianze tra i segni, i marchi presentano infatti un grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale e del fatto che i prodotti in questione sono strettamente relazionati con il mondo della moda. Parte dei prodotti contestati sono accessori di moda che possono essere combinati con gli articoli di abbigliamento e i restanti sebbene normalmente siano destinati alla vendita all’ingrosso non si può escludere che possano essere anche, in certa misura, vendute al dettaglio. Infine, gli stilisti/designers di successo possono anche produrre i propri materiali di fabbricazione oltre al prodotti finito.

Ne consegue che non è improbabile che il marchio contestato richiami alla mente del

pubblico di riferimento i marchi anteriori (si veda in proposito la sentenza resa in data

27/11/2008, nel caso C-252/07, “Intel”, paragrafo 49).

La richiedente cita i casi T-97/05 del 12/07/2006, ‘MARCOROSSI’, e T-169/03 del 01/03/2005, ‘SISSI ROSSI’, dove si è considerato che i marchi in conflitto per prodotti di abbigliamento non sono confondibili nonostante la presenza in entrambi del patronimico ‘ROSSI’, essendo stato quest’ultimo riconosciuto come il cognome più diffuso in Italia.

Tuttavia, tale conclusione non può essere applicata nel caso di specie. Infatti, sebbene RICCI non sia considerato un cognome inusuale, la sua diffusione non può essere equiparata a quella del cognome ROSSI, come mostrato dalle prove (già citate) fornite sull’uso del cognome RICCI in Italia. Ad ogni modo, nella fattispecie, occorre rilevare che il pubblico italiano, percependo i marchi nel loro insieme, noterà in entrambi i segni la presenza dello stesso patronimico nonostante la presenza dei nomi STEFANO o ROBERTO. Pertanto si è considerato che globalmente i segni sono simili in un grado medio.

Prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l’importanza degli stessi, la divisione d’Opposizione ha concluso che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un’associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un “nesso” mentale tra i segni. Tuttavia, anche se un “nesso” tra i segni costituisce una condizione necessaria per l’ulteriore valutazione di un eventuale pregiudizio o indebito vantaggio, l’esistenza di un tale nesso non è di per sé, sufficiente a stabilire l’esistenza di una delle forme di pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

4. Rischio di pregiudizio

L’uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni:

• trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore;

• reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore;

• reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore.

Benché il pregiudizio o l’indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Ne consegue che l’opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l’indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l’opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

L’opponente afferma che l’uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, e recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore.

Indebito vantaggio (parassitismo)

Nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’indebito vantaggio riguarda “i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà”. In altri termini, si tratta del rischio che l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

L’opponente fonda la propria affermazione sui seguenti elementi:

L’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o notorietà del marchio, si ricollega al vantaggio goduto dal richiedente come risultato dell’uso del segno posteriore identico o simile a quello anteriore.

Essendoci una somiglianza molto elevata tra il marchio anteriore e quello contestato, il marchio contestato verrebbe a beneficiare indebitamente del potere di attrazione, della reputazione e del prestigio del marchio anteriore.

Il richiedente potrebbe in tal modo avvantaggiarsi del rilevante impegno economico sostenuto dall’opponente per creare e promuovere nel mondo l’immagine del proprio marchio. L’attività promozionale del marchio anteriore è stata svolta attraverso numerose iniziative sia in Italia che all’estero.

Con la mera adozione del marchio contestato, il richiedente verrebbe a beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dall’uso continuativo e diffuso del marchio anteriore, come anche della penetrazione nel mercato associata ad un’immagine altamente positiva e guidata da campagne pubblicitarie su vasta scala su riviste, quotidiani, e altri media sia in Italia che all’estero.

L’uso del marchio richiesto potrebbe portare alla percezione che i prodotti della richiedente originino in qualche misura dall’opponente e, quindi, potrebbe facilitare il marketing dei prodotti coperti dal marchio del richiedente. Ne consegue che il marchio contestato potrebbe beneficiare slealmente della reputazione del marchio opponete, perché sembra inevitabile che l’immagine del marchio anteriore sarà trasferita ai prodotti commercializzati con il marchio contestato. In tal modo, il segno contestato riceverebbe una ‘spinta’ indebita come risultato del suo essere collegato al marchio dell’opponente nella mente dei consumatori.

Con riferimento ombrelli da sole; parapioggia questi sono accessori che possono essere distribuiti da stilisti/designers di successo che realizzano abbigliamento di moda e possono essere combinati tra loro. Tali prodotti si dirigono inoltre al medesimo pubblico, ovvero il pubblico in generale. In relazione, alle pellicce, queste vengono utilizzate per la produzione e realizzazione di articoli di abbigliamento. Gli antisdrucciolevoli per calzature; gambali di stivali; tacchi; tomaie; ferramenti per calzature sono parti di calzature. Le tomaie sono pezzi di cuoio che formano la parte superiore della scarpa, fasciando il piede. Gli antisdrucciolevoli impediscono o limitano la possibilità di sdrucciolare della calzatura. I gambali sono la parte dello stivale che fascia la gamba. I tacchi sono le parti rialzate della suola delle scarpe. I ferramenti sono accessori per calzature. Si tratta pertanto di prodotti che sono strettamente relazionati con il mondo della moda. Inoltre, sebbene normalmente tali prodotti siano destinati alla vendita all’ingrosso non si può escludere che possano essere anche, in certa misura, vendute al dettaglio. Infine, gli stilisti/designers di successo possono anche produrre i propri materiali di fabbricazione oltre al prodotti finito.

In considerazione del nesso con il marchio anteriore e l’associazione che si produrrà nella mente del consumatore nel territorio di riferimento, il marchio impugnato trarrà un vantaggio indebito poiché la commercializzazione dei prodotti della richiedente saranno facilitate in quanto si beneficeranno della reputazione del marchio anteriore. In ragione della reputazione del marchio anteriore e le summenzionate somiglianze tra i segni, la Divisione d’Opposizione è del parere che l’uso del marchio impugnato potrebbe incoraggiare il pubblico a comprare i prodotti impugnati in ragione della associazione che verrebbe fatta con il marchio anteriore e il valore commerciale attribuito alla sua notorietà e carattere distintivo.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea,«[…] quanto alla violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, nella misura in cui ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore, detta violazione deve essere verificata avendo riguardo al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto».

(27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)

Alla luce di quanto sopra esposto, la divisione d’Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

5. Giusto motivo

Come detto in precedenza, il richiedente afferma di avere un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato. vale a dire, il diritto in capo alla stessa di utilizzare il nome e cognome del fondatore Roberto Ricci quale segno distintivo commerciale nel rispetto della correttezza professionale, come avviene nel caso di specie alla luce delle notevoli differenze tra i due marchi in questione, apprezzabili dal pubblico, e delle modalità originali e distintive di comunicazione del proprio nome che la richiedente ha adottato, tenendo conto inoltre della coesistenza pluriennale dei due segni in conflitto. L’opponente, per contro, sostiene che ci sono dei marchi di gran lunga anteriori rispetto a quelli usati dalla richiedente e che il richiedente abbia identificato i suoi prodotti tecnici per il surf nel corso degli anni principalmente con la sigla ‘RDD’.

Interpretando l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/104 (il cui tenore legislativo è essenzialmente identico a quello dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE), la Corte ha stabilito che il titolare di un marchio notorio può essere obbligato, in forza di un «giusto motivo» ai sensi di tale disposizione, a tollerare l’utilizzo da parte di un terzo di un segno simile a tale marchio per un prodotto identico a quello per il quale tale marchio è stato registrato, qualora sia assodato che tale segno è stato utilizzato anteriormente alla registrazione del medesimo marchio e l’utilizzo fatto per il prodotto identico ha avuto luogo in buona fede (sentenza del 06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer e de Vries, EU:C:2014:49, § 60).

La giurisprudenza che segue dimostra che può sussistere un giusto motivo, laddove il richiedente rilevi che non gli si possa ragionevolmente imporre di astenersi dall’uso del marchio (ad esempio, perché si tratta di un uso generico del segno per indicare il tipo di prodotti e servizi, con termini generici o mezzi figurativi generici), o laddove abbia acquisito diritti specifici di utilizzare il marchio per i prodotti e servizi (ad esempio, se dimostra che un accordo di coesistenza gli permette di utilizzare il segno).

La condizione del giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all’interno e/o all’esterno del territorio di riferimento dell’Unione europea, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito sul quale ha la precedenza il deposito del marchio dell’opponente (23/11/2010, R 240/2004-2 – WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; e del 15/06/2009, R 1142/2005-2 (fig.) marie claire / MARIE CLAIRE et al.). Il solo uso del segno non è sufficiente: ciò che si deve dimostrare è un valido motivo che giustifichi tale uso.

L’affermazione del richiedente non può considerarsi fondata. Il fatto che il cognome del richiedente sia RICCI non è sufficiente per costituire un giusto motivo per l'uso del marchio richiesto, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (22/01/2015, T-322/13, KENZO, EU:T:2015:47, § 47).

Parimenti l’asserita coesistenza pluriennale sul mercato, che è sta già trattata anteriormente nel contesto del rischio di confusione, appare inidonea a costituire un giusto motivo ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

In considerazione di quanto sopra, la divisione d’Opposizione ritiene che il richiedente non sia riuscito a stabilire un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

6. Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, l’opposizione è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che il marchio deve essere respinto per i restanti prodotti impugnati.

Dal momento che l’opposizione è stata accolta integralmente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, RMUE, non è necessario esaminare i rimanenti impedimenti e diritti anteriori sulla cui base l’opposizione è stata formata.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.