OPPOSIZIONE N. B 2 697 772

Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano, Via XX Settembre, 36, 58054, Scansano (GR), Italia (opponente), rappresentato da Studio Legale Bird & Bird, Via Borgogna, 8, 20122, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Giovanni Vagnoni, C. da Canali 23, 63065, Ripatransone (AP), Italia (richiedente), rappresentato da Orsingher Ortu - Avvocati Associati, Via Privata Fratelli Gabba 3, 20121, Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/05/2021, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 697 772 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi nelle Classi 33 e 43 della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 042 708 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla Denominazione di Origine Protetta dell’Unione europea e italiana “Morellino di Scansano” e sulla Denominazione di Origine Protetta dell’Unione europea e italiana “Morellino”, entrambe per vino. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 4, lettera a) RMUE (ora articolo 8, paragrafo 6 RMUE).

Nota preliminare

L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 4, lettera a) RMUE. Il regolamento 2015/2424 che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea (regolamento modificativo) ha introdotto l’articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009 come motivo di opposizione specifico per le IG. L’articolo 8, paragrafo 4, lettera a) RMUE corrisponde dal 01/10/2017 all’articolo 8, paragrafo 6, RMUE e come tale verrà considerato nel prosieguo della presente decisione.

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE — ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6, RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, RMUE, in seguito all’opposizione di qualunque persona autorizzata dalla legge vigente a esercitare i diritti originati da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente alla legislazione dell’Unione o alla legislazione nazionale che regola la tutela delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche:

(i) era già stata presentata una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell’Unione o alla legislazione nazionale, prima della data di domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea o della data di priorità rivendicata nella domanda, soggetta a successiva registrazione;

(ii) tale denominazione di origine o indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

Per ragioni di economia procedurale la Divisione d’Opposizione procederà assumendo che l’opponente sia persona autorizzata ai sensi della legge applicabile a esercitare i diritti di cui alla normativa ora citata, ovvero in particolare la capacità di impedire l’uso derivante dalle Denominazioni d’Origine Protette.

1. Diritto secondo la legislazione vigente

L’opponente ha invocato le Denominazioni d’Origine Protette “Morellino di Scansano” e “Morellino” protette nell’Unione europea ai sensi del regolamento n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e protette in accordo con la legislazione italiana come base per la propria opposizione.

Le denominazioni d’origine “Morellino di Scansano” e “Morellino” protette dalla legislazione italiana sono inammissibili come base d’opposizione a causa della natura esaustiva del sistema di protezione dell'Unione europea che sostituisce qualsiasi protezione nazionale per lo stesso prodotto (14/09/2017, C 56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 77- 103).

L’esame dell’opposizione proseguirà in relazione alle Denominazioni d’Origine Protette in accordo con la normativa dell’Unione europea.

Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche dei vini e altri prodotti vitivinicoli protette ai sensi del regolamento n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati di prodotti agricoli ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

Ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, si intende per «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali debitamente giustificati, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 conformemente ai seguenti requisiti:

• la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

• le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

• la sua produzione avviene in detta zona geografica;

• è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.

Nel caso specifico, la Denominazione di Origine Protetta “Morellino di Scansano” numero PDO-IT-A1260 è stata registrata per vini in data 31/12/1982.

Tuttavia, per quanto riguarda la Denominazione d’Origine Protetta nell’Unione europea “Morellino”, che l’opponente ha rivendicato come tale, si rileva come lo stesso non abbia presentato alcuna prova relativa alla sua eventuale registrazione ed essa non risulti, peraltro, registrata. Pertanto, limitatamente a questo diritto anteriore l’opposizione deve essere respinta in quanto infondata.

Alla luce di quanto sopra, l’esame dell’opposizione proseguirà in relazione alla Denominazione d’Origine Protetta nell’Unione europea “Morellino di Scansano”.

2. Il diritto dell’opponente rispetto al marchio impugnato

Ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

L’opponente ha invocato l’articolo 103, paragrafo 2, lettere (a) e (b) del regolamento n. 1308/2013

Usurpazione, imitazione o evocazione (articolo 103, paragrafo 2, lettera (b) del regolamento n. 1308/2013)

Per quanto riguarda il dispositivo di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera (b) del regolamento n. 1308/2013, l’opponente sostiene che il marchio impugnato configura una imitazione, usurpazione o comunque una evocazione della DOP “Morellino di Scansano” dato che, in particolare, il pubblico posto di fronte al marchio impugnato, che identifica in concreto un vino rosso, concentrerà la propria attenzione sul termine “Morellone” che collegherà inevitabilmente alla DOP “Morellino di Scansano” e al relativo vino rosso, noto e tutelato anche solo come “Morellino”.

Né il RMUE né i regolamenti UE definiscono il significato di «usurpazione», «imitazione» o «evocazione». Il termine «evocazione» richiede meno dell'«imitazione» o dell'«usurpazione» (cfr. le conclusioni dell’avvocato generale del 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33). Tuttavia, l’Ufficio considera i termini «imitazione» ed «evocazione» sostanzialmente come due corollari dello stesso concetto. Il marchio «imita» (simula, riproduce elementi di, ecc.), con la conseguenza che il prodotto designato dalla DOP/IGP viene «evocato» (richiamato alla mente). In larga misura, pertanto, sono concetti strettamente correlati.

Secondo la Corte, il concetto di «evocazione» riguarda una situazione in cui il termine usato per designare un prodotto incorpora parte di una denominazione protetta cosicché, quando il consumatore è messo di fronte al nome del prodotto, l’immagine attivata nella sua mente è quella del prodotto la cui denominazione è protetta (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, C‑132/05, Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 44).

È importante sottolineare che i regolamenti UE proteggono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine nell’intero territorio dell’Unione europea. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, tenuto conto della necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme di dette IGP/DOP in tale territorio, si deve ritenere che la nozione di consumatore riguardi il consumatore europeo e non soltanto un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all’evocazione dell’IGP/DOP protetta (C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 27).

Il marchio impugnato è il marchio figurativo . L’opponente sostiene che il termine “Morellone” presente in esso possa dare origine, in particolare, ad un’evocazione della PDO “Morellino di Scansano”.

Senza che sia necessario entrare nel merito della natura e della diversa rilevanza che possiedono i vari elementi che compongono la PDO “Morellino di Scansano”, la Divisione d’Opposizione ritiene sia di cruciale importanza, innanzitutto, definire le caratteristiche, il significato e l’origine del termine “Morellone” e il modo in cui esso possa essere percepito dai consumatori nel contesto del marchio impugnato e di conseguenza in cui esso possa essere utilizzato dagli operatori di mercato nella normale prassi commerciale.

Il termine “Morellone” possiede molteplici significati. Innanziuttto, come indicato dal richiedente nelle proprie osservazioni del 05/12/2018, il morellone è un colore, che l’Enciclopedia Treccani alla voce “colore” definisce come […] un’ocra rosso-bruna […].

Tuttavia, il significato che più rileva ai fini del presente caso è quello che lo vede associato al nome di un vitigno di origine toscana, il Morellone per l’appunto.

In data 28/12/2016 detto vitigno è stato ammesso al Registro nazionale delle varietà di vite istituito presso il Ministero italiano delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (informazioni attinte in data 12/02/2019 alla pagina http://catalogoviti.politicheagricole.it/result.php?codice=854). La scheda contenente le fonti storiche relative al vitigno Morellone offre informazioni dettagliate circa la sua origine e la sua diffusione. Esso risulta coltivato in prevalenza nella provincia di Arezzo, nel Casentino, e viene citato in varie pubblicazioni della fine del Diciannovesimo Secolo e dei primi decenni del Ventesimo Secolo.

Alla luce della natura del termine Morellone è evidente si tratti quindi, nel contesto del marchio impugnato, di un elemento meramente descrittivo, il quale oggettivamente indica un vitigno dalle cui uve si può produrre vino rosso.

La presenza del termine Morellone avrebbe quindi una funzione descrittiva e di carattere informativo, pienamente legittima all’interno del marchio de quo e non in grado di generare nella mente dei consumatori un chiaro e diretto collegamento con la Denominazione di Origine Protetta “Morellino di Scansano” sulla quale si basa l’opposizione. Ne consegue che sia da escludere qualsivoglia associazione di idee quanto all’origine del prodotto dato che il termine Morellone, che come visto è oggettivamente, tra le altre cose, il nome di un vitigno, non può per sua natura dar luogo ad un nesso con il prodotto che fruisce della denominazione. Ciò anche senza prendere in esame, come rilevato poc’anzi, la natura degli elementi che costituiscono la Denominazione di Origine Protetta né la questione dibattuta tra le parti nel presente procedimento se “Morellino” sia o meno la parte geograficamente significativa della DOP.

Tantomeno la presenza del termine Morellone pare atta a fornire indicazioni false sull’origine geografica dei prodotti, con il risultato di beneficiare della qualità percepita della DOP. Al contrario, il suddetto termine provvede uno specifico tipo di informazione del tutto legittima all’interno di un marchio.

Stando così le cose, è quindi evidente che non si possa configurare, da parte del marchio impugnato, alcuna usurpazione, imitazione o evocazione, trattandosi di un marchio contenente, tra le altre cose, la semplice indicazione del nome di un vitigno italiano, circostanza del tutto banale quando si tratta di marchi che coprono prodotti quali i vini o servizi che hanno ad oggetto gli stessi.

Uso commerciale diretto o indiretto (articolo 103, paragrafo 2, lettera (a) del regolamento n. 1308/2013)

Al fine di stabilire se si possa configurare o meno l’uso diretto o indiretto di una indicazione geografica, la Divisione d’Opposizione deve valutare se la domanda di marchio contiene la Denominazione di Origine Protetta nella sua interezza o un termine che possa essere considerato fortemente simile da un punto di vista fonetico e/o visivo.

Secondo la Corte, l’utilizzo del termine uso richiede, per definizione, che il segno controverso faccia uso della stessa indicazione geografica protetta, nella forma in cui quest’ultima è stata registrata o, quanto meno, in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest’ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno controverso risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile (07/06/2018, C‑44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 29).

Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente nelle proprie osservazioni prodotte in data 01/10/2018, è evidente che la mera coincidenza di soltanto alcune delle lettere che formano l’elemento “Morellone” presente nel marchio impugnato e il primo elemento della DOP “Morellino di Scansano” permetta di escludere in tutta sicurezza un potenziale uso commerciale diretto o indiretto della DOP.

Il termine “MORELLONE” non è infatti identico a “MORELLINO di SCANSANO”, il che esclude che si verifichi il primo degli scenari delineati dalla Corte.

Per quanto riguarda il secondo scenario, ossia che il segno impugnato faccia uso della stessa indicazione geografica protetta, quanto meno, in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest’ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno impugnato risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile, pare chiaro che esso non si delinei nel presente caso.

Ciò è in particolare dovuto alla natura del termine “MORELLONE” del marchio impugnato. Se è vero infatti che esso presenta, in sé, oggettive somiglianze con il primo termine della DOP “Morellino di Scansano”, è pure vero che, per le ragioni citate nella precedente sezione, esso possiede una funzione descrittiva e di carattere meramente informativo. Nonostante la somiglianza visiva e fonetica, che peraltro è da considerarsi limitata e assai parziale, è evidente che i collegamenti tra “MORELLONE” che, si rammenta, è semplicemente una varietà di vite, e la DOP “Morellino di Scansano” siano tutt’altro che stretti e non determinino alcun legame tra i due segni, e tantomeno un legame, come definito dalla Corte, inscindibile.

In mancanza di identità completa o di una forte somiglianza fonetica e/o visiva che determini un legame inscindibile tra i segni in disputa, si deve necessariamente constatare l’infondatezza di quanto rivendicato dall’opponente in relazione a quanto disposto nell’articolo 103, paragrafo 2, lettera (a) del regolamento n. 1308/2013.

Per dovere di completezza, si rileva come l’opponente non abbia esplicitamente invocato come base della propria opposizione l’articolo 103, paragrafo 2, lettere (c) e (d) del regolamento n. 1308/2013. L’opponente non ha fornito alcun argomento sul merito. In assenza di osservazioni e prove fornite dall’opponente a riguardo, la Divisione d’Opposizione non considera applicabili i dispositivi previsti dal citato regolamento.

3. Conclusione

Considerando le differenze tra i segni in questione, e in particolare la natura meramente descrittiva del termine “Morellone”, la Divisione d’Opposizione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 8(6) EUTMR non siano soddisfatte.

Pertanto, l’opposizione non è ben fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, RMUE e deve essere respinta nella sua interezza.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Elisa ZAERA CUADRADO

Andrea VALISA

Octavio MONGE GONZALVO

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.