ENTSCHEIDUNG

der Fünften Beschwerdekammer

vom 20. Dezember 2016

In dem Beschwerdeverfahren R 995/2016-5

Mackevision Medien Design GmbH
Forststr. 7 70174 Stuttgart Deutschland	Anmelderin / Beschwerdeführerin

vertreten durch Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Deutschland

BESCHWERDE betreffend die Unionsmarkenanmeldung Nr. 15 098 106

erlässt

DIE Fünfte BESCHWERDEKAMMER

unter Mitwirkung von G. Humphreys (Vorsitzender), A. Pohlmann (Berichterstatter) und A. Szanyi Felkl (Mitglied)

Geschäftsstellenbeamter: H. Dijkema

die folgende

Entscheidung

Sachverhalt

1. Mit Anmeldung vom 11. Februar 2016 beantragte die Mackevision Medien Design GmbH („die Anmelderin“) die Eintragung der Wortmarke

TO CREATE REALITY

als Unionsmarke für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9 ‑ Computersoftware, insbesondere zur digitalen Bildgestaltung, Animation und/oder Bildbearbeitung, zur 3D-Visulisierung und/oder zur Postproduktion digitaler Bilder oder Filme;

Klasse 41 ‑ Filmproduktion einschließlich Nachbearbeitung, insbesondere von Filmen, jeweils in allen Datenformaten, insbesondere Standardtelevision und/oder High Definition Television; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, nämlich Bearbeiten von Texten und/oder Bildern zu Veröffentlichung im Internet; digitale Bildbearbeitung (auch digitale Nachbearbeitung von Bildern), jeweils in allen Formaten, insbesondere Standardtelevision und/oder High Definition Television [Foto- und Filmbearbeitung]; Produktion von Animationen; Erstellen von Animationen mit Spezialeffekten für Film und Video; Filmische Adaption und Bearbeitung; Nachbearbeitung von Musik-, Film- und Videoaufnahmen; Bearbeiten von Kinofilmen; Veröffentlichung von digitaler Video-, Audio- und Multimediaunterhaltung;

Klasse 42 ‑ Design von Computeranimationen und 3D-Visualisierungen, digitale Bildgestaltung jeweils in allen Formaten, insbesondere Standardtelevision und/oder High Definition Television; Konvertieren von Daten oder Dokumenten, insbesondere Bilder, Filme und CAD-Konstruktionsdaten auf elektronische Medien; Entwurf von Bildbearbeitungssoftware; Gestaltung von Animationen und Spezialeffekten für Dritte; Interaktives Hosting zur Ermöglichung der Online-Veröffentlichung und gemeinsamen Nutzung von eigenen Inhalten und Bildern durch den Benutzer; Digitalisierung von Ton und Bild; Entwicklung und Gestaltung von digitalen Ton- und Bildträgern.

2. Die Anmeldung wurde beanstandet, woraufhin die Anmelderin keine Stellungnahme einreichte.

3. Durch Entscheidung vom 31. Mai 2016 („die angefochtene Entscheidung“) wies die Prüferin die Anmeldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 UMV für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurück. Dabei machte die Prüferin den beschreibenden Charakter und die daraus folgende fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens geltend und stützte sich insbesondere auf die folgenden Gründe:

• Die angemeldeten Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an den Durchschnittsverbraucher als auch an Gewerbetreibende. Abhängig von der Waren- und Dienstleistungsart ist der Aufmerksamkeitsgrad durchschnittlich oder hoch.

• Da es sich bei der Markenanmeldung um einen englischen Ausdruck handelt, ist auf die Wahrnehmung des Zeichens durch die englischsprachigen Verkehrskreise abzustellen.

• Der Markenanmeldung kommt in ihrer Gesamtheit der Sinngehalt „Kreieren von Realität“ zu.

• Die in Klasse 9 angemeldeten Waren wie Computersoftware kommen bei der Bildgestaltung, Animation und/oder Bildbearbeitung zum Einsatz und sind so in der Lage virtuelle Onlinewelten zu erschaffen. Auch die in Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen, wie beispielsweise Filmproduktion, oder die in Klasse 42 angemeldeten Dienstleistungen Design von Computeranimationen und 3D Visualisierungen dienen dem Zweck, eine andere Wirklichkeit zu schaffen.

• Demzufolge vermittelt die Marke offensichtliche und direkte Informationen zur Art und Beschaffenheit der angemeldeten Waren und Dienstleistungen.

• Aufgrund ihrer rein beschreibenden Wirkung fehlt der Markenanmeldung auch das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

4. Die Anmelderin erhob gegen die angefochtene Entscheidung am 3. Juni 2016 Beschwerde und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Am 7. Juni 2016 wurde die Beschwerdebegründung eingereicht.

Beschwerdegründe

5. Die Argumente der Anmelderin in der Beschwerdebegründung können wie folgt zusammengefasst werden:

• Bei der verfahrensgegenständlichen Markenanmeldung handelt es sich um einen Slogan. Die darauf anzuwendenden Beurteilungsmaßstäbe sind im Urteil des Europäischen Gerichtshofs „Vorsprung durch Technik“ (C- 398/08) festgelegt.

• „TO CREATE REALITY“ ist keine unmittelbar beschreibende Sachaussage. Die Aussage des Slogans ist vielmehr in sich widersprüchlich, da man die Realität nicht schaffen oder erzeugen kann; man kann sie nur darstellen.

• Auch zielt der Slogan eben nicht auf eine virtuelle Phantasie-Onlinewelt ab, wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, sondern eben auf die Realität.

• Durch die Vermischung der Konzepte von „CREATE“ und „REALITY“ entsteht eine gewisse Verwirrung, die einen Denkprozess auslöst.

• Kein Mitbewerber ist darauf angewiesen, genau diesen Slogan für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen zu verwenden.

• Das scheinbar widersprüchliche Wortspiel aus „CREATE“ und „REALITY“ verschafft dem angemeldeten Slogan das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Entscheidungsgründe

6. Die Beschwerde erfüllt die Anforderungen der Artikel 58, 59 und 60 Absatz 1 UMV in Verbindung mit den Regeln 48 und 49 GMDV und ist daher zulässig.

7. Allerdings ist die Beschwerde nicht begründet.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV

8. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind Unionsmarken, die keine Unterscheidungskraft haben, d.h. Marken, die nicht geeignet sind, die konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, von der Eintragung zurückzuweisen (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware erwirbt, zu ermöglichen, bei einem späteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).

9. Was Marken anbelangt, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marken beziehen, verwendet werden, so ist ihre Eintragung nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C‑64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C‑398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19). Auch sind an diese keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Zeichen (11/12/2012, T‑22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20).

10. Dabei ist von der Rechtsprechung anerkannt, dass einem Werbeslogan dann Unterscheidungskraft zukommt, wenn er von den angesprochenen Verkehrskreisen über die reine Werbebotschaft hinaus auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann (21/01/2010, C‑398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).

11. Für die Annahme des erforderlichen Minimums an Unterscheidungskraft kann nicht verlangt werden, dass der Werbeslogan phantasievoll bzw. besonders merkfähig ist. Das Vorliegen solcher Merkmale ist allerdings gleichwohl geeignet, einem Werbeslogan Unterscheidungskraft zu verleihen (21/01/2010, C‑398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T‑301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21).

12. Allerdings weisen gewöhnliche Werbemitteilungen, die ausschließlich als bloße Werbeaussage wahrgenommen werden, den Verbraucher nicht auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hin (11/12/2012, T‑22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Dafür müssen sie eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (21/01/2010, C‑398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T‑22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).

13. Schließlich kann das Fehlen der Unterscheidungskraft bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt der fraglichen Marke den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware oder der Dienstleistung hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde Information oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder der Dienstleistung wahrgenommen werden wird (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T‑582/11 & T‑583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T‑654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).

Die angesprochenen Verkehrskreise

14. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (21/01/2010, C‑398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18).

15. In Klasse 9 ist „Computersoftware“ angemeldet. Die Konkretisierung, dass diese zur „digitalen Bildgestaltung, Animation und/oder Bildbearbeitung, zur 3D-Visualisierung und/oder zur Postproduktion digitaler Bilder oder Filme“ dient, ist aufgrund des sie einleitenden „insbesondere“ nicht abschließender Art. Die Computersoftware richtet sich damit zwar in erster Linie an Fachkreise aus dem Bereich Bildbearbeitung und Animation, aber auch an Allgemeinverbraucher, die Software aller Art im privaten Bereich einsetzen.

16. Die in Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen „Filmproduktion“ und „filmische Adaption und Bearbeitung“, „Produktion von Animationen“, „Bildbearbeitung und Nachbearbeitung von Musik-, Film- und Videoaufnahmen oder Kinofilmen“ sowie „redaktionelle Betreuung von Internetauftritten“ und schließlich die „Veröffentlichung von digitaler Unterhaltung“. Es handelt sich hierbei um Dienstleistungen, die sich in erster Linie an Fachkreise aus dem Bereich der digitalen Unterhaltung richten, wie Regisseure oder Redakteure, aber auch Film- und Soundeditoren und andere im digitalen Filmproduktionsverfahren spezialisierte Techniker.

17. Auch die in Klasse 42 angemeldeten Dienstleistungen sprechen in erster Linie Fachkreise aus dem Bereich der digitalen Unterhaltung an. So handelt es sich bei diesen Dienstleistungen, wie beispielsweise „Design von Computeranimationen und 3D-Visualisierungen“, „Entwurf von Bildbearbeitungssoftware“ oder „Gestaltung von Animationen und Spezialeffekten“ um dem künstlerischen Schaffen vorgelagerte bzw. es begleitende Dienstleistungen technischer Art.

18. Es ergibt sich jedoch aus der Rechtsprechung, dass trotz des Umstands, dass ein aus Fachleuten bestehendes Publikum im Allgemeinen eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt, diese Aufmerksamkeit gegenüber Werbebotschaften, die für ein informiertes Publikum nicht maßgebend sind, verhältnismäßig gering sein kann (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T‑582/11 & T‑583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T‑216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20). Das Gleiche trifft auf den Allgemeinverbraucher zu, wenn er mit einer reinen Werbebotschaft konfrontiert wird (17/11/2009, T‑473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T‑291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T‑609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27).

19. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 UMV ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es im Hinblick auf nur einen Teil der Europäischen Union schutzunfähig ist. Da es sich bei der angemeldeten Marke um einen Slogan handelt, der sich aus englischen Wörtern zusammensetzt, ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit auf das englischsprachige Publikum der Europäischen Union abzustellen. Dies sind vor allem die Verbraucher im Vereinigten Königreich, Irland und Malta.

Fehlende Unterscheidungskraft

20. Das angemeldete Zeichen besteht aus der Wortfolge „TO CREATE REALITY“. Die in der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegte Übersetzung „Kreieren von Realität“ wurde von der Anmelderin nicht in Frage gestellt.

21. Nach Ansicht der Beschwerdekammer gibt das Zeichen den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar zu verstehen, dass die Waren und Dienstleistungen dazu dienen, Realität, also Wirklichkeit zu kreieren. Sie versetzen also ihren Anwender in die Lage, sich eine eigene (digitale) Welt zu erschaffen, welche jedoch von derartiger Qualität und Authentizität ist, dass sie real wirkt.

22. Die genannt Bedeutung des Slogans ist naheliegend und ergibt sich ohne umschweifende Interpretationen oder Zweifel direkt aus dem angemeldeten Zeichen.

23. Wie bereits festgestellt, fallen alle Waren und Dienstleistungen in den Bereich der digitalen Unterhaltung. Diese Form der Unterhaltung bedient sich digitaler Medien wie beispielsweise Film, Animation, Video, Foto oder Musik um den Konsumenten Zerstreuung und Entspannung zu verschaffen. Regelmäßiger Bestandteil dieser Form von Unterhaltung ist der Einsatz von Technologie, entweder zur Perfektionierung des digitalen Produkts oder als entscheidendes Element desselben, wenn beispielsweise virtuelle Welten und Realitäten vollständig neu erschaffen werden.

24. Die in Klasse 9 angemeldete „Computersoftware“ dient explizit „insbesondere zur digitalen Bildgestaltung, Animation und/oder Bildbearbeitung, zur 3D-Visulisierung und/oder zur Postproduktion digitaler Bilder oder Filme“. Mit Hilfe der Software lassen sich demnach digitale Medien manipulieren, beispielsweise Bilder oder Filme bearbeiten. Der Werbeslogan bringt im Zusammenhang dieser Waren ohne weiteres zum Ausdruck, dass die Software ihrem Anwender ein schöpferisches Tätigwerden ermöglicht, indem vielfältige Bearbeitungsoptionen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig preist der Slogan aber auch die Qualität des Ergebnisses an, da die manipulierten Medien von derartiger Authentizität sind, dass sie real wirken.

25. Auch im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen, die, wie bereits festgestellt, einerseits den primär künstlerischen und organisatorischen Aspekt der digitalen Unterhaltung abdecken, nämlich die Dienstleistungen in Klasse 41, und andererseits die technischen Voraussetzungen hierzu schaffen, nämlich die Dienstleistungen in Klasse 42, wirkt der Slogan unmittelbar als rein anpreisende Werbung. So bedienen sich Filmschaffende und andere in der digitalen Unterhaltung Tätige regelmäßig Technologien, die das Produkt ihres Schaffens optimieren sollen. Dies reicht von einfachen Korrekturen, um etwa Unschärfe, falsche Beleuchtung oder unsaubere Kameraführung auszugleichen, bis hin zur vollständigen Erschaffung virtueller Szenarien, Räumlichkeiten und Welten. Die Markenanmeldung bewirbt die angemeldeten Dienstleistungen, indem sie ihnen zuschreibt, ihrem Auftraggeber eine eigene, selbstgestaltete (virtuelle) Realität zu verschaffen, die dennoch von derartiger Professionalität, Qualität und Überzeugungskraft ist, dass sie echt wirkt.

26. Auch aus ihrer sprachlichen Zusammensetzung kommt der Markenanmeldung keinerlei Originalität oder Prägnanz zu. So beschreibt der Slogan „TO CREATE REALITY“ grammatikalisch korrekt und unmittelbar den Verwendungszweck der angemeldeten Waren und Dienstleistungen: „they serve to create reality“ (zu Deutsch: „sie dienen dem Erschaffen von Realität“).

27. Zudem fällt ins Gewicht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise einem Zeichen, das ihnen nicht auf Anhieb eine für ihren Erwerbswunsch relevante Herkunfts- und/oder Bestimmungsangabe, sondern ausschließlich eine Werbeaussage vermittelt, nur wenig Aufmerksamkeit entgegenbringen. Sie halten sich nicht damit auf, den verschiedenen denkbaren Funktionen des fraglichen Zeichens nachzugehen, oder sich dieses als Marke einzuprägen (11/12/2012, T‑22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T‑126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T‑59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).

28. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das angemeldete Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen ausschließlich anpreisend und belobigend für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen verstanden wird, nämlich dahingehend, dass die Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der digitalen Unterhaltung dem Erschaffen einer vollständig authentischen (virtuellen) Wirklichkeit dienen. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die maßgeblichen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen über seinen offenkundig werbenden und anpreisenden Inhalt hinaus als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen werden, da ihm in seiner Gesamtheit keine unüblichen, unscharfen oder sonst überraschenden Bestandteile zukommen.

29. Die von der Anmelderin vorgebrachten Argumente sind nicht geeignet, dieses Ergebnis in Frage zu stellen.

30. So vertritt die Anmelderin die Ansicht, der Slogan sei verwirrend und löse einen Denkprozess aus, weil er widersprüchliche Konzepte miteinander vermische: „Realität“ sei etwas, das man nicht erschaffen könne, sondern lediglich darstellen. Dieses Spannungsverhältnis verleihe dem Zeichen Unterscheidungskraft.

31. Dem sei entgegengehalten, dass das Konzept und der Ausdruck der „virtuellen Realität“ bzw. „virtual reality“, also einer computergenerierten Wirklichkeit, in der Unterhaltungsbranche weit verbreitet ist. So werden beispielsweise – was eine offenkundige Tatsache ist – bei der Verleihung internationaler Filmpreise herausragende Leistungen in den Kategorie „visuelle Effekte“ bzw. „visual effects“ und „Tonschnitt“ bzw. „sound editing“ prämiert. Vor diesem Hintergrund erscheint es der Beschwerdekammer nicht naheliegend, dass die Verknüpfung der Konzepte „Erschaffen“ („CREATE“) und „Realität“ („REALITY“) die angesprochenen Verkehrskreise „verwirren“ bzw. einen irgendwie gearteten Denkprozess auslösen könnte. Vielmehr gehört die Erschaffung neuer Wirklichkeiten in der digitalen Unterhaltungsbranche zum täglichen Handwerk.

32. Mit Blick auf den Einwand der Anmelderin, kein Mitbewerber sei auf die Verwendung genau des angemeldeten Slogans angewiesen, sei festgestellt, dass laut ständiger Rechtsprechung die Bejahung absoluter Eintragungshindernisse, wie sie in Artikel 7 UMV niedergeschrieben sind, nicht voraussetzt, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht (04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).

33. Im Ergebnis handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen im Kontext der angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht um ein von Hause aus unterscheidungskräftiges Zeichen im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

34. Da ein Zeichen gemäß Artikel 7 Absatz 1 UMV bereits dann von der Eintragung als Unionsmarke ausgeschlossen werden kann, wenn nur eines der dort genannten Eintragungshindernisse vorliegt, erübrigt sich die Prüfung des beschreibenden Charakters der Markenanmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV (19/09/2002, C‑104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29).

35. Die Beschwerde bleibt ohne Erfolg.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen entscheidet

DIE KAMMER

wie folgt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Signed G. Humphreys

Signed A. Pohlmann

Signed A. Szanyi Felkl

Registrar: Signed H. Dijkema