Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 7 del RMUE y la regla 11, apartado 3, del REMUE

Alicante, 11/07/2016

BUFETE DEL VALLE, S.L.P. C/ Guadalquivir 22 E-28002 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	015103807
Referencia:	7553
Marca:	SEE WHAT YOU'VE BEEN MISSING
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	Oakley, Inc. One Icon Foothill Ranch, California 92610 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)

La Oficina objetó el 02/03/2016 en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 27/04/2016, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. SEE WHAT YOU’VE BEEN MISSING y los productos que protege no existe un vínculo lo suficientemente estrecho como para que el registro del signo pueda ser denegado en virtud de lo dispuesto en el apartado 1(b) y (c) y 2 del artículo 7 del RMUE. SEE WHAT YOU’VE BEEN MISSING no es una expresión habitual en el sector de los productos ópticos o gafas, con la que el público de habla inglesa se encuentre familiarizado.

2. SEE WHAT YOU’VE BEEN MISSING puede transmitir varias ideas, todas ellas encaminadas a estar atento a algún hecho que no puede pasar desapercibido, por lo que nos encontramos ante una combinación de términos que no transmite un mensaje ni suficientemente concreto ni mínimamente específico en relación con unos determinados productos o servicios en cuestión, sino que al ser perfectamente aplicable a todo tipo de actividad humana podría hacer relación a cualquier producto o servicio, y no específicamente a productos óptico o gafas. Para calificar la expresión de descriptiva sería preciso que la misma constituyese la denominación necesaria de los productos de que se trata.

3. A diferencia de lo alegado en la notificación, SEE WHAT YOU’VE BEEN MISSING no comunica o transmite cualidades positivas, sino que las sugiere. El requisito de mínima distintividad se produce en el presente caso y por tanto no resulta de aplicación la causa de denegación.

4. Esta suposición de que el signo solicitado carece de distintividad pugna abiertamente con el criterio y la práctica administrativa que la EUIPO ha venido siguiendo con respecto a marcas de estas características. El número de precedentes administrativos favorables a la tesis que esta parte sostiene es sencillamente abrumador. Sin duda alguna, el respeto al principio de igualdad de trato –que esta parte invoca en el presente caso-- debe lleva a esta Oficina a adoptar una resolución análoga en el caso que nos ocupa.

De acuerdo con el artículo 75 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

La expresión SEE WHAT YOU’VE BEEN MISSING se entiende como una frase que efectivamente se puede interpretar como ‘estar atento a algún hecho que no puede pasar desapercibido’. Sin embargo, cuando el público relevante ven la expresión en conjunto con los productos solicitados [Artículos ópticos protectores y antideslumbrantes; Gafas de sol, gafas (óptica), gafas estéticas; partes y accesorios para gafas, en concreto, lentes para gafas, patillas para gafas, estuches y soportes para gafas], lo entenderán en su significado más literal, es decir que en lugar de ‘estar atento’, el público relevante lo percibirán como ‘mira con las gafas lo que se está perdiendo’ o ‘ver lo que no se ha podido ver sin estos productos’. Los productos solicitados son precisamente los productos que facilitan a personas a ver cosas que no pueden ver sin su ayuda. Así la expresión de la marca solicitada describe el destino o propósito de los productos solicitados. Debido a esto, el público relevante no verán la expresión como una indicación de origen.

En relación con la alegación del solicitante de que nadie más hace uso de dicha expresión, “el carácter distintivo de una marca se aprecia sobre la base del hecho de que dicha marca pueda ser percibida de manera inmediata por el público pertinente como una designación del origen comercial del producto o del servicio de que se trata … A este respecto, la falta de uso previo no indica necesariamente que se tenga tal percepción.” (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Es importante recordar que para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, subrayado añadido).

De todo lo expuesto se deduce que el vínculo entre las palabras «SEE WHAT YOU’VE BEEN MISSING» contenida en la marca y los productos que se mencionan en la solicitud de registro es lo suficientemente estrecho como para que el registro del signo pueda ser denegado en virtud de lo estipulado en el artículo 7, apartado 1, letra c) y apartado 2 del RMC.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE son, en particular, aquellas que no permiten al público pertinente “repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate” (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Es el caso, concretamente, de los signos que se utilizan habitualmente para la comercialización de los productos o de los servicios de que se trate (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

No se excluye como tal el registro “de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca” (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Por lo demás, no procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signo” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Además, también constituye jurisprudencia consolidada que la manera en la que el público percibe una marca se ve influida por su nivel de atención, que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; y 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Por otro lado, el hecho de que el signo en cuestión pueda tener distintos significados, que pueda constituir un juego de palabras y que pueda ser percibido como irónico, sorprendente e inesperado no le otorga sin más carácter distintivo. Estos diferentes elementos sólo hacen que el signo tenga carácter distintivo si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos del solicitante contemplados, de tal modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos del solicitante de los que tengan otro origen comercial (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).

Tal como se señaló en la notificación de la Oficina del 02/03/2016, el público destinatario percibirá SEE WHAT YOU’VE BEEN MISSING como información promocional, la cual sólo sirve para destacar las cualidades positivas de los productos en cuestión, es decir, que ayudan a los clientes ver lo que no han podido ver sin el producto del solicitante. El consumidor lo entenderá como un mensaje promocional laudatorio, cuya función es la de describir una característica de los productos solicitados como las gafas o los artículos ópticos.

Por consiguiente, considerada en su conjunto, la marca «indíquese la marca» solicitada carece, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b) y apartado 2 del RMC, de carácter distintivo para distinguir los productos cuyo registro se solicita.

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión Europea, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Además, “…de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 015103807 para todos los productos solicitados.

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Herbert JOHNSTON