OPPOSIZIONE N. B 2 730 540

Be House S.r.l., Via Alessandro Volta, 7, 12037 Saluzzo (CN), Italia (opponente), rappresentata da Interpatent, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Dry Media Ltd, 3rd Floor - 14 Hanover Street, W1S 1YH Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentata da Francesco Rampone, Via Correggio, 43, 20149 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 06/11/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 730 540 è accolta per tutti i servizi contestati, ossia

Classe 35: Gestione commerciale di negozi, pubblicità, gestioni di affari commerciali, servizi di marketing, organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 191 604 è respinta per tutti i servizi contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 191 604 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i servizi compresi nella classe 35. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 585 650 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 35: Promozione e vendita per conto terzi di prodotti e sistemi per isolamento termico ed efficienza energetica.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: Gestione commerciale di negozi, pubblicità, gestioni di affari commerciali, servizi di marketing, organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I servizi di pubblicità e i servizi di marketing del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di promozione di prodotti e sistemi per isolamento termico ed efficienza energetica del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai summenzionati servizi del marchio anteriore.

I servizi di gestione commerciale di negozi; gestioni di affari commerciali; organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di promozione di prodotti e sistemi per isolamento termico ed efficienza energetica del marchio anteriore. Questi ultimi sono servizi che consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutti i consigli e le informazioni necessari per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

Per quanto riguarda i summenzionati servizi di gestione commerciale di negozi; gestioni di affari commerciali; organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari, essi non solo sono atti allo scopo di promuovere prodotti (organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari), ma sono servizi (gestione commerciale di negozi; gestioni di affari commerciali) prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell’esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l’analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", “di fornitura di pareri” e di "assistenza" che può risultare utile nella “gestione di un’impresa”, ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un’identità aziendale, eccetera.

Nel comparare i suddetti servizi è necessario rilevare che la promozione è uno strumento essenziale per la gestione degli affari commerciali, dal momento che fa conoscere l’impresa nel mercato. Come si è visto più sopra, lo scopo dei servizi di promozione è quello di "rafforzare la posizione del cliente nel mercato", mentre lo scopo dei servizi di gestione degli affari commerciali è quello di aiutare un’impresa ad "acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato". Non vi è una netta differenza tra il "rafforzare la posizione del cliente nel mercato" e l’aiutare un’impresa ad "acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato". È del tutto ragionevole pensare che il professionista che fornisce la propria consulenza su come gestire in modo efficiente un’impresa o un’attività commerciale in genere possa includere in tale consulenza anche le strategie promozionali, dal momento che la pubblicità svolge senza alcun dubbio un ruolo essenziale nella gestione degli affari commerciali. Inoltre, i consulenti aziendali sono in grado di offrire consulenza in materia di promozione nell’ambito dei servizi da loro prestati. Di conseguenza, il pubblico di riferimento può ritenere che i servizi in questione abbiano la medesima origine commerciale. Pertanto, essi presentano un basso livello di somiglianza.

2. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo. Esso è composto dalla dicitura “be house c.n.” riprodotta in caratteri minuscoli neri che ricordano caratteri scritti a mano posti su di una striscia irregolare grigia. I termini “be” e “house” sono separati dalla raffigurazione di un’etichetta che contiene una tavola di efficienza energetica e legata da uno spago o cordicella alla lettera “h”. Sul lato inferiore destro del marchio compaiono, in caratteri grandi all’incirca un quarto rispetto ai caratteri che li sovrastano, i termini “consulting network”.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è pure figurativo e contiene i termini “be house” riprodotti in caratteri neri minuscoli, ad eccezione della lettera “H”. Le lettere “be” e “o” presentano una leggera inclinazione verso destra. Nel mezzo della lettera “H” si trovano dodici piccoli elementi geometrici quadrati e al disopra di essa la raffigurazione stilizzata di un capello nero. Nel lato inferiore destro del marchio si trovano infine i termini “THE BESPOKE HOUSE” riprodotti in caratteri maiuscoli di assai ridotte dimensioni.

Nessuno dei termini inclusi nei segni in disputa ha un significato in italiano. Tuttavia, come peraltro rilevato dalla richiedente nelle proprie osservazioni del 24/02/2017, non si può escludere che il pubblico professionale attribuisca un significato semantico ai suddetti elementi. Il termine “BE” fa riferimento a una voce del verbo essere in lingua inglese, mentre il termine “HOUSE” sarà senz’altro riconosciuto come l’equivalente dell’italiano “casa”, anche in considerazione dell’esistenza di espressioni quali house organ, affidamento in house, o house boat che sono entrate a far parte del vocabolario allargato della lingua italiana. Le due lettere “c.n.” del marchio anteriore saranno poi intese come le iniziali dei due termini “consulting network”, i quali almeno da un parte del pubblico specializzato saranno intese come l’equivalente, in via approssimativa, di “rete di consulenza”. Infine, nel caso dell’espressione “THE BESPOKE HOUSE”, è lecito attendersi che almeno una parte del pubblico la comprenderà come l’equivalente di “la casa su misura”.

Gli elementi dei marchi sono normalmente distintivi per quella parte del pubblico che non attribuirà ad essi nessun significato, ad eccezione del termine “HOUSE” e del termine “NETWORK”.

Ad eccezione del termine “BE” comune ad entrambi i marchi, i restanti elementi verbali dei segni per almeno una parte del pubblico fanno riferimento ad espressioni che possono essere associate ai servizi nella classe 35 già oggetto di comparazione. Questi elementi possono essere considerati deboli, dato che tutti fanno riferimento, seppur in lingua inglese, a contenuti che per l’appunto possono essere messi in relazione con un contenuto positivo dei servizi, pure in grado di tratteggiarne la natura essenziale.

Questi elementi in quanto tali sono quindi deboli. È pure debole l’elemento figurativo contenuto nel marchio anteriore che raffigura un’etichetta che contiene una tavola di efficienza energetica. Lo stesso non vale per i rimanenti elementi figurativi dei segni, che non presentano alcuna connessione con i servizi nella classe 35 e sono pertanto da considerarsi normalmente distintivi.

L’elemento verbale “be house c.n.”, insieme all’elemento figurativo costituiscono nel loro insieme l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo rispetto ai termini “consulting network”.

La medesima conclusione è valida per quanto concerne i termini “be House” del marchio impugnato, anche in questo caso insieme agli elementi figurativi del segno, i quali sono l’elemento dominante se posti in relazione ai termini di scarse dimensioni “THE BESPOKE HOUSE”.

Inoltre, si deve tener presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nei termini che compongono i loro elementi dominanti, ovvero le lettere “BE HOUSE”. Essi differiscono nelle lettere “n.c.” e nei termini “consulting network” del marchio anteriore e nella dicitura “THE BESPOKE HOUSE” e negli elementi figurativi del marchio impugnato.

Tenendo conto dell’impatto secondario generato dagli elementi grafici e nella coincidenza che si concentra negli elementi dominanti dei segni, i segni sono da considerarsi visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere degli elementi dominanti “BE HOUSE”. La pronuncia differisce nel suono delle due lettere “n.c.” del marchio anteriore e dei termini aggiuntivi, per quanto secondari, “consulting network” e “THE BESPOKE HOUSE”.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in media misura, indipendentemente da come si consideri la distintività del termine “HOUSE”, il quale fa comunque parte dell’elemento dominante di entrambi i marchi. I restanti elementi sono infatti o non compresi o deboli, per le ragioni viste poc’anzi.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I servizi nella classe 35 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in basso grado. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti a un pubblico professionale. Il grado di attenzione sarà medio.

I segni sono simili in media misura da un punto di vista visivo e altamente simili da un punto di vista fonetico. Essi hanno in comune gli elementi verbali “BE HOUSE”, che fanno parte degli elementi dominanti di entrambi i segni.

Anche considerando la distintività del termine “HOUSE” come sotto la media, l’espressione “BE HOUSE”, che nel suo insieme non comunica nulla neppure ai professionisti di lingua italiana che abbiano una certa dimestichezza con la lingua inglese, svolge in entrambi i marchi un ruolo preponderante, in particolare in considerazione del fatto che questi termini prevalgono, per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione, sugli elementi figurativi e sugli altri elementi verbali dei segni. Inoltre, un ruolo secondario sarà poi comunque svolto dalle due lettere “c.n.”, che almeno una parte del pubblico assocerà direttamente ai due termini “consulting network” considerandole semplicemente le loro iniziali.

È innegabile che anche la mera struttura grafica del marchio impugnato ricalchi il marchio anteriore in molti suoi tratti. Ad esempio i segni hanno in comune la sequenza degli elementi verbali, la presenza di un elemento verbale con le medesime proporzioni posto nel lato destro inferiore dei segni, e l’identità nell’elemento verbale dominante dei segni. Questi ultimi peraltro presentano numerose analogie dal punto di vista grafico.

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico. Pare infatti possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come, ad esempio, un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 585 650 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.