Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 7 del RMUE y la regla 11, apartado 3, del REMUE

Alicante, 19/08/2016

ROEB Y CIA, S.L. P.O. Box 365 E-28080 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	015193105
Referencia:	C4385
Marca:	PREMIUM PRACTICE
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	REPLAY BALLS EUROPE, S.L. P.I. Emiliano Revilla Avda. Palencia, 10 E-42110 Olvega (Soria) ESPAÑA

La Oficina objetó el 23/03/2016 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 13/07/2016, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. El solicitante manifiesta estar de acuerdo con las siguientes declaraciones de la Oficina:

• algunos de los productos y servicios son especializados y dirigidos a un público diferente del considerado medio.

• el público de referencia es el consumidor de habla inglesa.

• el público de referencia entenderá «PREMIUM PRACTICE» como práctica de primera calidad.

• existe una relación suficientemente directa y concreta entre «PREMIUM PRACTICE» y los juegos; juguetes; artículos de gimnasia y deporte.

• «PREMIUM PRACTICE» es una expresión laudatoria respecto a juegos; juguetes; artículos de gimnasia y deporte.

2. El solicitante declara que es absurdo establecer una relación entre la palabra «PRACTICE», entendida como “práctica, entrenamiento, ejercicio”, y los servicios de venta, de selección de desechos y de tratamiento de materiales.

3. El solicitante declara que «PREMIUM PRACTICE» no es descriptiva respecto de pelotas de golf, porque, aunque son productos para la práctica del deporte, están destinados a un público altamente especializado.

4. Existe un cierto número de antecedentes de concesión de marcas europeas que contienen el mismo término “PREMIUM”. El solicitante invoca el principio de igualdad de trato, en consonancia con el principio de legalidad.

De acuerdo con el artículo 75 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE son, en particular, aquellas que no permiten al público pertinente “repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate” (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Es el caso, concretamente, de los signos que se utilizan habitualmente para la comercialización de los productos o de los servicios de que se trate (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

No se excluye como tal el registro “de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca” (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Por lo demás, no procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signo” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Aunque los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la misma para cada una de esas categorías y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo para algunas categorías de marcas que para otras (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Además, también constituye jurisprudencia consolidada que la manera en la que el público percibe una marca se ve influida por su nivel de atención, que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; y 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Los signos, como los eslóganes, cumplen otras funciones aparte de las de la marca en un sentido tradicional, “dichos signos sólo son distintivos con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios contemplados, de tal modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; y 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Por otro lado, al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

De las declaraciones del solicitante recogidas bajo el primer punto y de la constatación de que no ha refutado el argumento de la Oficina de que los elementos figurativos no aportan ningún carácter distintivo al conjunto de la marca, se concluye que el solicitante ha aceptado la denegación de la marca «PREMIUM PRACTICE» para juegos; juguetes; artículos de gimnasia y deporte porque es descriptiva y carece de carácter distintivo. El propio solicitante confirma este extremo al pedir con carácter subsidiario la concesión de la marca para el resto de productos y servicios, por lo tanto, renunciando a los juegos; juguetes; artículos de gimnasia y deporte.

En consecuencia, la Oficina centrará su argumentación sobre el carácter descriptivo y la ausencia de carácter distintivo de la marca «PREMIUM PRACTICE» para el resto de productos y servicios:

Clase 28 Pelotas de golf.

Clase  35 Venta al por mayor, menor y a través de redes mundiales informáticas de bolas recicladas de golf

Clase  40 Selección de desechos y de materias primas de recuperación (transformación); tratamiento de materiales (recuperación y reciclado de bolas de golf).

El cuanto al argumento del solicitante recogido en el segundo punto, en el que declara que es absurdo establecer una relación entre la palabra «PRACTICE», entendida como “práctica, entrenamiento, ejercicio”, y los servicios de venta, de selección de desechos y de tratamiento de materiales, hay que recordar que para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, subrayado añadido).

En efecto, una búsqueda en diccionarios ingleses ha puesto de manifiesto que la palabra ‘practice’ es un sustantivo con varias acepciones. Sirva de ejemplo la entrada en el Oxford Dictionaries consultado el 09/08/2016 en http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/practice .

‘PRACTICE’:

1. The actual application or use of an idea, belief, or method, as opposed to theories relating to it: the principles and practice of teaching; the recommendations proved too expensive to put into practice.

   1. The carrying out or exercise of a profession, especially that of a doctor or lawyer: he abandoned medical practice for the Church.

   2. [count noun] The business or premises of a doctor or lawyer: Dr Apps has a practice in Neasham Road.

2. The customary, habitual, or expected procedure or way of doing of something: product placement is common practice in American movies [count noun]: modern child-rearing practices.

   1. An established method of legal procedure.

3. Repeated exercise in or performance of an activity or skill so as to acquire or maintain proficiency in it: it must have taken a lot of practice to become so fluent.

   1. [count noun] A period of time spent practising an activity or skill: daily choir practices.

Una traducción libre de la examinadora de la segunda acepción sería: procedimiento o método habitual de llevar algo a cabo.

Además, una búsqueda en internet el 09/08/2016 ha puesto de manifiesto que la palabra ‘practice’ se utiliza comúnmente en inglés para expresar un procedimiento establecido en relación con servicios como la venta (retail), la selección de desechos (sorting of waste material) o el tratamiento de materiales (treatment of materials):

http://www.dublintrainingcentres.ie/courses/retail-practice/

http://www.grangecc.ie/general-information/retail-practice/retail-practice/

http://www.rx3.ie/mdguploadedfiles/file/rx3%20publications/best%20practice%20guidance%20for%20plastic%20waste%20management%20in%20ireland_%20pdf.pdf

http://www.envirocentre.ie/includes/documents/WMConstructionandDemolition.pdf

Por lo tanto, el segundo argumento del solicitante no puede ser tenido en consideración y la expresión «PREMIUM PRACTICE» es descriptiva y carece de carácter distintivo también para servicios de venta, de selección de desechos y de tratamiento de materiales.

En cuanto al tercer argumento del solicitante por el que considera que «PREMIUM PRACTICE» no es descriptiva respecto de pelotas de golf, porque, aunque son productos para la práctica del deporte, están destinados a un público altamente especializado hay que constatar en primer lugar que tal afirmación contiene una contradicción ya que por un lado el propio solicitante afirma que la marca es objetable para juegos; juguetes; artículos de gimnasia y deporte y por otro destaca de forma especial las pelotas de golf entre los productos solicitados. Sin embargo, las pelotas de golf se incluyen en la categoría de artículos de deporte y por lo tanto la objeción formulada contra la categoría general juegos; juguetes; artículos de gimnasia y deporte es igualmente válida para los productos específicos pelotas de golf.

En segundo lugar, aun considerando que la práctica del golf fuera minoritaria, el público de referencia seguiría siendo el de habla inglesa, luego su percepción de la marca «PREMIUM PRACTICE» seguirá siendo la misma, pelotas de golf que sirven para una práctica de primera calidad y por lo tanto, la marca seguirá siendo descriptiva y seguirá careciendo de carácter distintivo en relación con pelotas de golf.

Además a este respecto, hay que decir que el diferente grado de especialización de los productos por un lado y del público por otro, puede incidir en el nivel de atención. Por ello, en todo caso, resultaría que el público inglés jugador de golf prestaría más atención a la marca «PREMIUM PRACTICE» y la reconocería aún más inmediatamente como descriptiva y carente de carácter distintivo.

Por otra parte, en vista de la naturaleza de los productos, incluso si el grado de atención del público relevante es elevado dado el nivel técnico relativamente alto y el coste de los servicios, dicho grado de atención puede ser relativamente bajo con respecto a las indicaciones de naturaleza meramente promocional que no son determinantes para un público perspicaz (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24). Debe constatarse que el hecho de que el público pertinente sea especializado no puede ejercer una influencia determinante sobre los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter distintivo de un signo. Si bien es cierto que el grado de atención del público pertinente especializado es, por definición, más elevado que el del consumidor medio, no por ello se deduce necesariamente que basta un menor carácter distintivo cuando el público pertinente es especializado (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Por todo ello, el tercer argumento del solicitante no puede ser tenido en consideración.

En relación con el cuarto argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15193105 para todos los productos y servicios solicitados.

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Loreto URRACA LUQUE