ANULACIÓN N.º 14801 C (NULIDAD)

Criscolor Distribuciones de Levante S.L., Calle Ciudad de Alcoy, 8 Pol. Ind. Fuente del Jarro, 46988 Paterna, España (solicitante), representado por Padima, Explanada de España, nº 11, Piso 1º, 03002 Alicante, España (representante profesional)

c o n t r a

Xiue Yang, Wenyuan Xiang 10hao, Qingtian Wenqi Zhejian China, Zhejiang 323900, República Popular de China (titular de la MUE), representado por Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, España (representante profesional).

El 10/04/2019, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se desestima la solicitud de declaración de nulidad en su totalidad.

2. Recaerán en la solicitante las costas, que se fijan en 450 EUR.

MOTIVOS

La solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los productos y servicios de la marca de la Unión Europea nº 15 229 611 ‘CRISCOLOR’, en concreto contra todos los productos y servicios de las clases 16, 28 y 35.

La solicitante alegó, por una parte, el artículo 59, apartado 1, letra b) del RMUE y, por otra, el artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 4 del RMUE. En lo que atañe a este último motivo, la solicitud se basa en la marca no registrada española ‘CRISCOLOR’.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

En lo que se refiere al motivo del artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 4 del RMUE, la solicitante afirma que es titular de la marca registrada española para productos de la clase 2 y que desde entonces ha ido creciendo y ampliando sus productos a otros distintos de los registrados, conformándose como líder en el sector del multi-precio. En concreto, señala que desde el año 2000, y más intensamente desde 2010, la solicitante ha venido utilizando la marca no registrada CRISCOLOR para todos los productos y servicios que se invocan como base de la presente solicitud y que se listan más abajo en la presente decisión. Se trata por tanto, para dichos productos y servicios, de una marca notoria, la cual, conforme a la legislación española, da derecho a su titular a prohibir la utilización de marcas posteriores idénticas o respecto de las cuales exista un riego de confusión. En apoyo de sus argumentos, presenta una serie de documentos para demostrar el alcance no únicamente local y la notoriedad de la marca no registrada. Señala así mismo la identidad o semejanza entre los signos y entre los productos y servicios para concluir que existe riesgo de confusión.

En lo que se refiere al motivo del artículo 59, apartado 1, letra b) del RMUE, la solicitante de nulidad alega que la marca impugnada es idéntica o muy similar a la marca no registrada que venía siendo usada por la solicitante con anterioridad, que la solicitante de la MUE debía conocer la existencia de la marca anterior de la solicitante, dada su notoriedad y el tiempo durante el cual había sido usada, que se da la extraña circunstancia de que, habiendo sido solicitada inicialmente la marca impugnada por una persona ajena al sector, se transfirió posteriormente a otra persona cuya nacionalidad está ligada con los productos multi-precio y, finalmente, que no es la primera vez que la solicitante de la MUE ha solicitado marcas ajenas, como lo muestra el hecho de que la misma persona solicitó la marca ‘Relaxing cup of …’ al hilo del boom mediático que protagonizó la entonces alcaldesa de Madrid en su discurso para la candidatura de esta ciudad a los Juegos Olímpicos.

El titular de la MUE rechaza los argumentos de la solicitante. Considera que no resulta de aplicación el artículo 8, apartado 4 del RMUE por no haber aportado la solicitante hechos y fundamentos que demuestren que la marca no registrada invocada tiene carácter notorio o ha sido usada con un alcance no meramente local y rechaza los argumentos relativos a la mala fe, manifestando que la persona que solicitó la marca impugnada desconocía la existencia del derecho de la solicitante de nulidad y que no hay prueba alguna de la intención deshonesta que la solicitante de nulidad le atribuye.

En sus observaciones posteriores, las partes reiteran sus alegaciones.

MARCA NO REGISTRADA – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA C), DEL RMUE EN CONJUNCIÓN CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 4 DEL RMUE

De conformidad con el artículo 60, apartado 1, letra c) del RMUE, la marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

1. se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

2. dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMUE en un procedimiento de anulación están sujetos, pues, a los siguientes requisitos:

• el signo debe haberse utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local;

• con arreglo a la legislación que lo regule, la solicitante debe haber adquirido derechos sobre el signo en que se base la solicitud de nulidad, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca posterior;

• las condiciones para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior deben cumplirse en relación con la marca impugnada.

Tales condiciones deben acreditarse tanto en el momento en que se presentó la solicitud de la marca impugnada (18/03/2016) como en el momento en que se solicita la nulidad (12/04/2017) (véanse en este sentido, 05/10/2004, 606 C, y R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15).

Se trata además de condiciones acumulativas, de forma que si el signo no cumple alguna de ellas, no podrá prosperar la solicitud basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

Por razones de economía procesal, la División de Anulación comenzará por examinar si, conforme a la legislación nacional aplicable, la solicitante ha probado la adquisición de derechos sobe el signo, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca posterior.

1. Existencia del derecho en virtud de la legislación aplicable

En el presente caso, la solicitante ha invocado como derecho anterior una marca no registrada española, y ha citado en apoyo de su solicitud, el artículo 6, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, letra d), de la Ley española 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas, cuyo contenido es el siguiente:

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

1. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

2. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

(…)

4. Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

De los preceptos citados por la solicitante se deduce, en primer lugar, que el primer requisito para la protección de marcas no registradas en España es la acreditación de que se trata de marcas notoriamente conocidas en dicho país. Una vez acreditado este extremo, para prohibir el registro de una marca posterior se requiere identidad o riesgo de confusión.

2. Derecho de la solicitante frente a la marca impugnada

A la luz de lo anterior, debe establecerse en primer lugar si la solicitante ha acreditado de manera suficiente el carácter notorio de la marca no registrada que invoca.

Los productos y servicios en los que se basa la solicitud y para los que se reivindica el carácter notorio en España de la marca no registrada anterior son los siguientes:

Material de oficina y papelería, productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; etiquetas adhesivas; etiquetas que no sean de tela; máquinas para imprimir etiquetas para uso doméstico y papelería; etiquetas; materiales de papel de acolchado o relleno para embalaje; moñas de papel; cintas de papel para envolver regalos; cintas de regalo de papel; materiales de embalaje, masilla y productos adhesivos; Pintura, barnices, productos para el mantenimiento de piscinas, material de etiquetaje, bobinas de papel, arcilla, productos de limpieza y menaje; cintas y lazos; botones, flores artificiales, lazos textiles para envoltorios, cintas decorativas; cintas para envolver regalos; cintas textiles para envolver regalos; juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte, flotadores hinchables, flotadores para uso recreativo, juguetes para su uso en la piscina. Comercialización y venta de todos los productos anteriores tanto en tiendas físicas como online; publicidad.

La solicitante ha aportado las siguientes pruebas (cabe señalar que la numeración y descripción contenida en las observaciones no se corresponde en todos los casos con lo efectivamente presentado ante la Oficina):

• Anexo 1: 18 facturas, fechadas entre el 21/06/2010 y el 31/08/2012, a cuatro clientes (todos ellos ubicados en Málaga) por la venta de ‘churros’ (que a la luz del resto de las pruebas cabe entender como un tipo de flotador), cuadernos, masilla plástica y ‘burbuja tiendas’. Las facturas contienen en su encabezamiento el signo y se refieren también a otros productos como papel o libretas que están claramente identificados con otras marcas (Xerox, Guerrero).

• Anexo 2: Una serie de listados internos de la solicitante con el título ‘Diario Ventas’ que reflejan transacciones efectuadas entre 2014 y 2016. En dichos listados se refleja el nombre del cliente, la fecha y el importe total de la factura, pero no la dirección del cliente ni los productos o servicios a los que se refieren las ventas. Asimismo se aportan listados similares titulados ‘Diario Ventas E-COMMERCE (clientes web)’ para los años 2013-2016 (con un número bastante reducido de transacciones por año).

• Anexo 3: Catálogo de , con la fecha 01/03/2013 señalada a mano. Este catálogo contiene referencias de una serie de productos de las siguientes categorías: etiquetas, papelería, embalaje, masillas, pinturas, piscinas, manualidades, regalo, hogar, decoración, alimentación y automóvil (en algunos de los productos en cuestión se aprecia que se comercializan con otras marcas). En el catálogo la empresa se presenta a sí misma como distribuidora de productos Bricolaje-Hogar-Regalo para canal tradicional y multi-precio, con más de 4000 clientes y activa en cuatro países. Se adjuntan también páginas sueltas de otro catálogo, sin fechar, con productos de las categorías anteriores, así como la portada e índice de un catálogo del año 2007 de artículos de oficina.

• Anexo 4: etiquetas de distintos productos en las que figura el signo , así como intercambio de correos con la imprenta para su producción.

• Anexo 5: certificado del registro del nombre de dominio criscolor.com a nombre de la solicitante.

• Declaraciones firmadas por una serie de clientes que afirman que CRISCOLOR es una marca que goza de una gran implantación en el mercado desde el año 2000, comercializando todos sus productos bajo el logo .

• Una serie de gráficos internos de la solicitante sobre la evolución de sus ventas y clientes entre 2010 y 2015/6 (de nuevo sin referencia a productos ni servicios concretos).

• Imágenes de la página web de la solicitante extraídas con la Wayback Machine en distintas fechas (2012, 2013, 2016), en las que se menciona que se dedica a comercializar distintos productos (documentación presentada por la solicitante en la segunda ronda de observaciones).

La División de Anulación considera que las pruebas aportadas por la solicitante no demuestran que la marca no registrada anterior sea notoriamente conocida en España para los productos y servicios en que se basa la solicitud.

Aunque dichas pruebas ponen de manifiesto un cierto uso de la marca no registrada, no proporcionan información suficiente para determinar si la marca goza de notoriedad entre el público pertinente. Las facturas son por importes modestos y están dirigidas a un número reducido de clientes en un ámbito local determinado. Los diarios internos de ventas (sin especificar a qué productos se refieren) y la cifra total de clientes que figura en uno de los catálogos (sin especificar cuántos de ellos se localizan en España) son informaciones que provienen de la propia solicitante y que no están corroboradas por fuentes independientes. En cuanto a los catálogos como tales, no hay datos sobre cuántos ejemplares se distribuyeron que ayuden a evaluar el grado de conocimiento de la marca, y lo mismo cabe decir de las impresiones de la página web de la empresa (no hay datos sobre el número de visitas a dicha web). Respecto a las etiquetas, se trata solo de bocetos y peticiones de presupuesto y ni siquiera se ha probado que finalmente se hayan pedido, ni menos aún que se hayan vendido productos con las mismas. Por último, las declaraciones firmadas por los clientes se refieren en general a la gran implantación en el mercado de la solicitante sin especificar de qué mercado se trata (qué productos y servicios en concreto se comercializan bajo la marca y en qué ámbito territorial).

En tales circunstancias, la División de Anulación concluye que la solicitante no ha conseguido demostrar que la marca no registrada CRISCOLOR goza de notoriedad en España para ninguno de los productos y servicios en los que se basa la solicitud.

Como se ha visto antes, la notoriedad de la marca no registrada anterior constituye un requisito, con arreglo al derecho nacional aplicable, para que el motivo basado en el artículo 8, apartado 4, del RMUE pueda prosperar. Puesto que no ha sido posible determinar que la marca anterior sea notoria, la solicitud debe ser desestimada en la medida en que se basa en dicho motivo, y ello sin necesidad de examinar el resto de los requisitos para la aplicación de este artículo.

MALA FÉ – ARTÍCULO 59, APARTADO 1, LETRA B) DEL RMUE

De conformidad con el artículo 59, apartado 1, letra b) del RMUE, la nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina, cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La carga de la prueba de la existencia de mala fe recae en la solicitante de nulidad, dado que se presume la buena fe salvo prueba en contrario.

La solicitante de nulidad ha argumentado la mala fe de la solicitante de la MUE impugnada en base a los tres factores siguientes: identidad o similitud de los signos, conocimiento previo e intención desleal.

En cuanto al primer factor, cabe señalar que la identidad de los signos en cuestión no puede demostrar la mala fe del titular de la MUE si no existen otros elementos pertinentes (01/02/2012, T 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).

El registro de un signo supuestamente similar no constituye indicio claro de una intención abusiva o fraudulenta. Se trata más bien de un indicio de que el titular de la MUE ha intentado utilizar la marca en el mercado de conformidad con las funciones de la marca que se establecen en el RMUE. Además, para los conflictos con signos similares, el RMUE prevé una solución diferente con arreglo al artículo 60 del RMUE, «Causas de nulidad relativa». Solo por este motivo el asunto no puede incluirse en el concepto de «mala fe» (14/06/2010, R 1795/2008‑4, ZAPPER-CLICK, § 19).

Por lo que respecta a los dos factores restantes, los argumentos de la solicitante de nulidad resultan claramente infundados.

En el presente caso, el conocimiento del uso de la marca no registrada española por la solicitante de la MUE no puede presumirse, en ausencia de prueba alguna sobre la existencia de relación entre las partes y sin que tampoco se haya acreditado, como ya se ha dicho en el apartado anterior, el carácter notorio de la marca anterior en cuestión.

La solicitante de nulidad tampoco aporta prueba ni argumento válido alguno en cuanto a la intención desleal o deshonesta de la solicitante de la MUE. La circunstancia de que la marca se transfiriera al titular actual no resulta en absoluto extraña o inusual. La actividad mercantil del titular actual o su conocimiento del sector en cuestión no se puede deducir en ningún caso de su nacionalidad (y afirmar lo contrario constituye, en opinión de la División de Anulación, un prejuicio totalmente inaceptable), mientras que la acusación de que la solicitante de la MUE había solicitado anteriormente marcas ajenas no está fundamentada, puesto que el ejemplo que se facilita no se refiere a ninguna usurpación de marca ajena.

Habida cuenta de lo anterior, debe también desestimarse el motivo basado en el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE y, en consecuencia, procede denegar la solicitud de nulidad en su totalidad.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que la solicitante es la parte vencida, deberá sufragar los costes en los que haya incurrido el titular de la MUE durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartado 7, del RMUE, y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al titular de la MUE son los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Elena NICOLÁS GÓMEZ

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Ana MUÑÍZ RODRÍGUEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).