EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen
(Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artikla ja
tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 3 kohta)

Alicante, 28/09/2016

ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.

Keskuskatu 7 A

FI-00100 Helsinki

FINLANDIA

Hakemuksen numero:	015273601
Hakijan viite:	TM9282EU00
Tavaramerkki:	ROUTA
Merkin tyyppi:	Sanamerkki
Hakija:	AsfalttiPaana Oy Lapiotie 2 FI-40320 Jyväskylä FINLANDIA

YHTEENVETO

Virasto ilmoitti hakijalle 15.4.2016 ehdottomasta rekisteröintiesteestä Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla, koska se katsoi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön ilmoituksessa (liitteenä) esitetyin perusteluin.

Hakija esitti huomautuksensa 2.6.2016, joiden perusteella voidaan tehdä seuraava yhteenveto:

EUTMA:n 75 artiklan perusteella virasto tekee päätöksen sellaisten syiden tai todisteiden perusteella, joihin hakijalla on ollut tilaisuus ottaa kantaa.

Virasto on tutkinut hakijan esittämät huomautukset, mutta pitää kiinni esittämästään ehdottomasta hylkäysperusteesta.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Yleistä

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, ”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteröidä.

Kun EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään siinä tarkoitettujen merkkien ja ilmausten rekisteröiminen Euroopan unionin tavaramerkeiksi,

tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31.)

EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 28 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö).

Tavaramerkin erottamiskykyä ja kuvailevuutta arvioitaessa merkki otetaan huomioon kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, sekä se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin (02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 36).

Vastaus hakijan esittämiin huomautuksiin

1. Hakija on rajoittanut palveluluetteloa, minkä johdosta viraston esittämät hylkäysperusteet eivät ole sovellettavissa kyseiseen sanamerkkiin ”ROUTA”.

Virasto vahvistaa, että hakemuksen palveluluettelo on hakijan ohjeiden mukaisesti rajoitettu seuraavasti:

Luokka 37 Teiden kunnostus ja korjaus, nimittäin asfalttiteiden kunnostus ja korjaus.

Rajoitus ei kuitenkaan poista ehdotonta rekisteröintiestettä alempana selostetuin perusteluin, minkä johdosta virasto pitää kiinni ehdottomasta hylkäysperusteesta kokonaisuudessaan.

2. Merkki ei kuvaile haettuja palveluja, vaan on luonteeltaan rekisteröintiedellytykset täyttävä suggestiivinen merkki. Sanaa ”ROUTA” ei käytetä hakemuksen kattamien palvelujen yleisnimityksenä. Sana ”ROUTA” ei kuvaa ihmisen toimintaa eikä näin ollen voi olla riittävän suorassa yhteydessä kyseisiin palveluihin. Sana ”ROUTA” ei ole yksinomaan haettujen palvelujen käyttötarkoitus tai päämäärä eikä voi siksi edes teoriassa olla kuvaileva minkäänlaisille tavaroille tai palveluille.

Hakijan väite siitä, että sanamerkki ”ROUTA” olisi luonteeltaan ainoastaan suggestiivinen eli vihjaileva, ei vakuuta virastoa. Kuten hakija itsekin toteaa huomautuksissaan (kohta 8), routa saattaa vaikuttaa teiden kuntoon siten, että niihin syntyy murtumavaurioita. Virasto on ilmoituksessaan 15.4.2016 todennut sanan ”ROUTA” kertovan kuluttajille välittömästi ja suoraan haettavien palvelujen olevan routimisen aiheuttamien vaurioiden (routavaurioiden) eli roudan vahingoittamien teiden kunnostus- ja korjauspalveluja sekä kyseisiä palveluja routavaurioiden ehkäisemiksi. Viraston ilmoituksessaan käyttämästä sanamuodosta (”teiden”) käy myös selvästi esiin, että ehdoton rekisteröintieste koskee kaikkia teitä, koska maahan jäätynyt vesi voi möyhiä myös asfalttitien rakenteita ja näin ollen vaurioittaa päällysteitä.

Hakijan huomautus siitä, että merkkiä ”ROUTA” ei käytetä kyseisten palvelujen yleisnimityksenä ei ole relevantti. Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkääminen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella

ei edellytä, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia käytetään todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, on riittävää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Sanaa ”ROUTA” voidaan siis käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan palvelujen lajia ja käyttötarkoitusta tai palvelujen muita ominaisuuksia Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoittamalla tavalla.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan

on [– –] merkityksetöntä, ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia. [EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan] sanamuodossa ei nimittäin erotella ominaisuuksia, joita merkit ja merkinnät, joista tavaramerkki muodostuu, voivat osoittaa. Kun nimittäin otetaan huomioon kyseisen säännöksen tausta-ajatuksena oleva yleinen etu, jokaisen yrityksen on voitava vapaasti käyttää näitä merkkejä tai merkintöjä kuvaamaan omien tavaroidensa mitä hyvänsä ominaisuutta kyseisen ominaisuuden kaupallisesta merkityksestä riippumatta.

(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102)

Edellä esitetty huomioiden hakijan väitteet siitä, ettei merkki ”ROUTA” kuvaile ihmisen toimintaa eikä siksi voi olla riittävän suorassa yhteydessä hakijan toimintaan tai ettei sana myöskään ole haettujen palvelujen käyttötarkoitus tai päämäärä, eivät poista merkin kuvailevuutta tietyöpalvelujen kontekstissa. Teiden (mukaan lukien asfalttiteiden) kunnostus- ja korjauspalveluja tarjoavat toimijat voivat käyttää haettua sanaa ”ROUTA” yksinomaan kuvailevassa merkityksessä palveluilleen ja välittää tietoa siitä, että tietöiden suorittaja ottaa roudan teille aiheuttamat vaikutukset huomioon sekä korjaa sen aiheuttamia vahinkoja, kuten päällysteen murtumista, routaheittoja tai tiennousemista, jotka ovat yleisesti tiedossa olevia roudan aiheuttamia seurauksia teille Suomen sääolosuhteissa. Olkoonkin, että sana ”ROUTA” on ”luonnonilmiöön ja sen seurauksiin liittyvä” ilmiö, kuten hakija esittää, on tien routavaurioiden korjaaminen, eli hakemuksen sisältämien palvelujen tarjoaminen nimenomaisesti ihmisen (ja koneiden avulla) tapahtuvaa toimintaa. Vastoin hakijan näkemystä virasto katsoo, että sanalla ”ROUTA” ja hakijan toiminnalla, eli asfalttiteiden kunnostus- ja korjauspalveluilla on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita, että kyseessä on palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailu.

3. Viraston esittämä näyttö sanan käytöstä toimialalla/markkinoilla koskee sorateiden kunnossapitoa. Hakemuksen kattamat palvelut palveluluettelon rajoittamisen jälkeen käsittävät ainoastaan asfalttiteiden kunnostusta ja korjausta. Näihin palveluihin ei sanan ”ROUTA” käyttö edes yleissanana liity. Sanaa “ROUTA” ei käytetä ensisijaisesti asfalttiteiden kunnostus- ja korjauspalvelujen yhteydessä.

Virasto huomauttaa, että ainoastaan osa internethaun esimerkeistä koskee yksinomaisesti sorateiden kunnostusta ja korjausta. Viraston toimittamissa esimerkeissä esim. osoitteessa http://www.huldens.fi/tietyot.html markkinoidaan yleisesti teiden kunnostustöitä routavaurioiden korjaamiseksi. Lisäksi Destiaan viittaavassa otteessa osoitteessa http://www.destia.fi/palvelut/kunnossapito.html Liikenneympäristön kunnossapito -otsakkeen alla eritellään ”päällystepaikkaukset ja pienten routavaurioiden korjaukset”, mikä viittaa nimenomaisesti asfalttipäällysteisten teiden kunnostukseen routavaurioiden osalta.

Se, että hakija on rajoittanut tavaramerkin koskemaan ainoastaan asfalttiteiden kunnostus- ja korjauspalveluja, ei muuta merkin kuvailevaa luonnetta: myös päällystetyillä teillä asfaltti murtuu ja halkeilee routimisen seurauksena. Hakijan käsitys siitä, ettei sana ”ROUTA” liity edes yleissanana asfalttiteiden kunnostukseen ja korjaukseen, on jo viraston viittaamien hakutulosten perusteella virheellinen., Lisäksi virasto huomauttaa, että hakijan tehtävänä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai käytön perusteella hankittu erottamiskyky, koska kun otetaan huomioon hakijan perusteellinen markkinatuntemus, hakijan on paljon helpompi esittää nämä tiedot (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). Tapaukseen soveltaen tulisi siis hakijan esittää näyttöä siitä, etteivät asfaltilla päällystetyt tiet kärsisi routavaurioista, koska hakija on alan ammattilainen. Hakija ei kuitenkaan ole väitteensä tueksi toimittanut minkäänlaisia faktatodisteita. Sitä vastoin viraston esittämistä internethakuotteista käy kiistattomasti ilmi, että sanaa ”ROUTA” voidaan käyttää/käytetään kuvailemaan teiden kunnostus- ja korjauspalvelujen luonnetta ja että merkki on kyseisten palvelujen osalta vailla erottamiskykyä. Edellä esitetyn perusteella viraston 15.4.2016 esittämät hylkäysperusteet kuvailevuuden ja erottamiskyvyttömyyden osalta pätevät yhtälailla rajoitettuun palveluluetteloon.

Hakija on myös todennut, että ”viraston esittämä näyttö sanan ’ROUTA’ käytöstä liittyy yksinomaan luonnonilmiön aiheuttamiin tievaurioihin. Mikään esitetystä näytöstä ei todista, että sana ’ROUTA’ olisi käytössä alalla toimivien keskuudessa kaupallisena tunnuksena ja tavaramerkkinä.”. Virasto toteaa, että se tutkii viran puolesta ainoastaan EUTMA 7 artiklassa luetellut ehdottomat hylkäysperusteet. Mikäli hakemuksen kattama merkki on ristiriidassa aiempien oikeuksien kanssa, merkin rekisteröintiedellytykset arvioidaan 8 artiklassa määriteltyjen suhteellisten hylkäysperusteiden nojalla väitteentekijän aloitteesta erillisessä väitemenettelyssä. Virasto ei kuitenkaan viran puolesta vastusta rekisteröintiä suhteellisten hylkäysperusteiden perusteella eikä tutki merkin mahdollista aikaisempaa käyttöä kaupallisena tunnuksena tai tavaramerkkinä. Hakijan sen väitteen osalta, jonka mukaan muut alan toimijat eivät käytä sanaa ”ROUTA” palvelujensa kaupallisena tunnuksena tai tavaramerkkinä, virasto huomauttaa ensinnäkin, että kaikki viraston ilmoituksessaan 15.4.2016 oheistamat esimerkit sanan ”ROUTA” käytöstä ovat luonteeltaan palveluja kuvailevia – ei tavaramerkinomaista käyttöä. Lisäksi on korostettava, että "tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan sen perusteella, voiko kohdeyleisö ymmärtää sen heti osoituksena kyseessä olevien tuotteiden tai palveluiden kaupallisesta alkuperästä. Aikaisemman käytön puuttuminen ei voi tältä osin välttämättä olla osoitus tällaisesta ymmärtämisestä." (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

4. Sanaa ”ROUTA” käytetään muiden palvelujen yhteydessä yleissanana, ja sana on myös sukunimi Suomessa.

Virasto ei kyseenalaista hakijan väitettä siitä, että sanaa ”ROUTA” käytetään myös monissa muissa yhteyksissä sekä kuvailevana yleissanana että erisnimenä. Tavaramerkin erottamiskykyä ja kuvailevuutta on kuitenkin arvioitava toisaalta suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin (27/11/2003, T 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). Kuten yllä on esitetty, sanalla ”ROUTA” on nimenomaan teiden (mukaan lukien asfalttiteiden) kunnostukseen ja korjaukseen liittyvässä asiayhteydessä selvä kuvaileva merkitys, minkä vuoksi kohdeyleisö mieltää sanan ”ROUTA” viittaavan suoraan tarjotun palvelun lajiin/käyttötarkoitukseen, nimittäin siihen, että palveluntarjoaja kunnostaa tiehen muodostuneet roudan aiheuttamat vauriot. Etenkin Suomen sääolosuhteissa sanalla on teiden kunnostuspalvelujen osalta kaupallista merkitystä, sillä sanalla viitataan teiden kuntoon välittömästi ja suoraan vaikuttavan merkittävän tekijän ja kelirikkojen aiheuttajan. Hakijan toimittama liite sanan ”ROUTA” Google-haun tuloksista on siis täten epärelevantti, sillä sanan käyttöä ei ole sidottu nyt käsillä olevan tapauksen kontekstiin (tietyöt), jossa sillä on löydettävissä suoraan ja välittömästi kuvaileva merkitys.

5. CELLTECH-ratkaisun perusteella kyseistä merkkiä ei voi välittömästi ja kiistatta mieltää termiksi, jolla kuvaillaan hakemuksen kattamia palveluja.

Merkin kuulumisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen kiellon piiriin edellytyksenä on, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 16; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).

Vastoin hakijan näkemystä virasto katsoo, että sanan ”ROUTA” ja kyseessä olevien palvelujen, eli asfalttiteiden kunnostus- ja korjauspalvelujen välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita, että kyseessä on palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailu. Virasto on yhtä mieltä hakijan kanssa siitä, että suggestiiviset viittaukset ovat rekisteröitävissä tavaramerkeiksi samoin kuin ilmaisut, joiden osalta riittävän suora ja konkreettinen yhteys merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, puuttuu, eikä kohdeyleisö näin ollen voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun. Hakijan vetoamassa tuomiossa 19.4.2007, C-273/05 P, ’CELLTECH’ oli nimenomaisesti kyse siitä, että edellä mainittu yhteys oli jäänyt osoittamatta. Merkin ”ROUTA” osalta kuvaileva yhteys merkin ja hakemuksen kattamien palvelujen välillä on kuitenkin edellä mainitulla tavalla osoitettu, minkä vuoksi CELLTECH-tuomio ei ole sovellettavissa käsillä olevaan merkkiin. Vastoin hakijan näkemystä merkki “ROUTA” ei ole pelkästään suggestiivinen, vaan merkki antaa ilmeistä ja suoraa tietoa kyseessä olevien palvelujen lajista ja käyttötarkoituksesta.

PÄÄTÖS

Edellä mainituista syistä ja EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkiä nro 15 273 601 koskeva hakemus hylätään kaikkien haettujen palvelujen osalta.

EUTMA:n 59 artiklan mukaan teillä on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen. EUTMA:n 60 artiklan 1 kohdan mukaan valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi antamisesta ja valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta. Valitus katsotaan toimitetuksi ainoastaan, kun 720 EUR valitusmaksu on suoritettu.

Tuula RAJALA