ANULACIÓN Nº 19 850 C (NULIDAD)

Germerinver S.L., Paseo De Paraje Carril del Campillo, Núm. 35, 28540 Madrid/Perales de Tajuña, España (solicitante), representado por Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial S.R.L., C/ Almagro, 9, 28010 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Madexu Gestión S. L. (Sociedad Unipersonal), Estación de Chamartín, cota 13, local 6 (centro de negocios), 28036 Madrid, España (titular de la MUE), representado por Sonia Álvarez López, Núñez de Balboa 31, 28001 Madrid, España (representante profesional).

El 03/07/2019, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad.

2. Se declara nula la marca de la Unión Europea nº 15 314 404 para todos los servicios impugnados, en concreto:

Clase 43: Servicios de hostelería y catering.

3. La marca de la Unión Europea continuará registrada para todos los servicios no impugnados, en concreto:

Clase 35: Servicios de publicidad, servicios de asesores para la organización y dirección de negocios, relaciones públicas, publicidad televisada, publicidad en línea en una red informática, promoción de ventas para terceros; Organización de eventos, exhibiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios.

Clase 41: Servicios propios de una discoteca, sala de fiestas o de conciertos, servicios de esparcimiento, cines, teatros, actividades deportivas y culturales; servicios de educación; formación; organización y dirección de congresos, convenciones, reuniones de trabajo, seminarios.

4. Recaerán en el titular de la MUE las costas, que se fijan en EUR 1 080.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra algunos de los servicios de la marca de la Unión Europea nº 15 314 404 , en concreto contra todos los servicios de la clase 43. La solicitud está basada en el registro de marca española nº 3 526 876 . El solicitante alegó el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que los signos son muy similares puesto que su parte más distintiva es prácticamente idéntica y, al ser idénticos los servicios, hay un claro riesgo de confusión respecto al público de referencia. El solicitante se refiere también a otro tipo de argumentos y presenta ciertas pruebas que no son relevantes para el caso y no es necesario ni listarlos ni evaluarlos toda vez que la solicitud será estimada por completo por los motivos que figuran más abajo en esta resolución.

El titular de la MUE afirma en primer lugar que el solicitante no paginó de manera correcta su escrito de nulidad, ni los anexos presentados. Explica además que, en su opinión, el solicitante realiza una evaluación artificiosa de la marca impugnada al olvidar el elemento figurativo del mismo, que es distintivo y “predominante”. También, para apoyar su argumento en relación al carácter descriptivo de ciertos vocablos incluidos en las marcas, dice que las marcas europeas pueden usarse en todo el territorio de la Unión Europea y, por lo tanto, la falta de carácter distintivo no tiene en estos territorios relevancia alguna. Así las cosas, puesto que entre los signos existen suficientes diferencias, el riesgo de confusión está excluido.

ADMISIBILIDAD

En este epígrafe hay que hacer constar que la paginación incorrecta del escrito de nulidad así como de los documentos que aparecen acompañándolo no implica que el escrito sea en manera alguna inadmisible, ya que el solicitante cumplió con todo el resto de los requisitos de admisibilidad tanto relativos como absolutos. Por lo tanto, el argumento del titular se rechaza por infundado.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE

Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los servicios

Los servicios en los que se basa la solicitud son los siguientes:

Clase 43: Restaurante y hostelería.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 43: Servicios de hostelería y catering.

Es evidente que los servicios son idénticos, ya que o bien aparecen con el mismo tenor (hostelería), o los de la marca impugnada se solapan con los de la marca anterior (catering respecto a restaurante y hostelería).

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos están dirigidos al público en general con un nivel de atención medio.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

La apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en cuestión debe basarse en la impresión general, teniendo en cuenta sus componentes distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El territorio de referencia es España.

El solicitante argumenta que la marca impugnada está siendo utilizada de una manera diferente a como fue registrada; también, el propietario explica que en las observaciones de la otra parte la marca anterior aparece representada de forma falsa. En este sentido hay que hacer constar que, al examinar la identidad o similitud, los signos tienen que compararse en su forma protegida, es decir, en la forma en que figuran en el registro o la solicitud. La posibilidad de utilizar las marcas registradas en otras formas o su uso efectivo con dichas formas no resulta pertinente para la comparación de los signos (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, §38).

El titular argumenta que la marca anterior consta tan sólo de tres denominaciones, mientras que la marca impugnada es un signo complejo compuesto por un dibujo distintivo que se puede interpretar como un pájaro kiwi representado dentro de una nube, además de por siete palabras. En relación al carácter distintivo y dominante de los elementos de los signos, el titular afirma que el dibujo es más dominante que el resto de los elementos e igualmente distintivo. Respecto al conjunto denominativo “El restaurante” – “La terraza” – “Tu club” defiende que las palabras componen un slogan “con un juego de palabras que hacen un guiño al consumidor y usuario a través de una elección muy concreta de los vocablos”. Concluye que todos los elementos que contiene la marca impugnada le confieren una muy elevada distintividad, “que va mucho más allá del vocablo ‘Zielou’.

Respecto a la marca anterior hay que expresar que carece de elementos dominantes; en relación a la capacidad distintiva de los términos, “de Madrid” es una expresión que cualifica a la palabra anterior, “Zielo”, que es por completo distintiva, y por lo tanto su impacto es menor. Además, ocupa un segundo lugar en la frase, ya que el consumidor leerá ‘ZIELO’ en primer lugar.

Al contrario de lo que argumenta el titular, en la marca impugnada tanto el pájaro como la denominación “Zielou” son igualmente dominantes, ya que ambos tienen prácticamente el mismo tamaño y ocupan la parte central de la imagen. Sin embargo, la expresión “El restaurante” – “La terraza” – “Tu club” se representa en un tamaño mucho menor y por ello mucho menos impactante en el conjunto del gráfico que los otros dos elementos. Además, este conjunto denominativo es claramente descriptivo para el público relevante de los servicios, ya que se refiere a ellos directamente.

El titular afirma que la figura del gráfico es tan distintiva como la denominación ‘Zielou’, y la División de Anulación está de acuerdo, ya que el pájaro (incluso aunque el consumidor no logre percibir la especie concreta del mismo) no denota ninguno de los servicios, ni las características de los mismos. Sin embargo, aunque la figura sea tan dominante como la palabra, hay que recordar que, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011‑4, Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Visualmente los signos coinciden en las letras ‘ZIELO*’ y se distinguen en la última letra añadida a esta denominación en la marca impugnada (‘u’) además de en la expresión ‘DE MADRID’ en la marca anterior, y en la figura del pájaro y la expresión “El restaurante” – “La terraza” – “Tu club” de la marca impugnada. Sin embargo, puesto que, como ya se ha expresado, la figura del pájaro no es más dominante que la palabra prácticamente idéntica de los signos, y puesto que la expresión “El restaurante” – “La terraza” – “Tu club” es descriptiva y menos dominante que el resto de los elementos de la marca impugnada, y en la marca anterior ‘DE MADRID’ cualifica a ‘ZIELO’, que además aparece en primer lugar, se puede afirmar que entre los signos hay un cierto grado de similitud visual, aunque sea bajo.

Debido a su tamaño diminuto es muy posible que los consumidores elijan no pronunciar la expresión “El restaurante” – “La terraza” – “Tu club” pero incluso aunque lo hicieran, se ha apuntado ya su falta de carácter distintivo. Por otro lado, los elementos figurativos no se pronuncian; a este respecto, la Oficina sigue la jurisprudencia establecida por las sentencias de 07/02/2012, T-424/10, Eléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014, T-342/12, Star EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015, T-364/13, KAJMAN / Device of a crocodile et al., EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-32014, Device of two wavy black lines (fig.) / Device of wavy black link (fig.), EU:T:2015:882, § 45-46. Por lo tanto, puesto que ‘ZIELO’ y ‘Zielou’ comparten cuatro de cinco letras (y por lo tanto sonidos), siguiendo el mismo orden, y puesto que ‘ZIELO’ será la primera palabra del signo anterior que pronuncien los consumidores ya que está al comienzo de la expresión en relación a ‘DE MADRID’, los signos son similares en grado alto en el plano fonético.

Conceptualmente los consumidores relevantes verán en “ZIELO” de la marca anterior el concepto de “CIELO” (entre otras cosas la “esfera aparente azul y diáfana que rodea la Tierra” (Diccionario en línea de la Real Academia https://dle.rae.es/?id=9AhzvUU). Es cierto que “Zielou” no tiene en sí mismo significación en español y no aparece como tal en los diccionarios, pero no se puede obviar el hecho de que la palabra es casi idéntica a “ZIELO”, y no se puede excluir que los consumidores vinculen las marcas a través de estas denominaciones, a pesar de estar acompañada la marca anterior por la expresión ‘DE MADRID’, que lo cualifica. Por otro lado, las marcas difieren claramente en la expresión “El restaurante” – “La terraza” – “Tu club” así como en el elemento gráfico, ambos en la marca impugnada. Sin embargo, teniendo en cuenta que el slogan no es dominante y además es descriptivo, y atendiendo al hecho de que la figura gráfica es menos relevante, por las razones esgrimidas con anterioridad, el nivel de similitud conceptual entre las marcas es medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión.

El solicitante no ha reivindicado expresamente que su marca tenga un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o renombre.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio de referencia. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal en su conjunto.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, apartado 17).

Los signos se han considerado visualmente similares en grado bajo, fonéticamente en grado alto y conceptualmente en grado medio. Atendiendo al hecho de que los servicios son idénticos, el público es el general con un nivel de atención normal y el carácter distintivo de la marca anterior es normal, no se puede excluir que, sin confundir directamente las marcas, los consumidores pertinentes establezcan una conexión entre los signos en conflicto y asuman que los servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

Por lo tanto, la solicitud está fundada basándose en el registro de marca española nº 3 526 876. De lo cual se deriva que debe declararse la marca impugnada nula para todos los servicios impugnados.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el titular de la MUE es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de anulación, así como los costes en los que haya incurrido el solicitante durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartados 1 y 7, y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al solicitante son la tasa de anulación y los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

María Belén IBARRA DE DIEGO

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).