Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 23/08/2016

MARCHI & PARTNERS S.R.L. Via Vittor Pisani, 13 I-20124 Milano (MI) ITALIA

Fascicolo nº:	015318711
Vostro riferimento:	SC/16818/EM
Marchio:	Notable
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	ICF S.p.A. Piazzetta Giordano Umberto, 2 I-20122 Milano ITALIA

In data 02/05/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 27/06/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L’intenzione del richiedente nel depositare il marchio NOTABLE non era quella di usare un aggettivo ma quella di unire il binomio letterale “No”, (iniziali del nome del designer Sig. Norbert Geelen) con il termine TABLE. Tale accostamento ha anche un intento provocatorio, poiché unisce la negazione “No” con il termine “Table” che riprende la tipologia dei prodotti che il marchio intende proteggere.

2. Il termine, quantomeno in lingua inglese, verrebbe usato solo in relazione a persone e non a cose. A tal proposito il richiedente richiama, fra gli altri, il dizionario Cambridge.

3. Il richiedente ritiene che il segno non possa essere un messaggio elogiativo promozionale o uno slogan, poiché tali tipi di messaggi sono normalmente brevi frasi, mentre nel presente caso si è di fronte ad un singolo termine.

4. Vi sono numerosi marchi comunitari comparabili che sono stati registrati.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Le intenzioni del richiedente, quali che esse siano, sono irrilevanti poiché i marchi debbono essere analizzati sulla base della normativa vigente e non sulla base delle intenzioni di chi essi richiede.

L’affermazione di cui al punto 2 è solo parzialmente vera, poiché come il termine “Notable” laddove usato in funzione di sostantivo si riferisce normalmente a persone, ma laddove usato come aggettivo puó riferirsi anche ad oggetti.

A tal fine si riproducono i due significati così come tratti dall’ Oxford Dictionary citato dall’Ufficio e dal Cambridge Dictionary citato dal richiedente.

CABRIDGE DICTIONARY:

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/notable?a=british

OXFORD DICTIONARY:

http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/notable

A quanto sopra deve aggiungersi che il segno sarebbe comunque privo di carattere distintivo per il pubblico di lingua spagnola (si veda comunicazione allegata).

Sebbene sia vero che uno slogan è normalmente composto da una frase, è pur vero che per elogiare un prodotto puó essere sufficiente un aggettivo come nel presente caso. In tal senso, per le ragioni elencate nella precedente comunicazione e reiterate nella presente, il segno è privo di capacità distintiva poiché verrà percepito dal consumatore come un termine il cui proposito è elogiativo e promozionale.

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata "le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare ... relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesse (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 318 771 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Michele M. BENEDETTI - ALOISI