Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 7 del RMUE y la regla 11, apartado 3, del REMUE

Alicante, 15/11/2016

MARCH & ASOCIADOS Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta E-08008 Barcelona ESPAÑA

Nº de solicitud:	015326812
Referencia:	BMC15867
Marca:	XTRA HOT
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	BIMBO, S.A. C/ Josep Pla, 2-B2 (Torres Diagonal Litoral) E-08019 Barcelona ESPAÑA

La Oficina objetó el 01/06/2016 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 01/08/2016, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. La marca solicitada debe analizarse en conjunto, sin atender al significado de las mismas por separado, sino global, atendiendo a la disposición de los vocablos y a los productos.

2. La marca solicitada está formada por la unión caprichosa y original de dos vocablos, uno de los cuales es inventado (XTRA) y otro de lengua extranjera (HOT). Siendo la marca en su conjunto capaz de distinguir tanto el origen empresarial de los productos, como los productos en sí mismos.

3. Gran parte de los productos contemplados en las clases 29 y 30 se asemejan más al producto dulce que no al picante. Identificando una serie de productos que pueden entenderse como productos alimenticios típicos del día a día.

4. En apoyo de sus argumentos el solicitante menciona diversos registros de marcas anteriores como ‘XTRA HOT’ (marca No 4449815) para productos en las clases 9, 28 y 41. La marca figurativa ‘SAM´S FIRE EXTRA HOT CHILL SAUCE’ (marca No 11224326) para productos en las clases 30, 35 y 43. La marca figurativa ‘THE ORIGINAL, suka, EXTRA HOT, SPICED NATURAL COCONUT VINEGAR (marca No 12089611) para productos en la clase 30.

5. La marca solicitada cumple los requisitos de distintividad, siendo capaz de distinguir esos productos y servicios de entre sus iguales.

6. El solicitante menciona varios casos anteriores: Sentencia de 12/02/2004, Campina Melkunie, C-265/00 Rec. P. I-000, apartados 40 y 41; Sentencia de 12/02/2004, Kononklije KPN Nederland, C-363/99, Rec. P I-0000 apartados 99 y 100.

De acuerdo con el artículo 75 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Se considera, en contra de lo alegado por el solicitante, que el público de lengua inglesa podrá atribuir un contenido específico a ‘XTRA HOT’ y atribuirá un significado concreto al signo solicitado. Como se explicó en las alegaciones del 01/08/2016, la marca solicitada será entendida en el sentido que los productos son extra picantes. En este sentido, se considera que en la impresión global, para el público relevante, la expresión ‘XTRA HOT’ no puede ser percibida por el público que utiliza estos productos sino como una indicación descriptiva del tipo de productos que se trata.

El solicitante no logra demostrar la existencia de un elemento imaginativo, sorprendente o inesperado, en el sentido de exigir al menos alguna interpretación por parte del público relevante o desencadenar algún proceso cognoscitivo en la mente del público relevante (a contrario 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57) que pueda conferir a la marca solicitada, en la mente del público pertinente, un carácter distintivo capaz de desvirtuar la conclusión que figura en los apartados anteriores (17/09/2015, T−550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 28), por lo que no se aprecia la concurrencia de ningún elemento adicional que permita llegar a percibir la marca solicitada como una expresión inusual, dotada de un significado propio en el sentido de distinguir los productos en cuestión ofrecidos por el solicitante de aquellos que tienen una procedencia comercial dispar.

En lo que respecta al argumento que la palabra ‘XTRA’ no aparece en los diccionarios, cabe señalar que para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE,

no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Respecto al registro de marcas que contienen la palabra ‘HOT’, anteriormente mencionadas, dichas marcas son sin embargo diferentes a la solicitada, por lo que no pueden citarse como asuntos análogos. En segundo lugar, según reiterada jurisprudencia, las resoluciones adoptadas por la Oficina, en virtud del RMUE, sobre el registro de un signo como marca de la Unión Europea dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior (06/07/2011, T-318/09, TDI, EU:T:2011:330, § 21-25 y la jurisprudencia allí citada). En este sentido, cabe señalar igualmente que las decisiones acerca de la descriptividad y distintividad dependen en cierto sentido de su valoración individual.

En relación con los casos invocados por la solicitante, se debe destacar que nada tienen que ver con el presente caso y, además, se trata de casos distintos por lo que no pueden citarse como asuntos análogos.

Finalmente, cabe señalar que la marca solicitada carece de carácter distintivo e incurre en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC no solamente porque una marca descriptiva carezca necesariamente de distintividad (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), sino también porque, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, no es capaz de cumplir con la función esencial de una marca, que es la de identificar el origen de los productos y, de este modo, permitir al consumidor que los adquiere, con ocasión de una adquisición posterior, repetir la experiencia de resultar esta positiva, o evitarla por resultar negativa (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).

La “inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la mera comprobación de que el signo en cuestión carezca de elemento de fantasía o no tenga un aspecto inhabitual o llamativo” (05/04/2001, T‑87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 326 812 para los siguientes productos:

Clase 29 Verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; aceites.

Clase 30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; productos de pastelería y confitería; helados; sal; vinagre.

Por el contrario, la solicitud puede proseguir para los restantes productos.

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Reiner SARAPOGLU