OPOSICIÓN Nº B 2 733 940

Versailles B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX, Diemen, Países Bajos (parte oponente), representada por Arochi & Lindner, S.L., Paseo de Gracia 101- Piso 1º 1ª, 08008 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Feedback Trayer S.L., Avda. Monteclaro nº 10, Urbanización Monteclaro, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), España (solicitante), representado por Herrero & Asociados, C/ Cedaceros 1, 28014 Madrid, España (representante profesional).

El 18/07/2018, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 733 940 se estima para todos los productos impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 15 345 606 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

NOTA PRELIMINAR

A partir del 01/10/2017, el Reglamento (CE) nº 207/2009 y el Reglamento (CE) nº 2868/95 han sido derogados y sustituidos por el Reglamento (UE) 2017/1001 (versión codificada), el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431, sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias. Además, desde el 14/05/2018, el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431 han sido codificados y derogados por el Reglamento delegado (UE) 2018/625 y el Reglamento de ejecución (UE) 2018/626. Todas las menciones al RMUE, RDMUE y REMUE en la presente decisión se refieren a los reglamentos actualmente vigentes, salvo que se indique expresamente otra cosa.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 345 606 . La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 10 785 061 y el registro de marca internacional nº 1 034 371 “EXCILOR” que designa como territorios a España y la Unión Europea. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

Por motivos de economía procesal, la División de Oposición examinará la oposición, en primer lugar, en relación con la marca de la Unión Europea nº 10 785 061 , para la que el oponente reivindica el renombre en la Unión Europea.

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca de la parte oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Renombre de la marca anterior

Según el oponente, la marca de la Unión Europea anterior nº 10 785 061 es renombrada en dicho territorio.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 15/04/2016. Por consiguiente, se invitó a la parte oponente a probar que la marca anterior gozaba de renombre en la Unión Europea antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el renombre adquirido se refería a los productos para los que el oponente alega la existencia del mismo, concretamente los siguientes:

Clase 5: Productos farmacéuticos, en concreto para el tratamiento tópico de hongos de las uñas.

La oposición está dirigida contra los siguientes productos:

Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 15/02/2017, el oponente aportó, entre otras, las pruebas siguientes:

• Número 1: Certificación de posicionamiento en el mercado del producto “EXCILOR” siendo un producto líder en el sector de los productos antifúngicos para uñas. Concretamente la segunda posición en España como producto más vendido en su categoría con una cuota de mercado del 35,73%, según la consultora “Health Market Research”.

• Número 2: Certificación de la Asociación de Defensa de la Marca en España (ANDEMA) donde se indica el renombre de la marca “EXCILOR”. Se manifiesta, entre otros aspectos, que la misma goza desde su creación de una gran popularidad y crecimiento, siendo una marca de referencia en el tratamiento de dicha enfermedad. Su extensión geográfica abarca todo el territorio nacional y más de 30 países de Europa. La duración de su uso en España comienza el año 2010. Intensidad de su uso a través de diversos canales, apariciones en televisión, prensa escrita, así como la utilización de su dominio en Internet. Inversiones en publicidad y comunicación que han logrado un conocimiento de la marca identificada con su origen empresarial por un sector importante del público.

• Número 3: Diversas certificaciones y facturas referidas a las inversiones en publicidad del producto “EXCILOR” como, por ejemplo, “Publiespaña (Grupo Mediaset)” por un importe de 551.657,94 euros durante el periodo 2014-2016; “Atresmedia” por un montante de 95.426,19 euros (2015-2016) o “Société Secrète” por un importe de 18.408,60 euros, en el año 2015.

• Número 4: Copia de la noticia “La marca Excilor, de laboratorios Actafarma se traspasa a Vemedia Pharma Hispania”, en la página web www.imfarmacia.es, del 16/01/2014, en la que se indica que es una marca de referencia para el tratamiento de la onicomicosis.

• Número 5: Diversos proyectos de colaboración entre “Vemedia” y “El Corte Inglés”, destacando como 3ª marca en el mercado español en al año 2014 y con un crecimiento del 47%, con “Redfarma” y con “Carrefour”.

• Número 6: Folletos informativos del producto “EXCILOR” para mayoristas, correspondientes al periodo 2014-2016, donde se presenta el producto, la inversión realizada en los medios de comunicación (campaña de verano en televisión (2014); anuncio del año 2015-2016; campaña Farmapremium 2015 y proyecto “Alphega” 2015), su posicionamiento en el mercado y los accesorios facilitados por “Vermedia”, para la comercialización de sus productos.

• Número 7: Publicación corporativa de “Actafarma” donde se indica, entre otros aspectos que “EXCILOR” desde el año 2010 ha supuesto un éxito de ventas sin precedentes en España

• Número 8: Diversos documentos sobre cuotas de mercado y estadísticas de venta del producto “EXCILOR”: Informe de la consultora “Health Market Research” en Portugal y en Italia, así como una certificación emitida por la entidad “OpenHealth Company”, en relación con el mercado francés, en base a la información de 3.104 farmacias representativas de la red farmacéutica de la Francia metropolitana.

• Número 9: Diversos artículos y noticias web sobre el producto “EXCILOR”: “France Dimanche”, 2016; www.brandandcelebrities.com; www.fashions-addict,com; www.entrepatients.net/fr.; “Triathelete”; www.mycosedesongles.com (2016); “Damier nv” (2016); www.comproboo.co.uk, relativa a los mejores tratamientos contra los hongos y “Le Figaro” (2016).

• Número 10: Varios documentos relativos a inversión publicitaria sobre el producto “EXCILOR”: certificación de la compañía Televisao Idenpendente, S.A.”, en Portugal; certificación de la agencia de medios “ZenithOptimedia, en Italia y certificación de la cadena de televisión de Portugal “Sociedade Independiente de Comunicaçao, S.A., en 2016.

Sobre la base de cuando antecede, la División de Oposición concluye que la marca anterior goza de renombre en la Unión Europea y en particular en España, en relación con todos los productos para los que el oponente alega la existencia de renombre.

De las pruebas aportadas, por ejemplo la certificación de posicionamiento en el mercado del producto “EXCILOR” siendo un producto líder en el sector de los productos antifúngicos para uñas y la certificación de la Asociación de Defensa de la Marca en España (ANDEMA) donde se indica el renombre de la marca “EXCILOR”, se desprende, claramente, que la marca anterior ha sido objeto de un uso prolongado e intensivo y que goza de un renombre generalizado en el mercado pertinente (su extensión geográfica abarca todo el territorio nacional y más de 30 países de Europa), en el que ocupa una posición consolidada entre las marcas líderes, como ha quedado acreditado por fuentes independientes y de diverso tipo. Las cifras correspondientes a las ventas, a los gastos de publicidad (“Publiespaña, Grupo Mediaset” por un importe de 551.657,94 euros durante el periodo 2014-2016; “Atresmedia” por un montante de 95.426,19 euros (2015-2016) o “Société Secrète” por un importe de 18.408,60 euros, en el año 2015) y la cuota de mercado (segunda posición en España como producto más vendido en su categoría con una cuota de mercado del 35,73%, según la consultora “Health Market Research”) que aparecen en la documentación probatoria, así como las distintas referencias de la prensa a los éxitos alcanzados, son circunstancias que indican de forma inequívoca que la marca disfruta de un elevado nivel de reconocimiento entre el público pertinente.

2. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, la percepción respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada. Por lo tanto, la División de Oposición procederá a comparar los signos en base al público español para el cual las denominaciones carecen de significado. Esta aproximación es la más favorable para el oponente sin que perjudique al solicitante.

La marca figurativa anterior se compone de un fondo rectangular negro en cuyo interior figura el vocablo bicolor (azul y blanco) “EXCILOR”. Las letras están ligeramente estilizadas y, en concreto la “X”, de color azul, sobresale por su tamaño. Dicho elemento “EXCILOR” no tiene ningún significado para el público destinatario dado que en contra de la opinión del solicitante el consumidor no dividirá la marca de una forma artificial y, por lo tanto, es distintiva.

La marca anterior no posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

El signo figurativo impugnado se compone de un fondo rectangular que incluye el término bicolor (azul y gris) de fantasía “excinail” seguido del elemento “+” en color azul. El elemento “excinail” no tiene ningún significado para el público destinatario y, por lo tanto, es distintivo.

El elemento “+” del signo impugnado se asociará a algo positivo, a un plus en relación con la calidad del producto. Teniendo en cuenta que el producto está relacionado con el sector farmacéutico, este elemento no es distintivo para los productos en cuestión.

El signo impugnado no posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visualmente, los signos coinciden en el fondo rectangular, el color azul, las letras iniciales “EXCI” y, además, comparten la letra “L” aunque situada en distinta posición. No obstante, se diferencian en las letras finales “OR” de la marca anterior, así como en las letras “NAI”, los restantes colores y el elemento “+”, del signo impugnado.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo, así como que los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca y que el elemento “+” no es distintivo, los signos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “EXCI”, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras “LOR” del signo anterior, así como en el sonido de las letras “NAIL” de la marca impugnada, que no tienen equivalente en el signo anterior.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el elemento “+” no es distintivo y que probablemente no será pronunciado por los consumidores, los signos tienen un grado de similitud fonético medio.

Conceptualmente, si bien el público del territorio de referencia percibirá el significado del elemento “+” en el signo impugnado, como se ha dicho antes, el otro signo carece de significado en ese territorio. Puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado, los signos no son similares desde la perspectiva conceptual. Sin embargo como el elemento “+” no es distintivo, su impacto es muy limitado.

Teniendo en cuenta que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, el examen de la existencia de un riesgo de perjuicio seguirá su curso.

c) El «vínculo» entre los signos

Tal como se ha visto anteriormente, la marca anterior tiene renombre y los signos en conflicto son similares. Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio, es necesario demostrar que, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo o asociación entre los signos. La necesidad de dicho «vínculo» entre las marcas en conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, pero ha sido confirmada por la jurisprudencia en las sentencias de 23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 y la sentencia de 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. No se trata de un requisito adicional, sino que, simplemente, refleja la necesidad de determinar si la asociación que el público podría establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un aprovechamiento indebido, después de valorar todos los factores pertinentes para un caso particular.

Los posibles factores pertinentes para el examen de un «vínculo» incluyen (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 el grado de similitud entre los signos;

 la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

 el grado de renombre de la marca anterior;

 el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, bien adquirido por el uso;

 la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un «vínculo» puede establecerse basándose solo en algunos de estos criterios.

Teniendo en cuenta tanto el grado de similitud existente entre las marcas, así como el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior y su elevado grado de renombre entre el público pertinente, la División de Oposición considera que, sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, es probable que los consumidores relevantes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con el signo anterior, es decir, que establezcan una ‘asociación’ mental entre los signos incluso para los productos que sean diferentes. No podemos descartar que el público pueda establecer una conexión dadas las coincidencias entre las marcas / y relacionarlas. Por lo tanto, existe un claro link entre dichas marcas claramente similares ya que los dos signos se asociarán entre sí dado que la diferencia conceptual entre las mismas es irrelevante debido a que el elemento “+” no es distintivo y, además probablemente ni siquiera lo pronunciará el consumidor. Por otro lado, no podemos excluir tampoco que los productos de la marca renombrada analizados del oponente en la clase 5 puedan vincularse a los productos de la misma clase del solicitante. Además, los productos pueden ir destinados al mismo público relevante y compartir los mismos canales de comercialización. Incluso aunque el nivel de atención pueda ser superior y el público especializado no podemos excluir dicha posibilidad de conexión entre los signos. Por todo ello, resulta razonable suponer que el consumidor, que conoce la marca renombrada, cuando vea la marca impugnada, para productos que pertenecen a sectores afines relacionados principalmente con el sector farmacéutico-higiénico-sanitario, recordará inmediatamente la marca notoria anterior y la relacionará.

Por lo tanto, teniendo en cuenta y sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, la División de Oposición concluye que es probable que los consumidores pertinentes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con el signo anterior, es decir, que establezcan un «vínculo» mental entre los signos. Sin embargo, aunque un «vínculo» entre los signos es una condición necesaria para evaluar si es posible un perjuicio o un aprovechamiento indebido, la existencia de dicho vínculo no es suficiente, en sí misma, para concluir que pueda existir alguno de los supuestos de vulneración del renombre mencionados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Riesgo de perjuicio

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE cuando presenta cualquiera de las características siguientes:

• aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

La parte oponente alega que el solicitante persigue el aprovechamiento de la reputación de la marca y de la inversión en diseño, marketing y publicidad del oponente; indica que son marcas cuasi idénticas para productos idénticos que comparten los mismos canales de distribución y van dirigidos al mismo público relevante. También alega que la reputación o goodwill es fruto de una labor intensa y constante del oponente y que por lo tanto, el registro de la marca solicitada contribuiría a la dilución y vulgarización de una marca notoria, así como a un aprovechamiento indebido del esfuerzo y prestigio ajenos, amén de un gravísimo fraude al público consumidor.

Con otras palabras, el oponente alega que el uso de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior y un perjuicio para el renombre y distintividad de la marca anterior.

Aprovechamiento indebido (parasitismo)

En el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMUE, el aprovechamiento indebido comprende los casos en que existe una clara explotación y «parasitismo» a expensas de una marca famosa, o se intenta sacar partido de su renombre. Dicho de otro modo, se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos y servicios amparados por la marca impugnada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos y servicios se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, y 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

El oponente fundamenta, tal y como hemos analizado anteriormente, su pretensión en el aprovechamiento del prestigio ajeno mediante la usurpación del renombre o distintividad del oponente.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/06/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido, cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

La parte oponente alega que el concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo comprende aquellos casos en que el solicitante se beneficia del atractivo de la marca anterior al relacionar sus productos con un signo que es ampliamente conocido en el mercado, apropiándose indebidamente de su poder de atracción y de su valor publicitario. Ello, puede conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial en las que se permite al solicitante lucrarse de la inversión realizada por el oponente en la promoción y creación de un “goodwill” para su marca, dado que puede estimular las ventas de los productos del solicitante en una medida desproporcionadamente elevada en comparación con la importancia de sus inversiones en promoción. Dicha apropiación indebida del carácter distintivo de la marca anterior presupone una asociación entre las marcas respectivas que hace posible la transmisión del atractivo a la marca solicitada. Ello es más probable cuando la marca anterior posee un carácter distintivo fuerte porque será más tentador para el solicitante intentar aprovecharse de su valor y más fácil asociarla con la marca solicitada. En el presente caso, alega, existe una clara conexión entre los productos de la marca solicitada y los de la marca anterior con su consecuente comercialización dentro del mismo sector. Considera que el aprovechamiento indebido debe ser consecuencia de una asociación de las marcas en conflicto en la mente del público, determinada por las semejanzas entre las mismas y reforzada por el renombre del signo anterior. La marca impugnada se beneficiaría del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca anterior para sus propios productos, que llamarían la atención de los consumidores gracias a su asociación con dicha marca, logrando de este modo una ventaja comercial respecto a los productos de sus competidores. El beneficio económico consistiría en explotar los esfuerzos realizados por la marca anterior para crear la reputación y la imagen de su marca anterior, sin tener que pagar a cambio compensación alguna, lo que equivale a una ventaja desleal.

Por lo tanto, tomando en consideración en su conjunto las pruebas presentadas, la similitud entre las marcas, el vínculo existente entre los productos de la marca anterior notoria y los productos solicitados de la marca impugnada, así como de sus respectivos sectores afines y, por último, la falta de justa causa en el uso de la marca impugnada, la División de oposición llega a la conclusión de que este uso puede dar lugar a un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior.

Otros tipos de riesgo de perjuicio

El oponente alega, también, que el uso de la marca impugnada supondría un perjuicio para el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior.

Como hemos visto antes, la existencia de un riesgo de perjuicio es un requisito esencial para la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE; dichos riesgos pueden ser de tres tipos distintos. Para que una oposición sea fundada en este sentido, basta con que se produzca uno de ellos. Tal como se ha podido apreciar, en el caso presente, la División de Oposición ya ha llegado a la conclusión de que la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. Por consiguiente, no es preciso analizar si son aplicables también los otros tipos de perjuicio.

5. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la oposición se fundamenta adecuadamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. En consecuencia, debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos impugnados.

Dado que la oposición ha prosperado en su totalidad en virtud del artículo 8, apartado 5 del RMUE, no es necesario examinar los restantes motivos, así como el otro derecho anterior en los que se basa la oposición, y su correspondiente prueba, de uso en su caso.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartados 3 y 6, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Frédérique SULPICE

Pedro JURADO MONTEJANO

Sandra IBAÑEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).