Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 24/10/2016

HORAK RECHTSANWÄLTE Georgstr. 48 D-30159 Hannover ALEMANIA

Anmeldenummer:	015361207
Ihr Zeichen:
Marke:	ICED OUT
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Waldemar Baierle Bingener Str. 18a D-55496 Argenthal ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 11/5/2016 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 11/07/2016 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Aufgrund des allenfalls im verdeckten Hintergrund stehenden, unscharfen Aussagegehalts würden die angesprochenen Verbraucher das angemeldete Markenwort nicht als schlagwortartigen beschreibenden Sachhinweis werten, sondern in ihm in erster Linie einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Leistungen entnehmen.

2. Die Gesamtbezeichnung „ICED OUT“ lässt keine Beziehung zur den angemeldeten Dienstleistungen erkennen. Der Begriff sei sehr unscharf und riefe zahlreiche Assoziationen hervor, sodass von einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht gesprochen werden kann. „ICED OUT“ könne z. B. „vereist, gefroren, eisbedeckt oder eisgekühlt“ heißen. Somit sei der Gesamtbegriff „ICED OUT“ lexikalisch nicht eindeutig hinterlegt.

3. Sämtliche Kombinationen der Übersetzungsmöglichkeiten der Gesamtbezeichnung „ICED OUT“ verdeutlichten, dass eine auch nur ansatzweise eindeutige Interpretation im Sinn einer Verwendung für mit Steinen besetzten Schmuck nicht möglich sei, sondern sich die beiden Wörter widersprächen. Somit liege ein Phantasiebegriff vor.

4. In der Darstellung des Deutschen Patent- und Markenamtes widersprächen sich die einzelnen Bezeichnungen mit Blick auf das Dienstleistungsverzeichnis. Zudem seien all jene Deutungen eben nicht ausschließlich oder gar „direkt“, sondern erforderten ein Übersetzen und insbesondere Zusammenführen ‑ selbst im Rahmen der Argumentation des Amtes ‑, und blieben daher im Lichte der zahlreichen Übersetzungs- und Zusammenführmöglichkeiten unscharf. Dies träfe selbst auf die amtlich dargestellten Vorstellungen zu, da sich diese allenfalls undeutlich ergäben (vgl. hierzu BPatGE 10, 126).

5. Der Begriff „ICED OUT“ weise insbesondere nicht auf eine bestimmte Produktionsweise (Besetzen mit Steinchen), die Herstellerin oder gar auf irgendeinen Betrieb oder eine Benutzungsart hin. Der Begriff ließe zu viele Bedeutungen und Suggestionen zu.

6. Die Anmelderin verweist auf die Rechtsprechung des BPatGE und des LG Hamburg (Entscheidungen „simplify internet“, „simplify your success“, „Protec“, „FUSSBALL WM 2006“, usw.).

7. Es bestehe weder ein Freiheitsbedürfnis, noch sei die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit beschreibend. Nach den Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d UMV i. V. m. Artikel 7 Absatz 2 UMV seien von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die unmittelbar zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen können. Da die Marke die Leistungen nicht wiedergäbe, handele es sich nicht um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Leistungen beschreibe. Daran, dass derartige Zeichen frei verwendet werden könnten und nicht einem Unternehmen vorbehalten blieben, bestehe grundsätzlich kein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH, GRUR 2003m 514 Randnr. 73 – Linde, GRUR 2004, 428 – Henkel)

8. Das Ergebnis einer Internetrecherche habe für die Feststellung, ob für die Eintragung einer Wortmarke ein absolutes Schutzhindernis gegeben sei, keine Aussagekraft. Denn die Suchmaschinen arbeiteten mit unterschiedlichen Algorithmen und lieferten die unterschiedlichsten Ergebnisse zu den unterschiedlichsten Zeichen. Im Internet gefundene Belege könnten daher nicht einmal bestätigen, ob ein Ausdruck existiere oder wie er verwendet würde. Es handele sich allenfalls um einen Hinweis darauf, dass ein zumindest ähnliches Zeichen weltweit irgendwie auf zumindest einem Computer in irgendeinem Winkel der Erde, der mit dem Internet verbunden ist, hinterlegt sein könnte.

9. Selbst wenn aus einem Internettreffer eine Benutzung hergeleitet werden könnte, so führe dies noch nicht dazu, dass ein Zeichen beschreibend sei. Denn nur genau definierte Begriffe könnten potenziell zur Bezeichnung der Art oder anderer Merkmale einer Dienstleistung benutzt werden.

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

1. Die Anmelderin führt aus, dass für die Wortkombination „ICED OUT“ weder ein Freiheitsbedürfnis bestehe, noch eine Bezeichnung darstelle, die in ihrer Gesamtheit beschreibend sei, sodass sie nach den Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d UMV i. V. m. Artikel 7 Absatz 2 UMV von der Eintragung Marken ausgeschlossen sei, da sie unmittelbar zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen könnte. Da die Marke die Leistungen nicht wiedergibt, handele es sich nicht um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Leistungen beschreibe. Daran, dass derartige Zeichen frei verwendet werden könnten und nicht einem Unternehmen vorbehalten blieben, bestehe grundsätzlich kein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH, GRUR 2003m 514 Randnr. 73 – Linde, GRUR 2004, 428 – Henkel)

2. Die Wortkombination „ICED OUT“ hat in Bezug auf die beantragten Waren und Dienstleistungen die folgende Bedeutung: „Used in reference to a decorative or jewellery item, containing a prolific quantity of diamonds (‚ice‚)“. (Wird in Bezug auf einen dekorativen Gegenstand oder ein Schmuckstück verwendet, der/das viele Diamanten [„Eis"] enthält). (Informationen aus dem English Urban Wörterbuch, http://www.urbandictionary.com ). Aus diesem Grund und entgegen der Annahme der Anmelderin beschreibt die Wortkombination, dass es sich bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen um mit vielen Diamanten besetzte Schmuckwaren und Juwelierwaren beziehen.

3. Außerdem wird die Wortkombination „ICED OUT“ häufig für Schmuckwaren verwendet, die mit einer Anzahl von Diamanten besetz sind. Der Prüfer hat dafür mehrere Beispiele im Internet gefunden: 8423 Ergebnisse auf www.amazon.co.uk (https://is.gd/8CWGTs ); mehrere Ergebnisse auf www.ebay.co.uk (fashionforyou83 (2002 Ergebnisse); Lucky Chain Jewelry Store (1860 Ergebnisse), iced-out-quality-shop (1839 Ergebnisse); Jewelicious Store (1460 Ergebnisse)] (https://is.gd/9AXl4N ).

4. Deshalb ist die Wortkombination gemäß Artikel 7 Absatz 2 UMV beschreibend und für den englischsprachigen Verbraucher nicht unterscheidungskräftig. Die Wortkombination wird im Englischen häufig für Schmuckwaren und Juwelierwaren benutzt.

5. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV gilt nicht für solche Begriffe, die lediglich bestimmte Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen suggerieren oder darauf anspielen. Manchmal wird dies auch als vage oder indirekte („unscharfe“) Anspielung, auf Waren und Dienstleistungen bezeichnet (Urteil vom 31/01/2001, T‑135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).

6. Das Amt braucht nicht nachzuweisen, dass das angemeldete Wort Gegenstand eines Wörterbucheintrags ist, um es als Zeichen abzulehnen. Insbesondere bei zusammengesetzten Wörtern erwähnen Wörterbücher nicht alle möglichen Kombinationen. Wichtig ist vielmehr die gewöhnliche und alltägliche Bedeutung. Es genügt, wenn der Begriff einem Teil der maßgeblichen Verkehrskreise als Beschreibung der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen bekannt ist oder von ihm so benutzt wird oder als Merkmal der Waren und Dienstleistungen dienen soll oder so verstanden werden könnte (Urteil vom 17/09/2008, T‑226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36).

7. Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, ist nicht vorauszusetzen, „dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet“.(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32)

8. Die Anmelderin verweist auf die Rechtsprechung des BPatGE und des LG Hamburg (Entscheidungen „simplify internet“, „simplify your success“, „Protec“, „FUSSBALL WM 2006“, usw.).

9. Hinsichtlich der von der Anmelderin angeführten Rechtsprechung des deutschen BPatGE, ist „die [Unionsregelung] für Marken […] ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist […] Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als [Unionsmarke] darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen [Unionsregelung] beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der [Unionsrichter] nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat“. (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

10. Zu dem Argument, es obliege dem Amt, nachzuweisen, dass andere ähnliche Zeichen auf dem Markt verwendet werden, hat der Gerichtshof bestätigt, dass in einem Fall, in dem die Beschwerdekammer feststellt, dass die fragliche Marke nicht über Unterscheidungskraft verfügt, es seine Analyse auf Tatsachen stützen kann, die sich aus der allgemeinen praktischen Erfahrung im Handel mit gängigen Konsumartikeln ergeben, die jeder kennen kann und die insbesondere den Verbrauchern dieser Waren auch bekannt sind. In einem Fall dieser Art ist die Beschwerdekammer nicht verpflichtet, Beispiele für solche praktischen Erfahrungen zu nennen. (15/03/2006, T‑129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr.  15 361 207 für alle Waren und Dienstleistungen der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Claudio MARTINEZ MÖCKEL