Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RZTUE”) oraz zasadą 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RWZTUE”)

Alicante, 04.07.2017 r.

KANCELARIA PATENTOWA RAWA & RAWA SP.J. ul. Stokrotkowa 52 87-100 Toruń POLONIA

Nr zgłoszenia:	015376817
Nr referencyjny zgłaszającego:	KP-EUTM246/2016
Znak towarowy:	ROOT BOOSTER
Rodzaj znaku:	Znak słowny
Zgłaszający:	Caldena Spółka z o.o. ul. Ks. Skorupki 5 00-546 Warszawa POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 28.02.2017 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i m) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 25.04.2017 r. zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Słowa, z których składa się omawiane oznaczenie „ROOT BOOSTER”, rozpatrywane razem lub osobno, mają wiele znaczeń. Rozpoznanie znaczenia wskazanego przez Urząd wymaga od docelowego odbiorcy wysiłku intelektualnego.

2. Przedmiotowy znak towarowy pozbawiony jest charakteru opisowego w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem. Wyszukiwanie przeprowadzone za pośrednictwem Google odsyła do aplikacji przeznaczonej dla telefonów.

3. Przedmiotowy znak nie odnosi się także do chronionej nazwy odmiany roślin. Zdaniem zgłaszającego fakt, że dane oznaczenie zawiera słowo będące nazwą ochrony roślin, a jednocześnie będące wyrazem pospolitym nie spełnia przesłanek przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. m) RZTUE.

Zgodnie z art. 75 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 16.09.2004 r. C‑329/02 P ‘SAT.1’, pkt 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (patrz wyrok z dnia 23.10.2003 r. C‑191/01 P ‘Wrigley’, pkt 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (wyrok z dnia 26.11.2003 r. T‑222/02 ‘ROBOTUNITS’, pkt 34).

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.

Znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑79/00 ‘LITE’, pkt 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (wyrok z dnia 15.09.2005 r. T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 65).

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. m) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. m) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE (RZTUE) Urząd sprzeciwia się przyjęciu zgłoszenia, jeżeli znak, którego dotyczy zgłoszenie, odnosi się do nazwy odmiany roślin, która jest zarejestrowana na szczeblu UE, co ustalono, korzystając z wyszukiwarki odmian w bazie danych Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin.

Artykuł 7 ust. 1 lit. m) RZTUE wskazuje, że rejestracji nie podlegają:

znaki towarowe, które składają się z lub odtwarzają w swoich zasadniczych elementach wcześniejszą nazwę odmiany roślin zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego, lub umów międzynarodowych, których Unia lub dane państwo członkowskie jest stroną, przewidujących ochronę praw do odmian roślin i które odnoszą się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

Co do argumentów zgłaszającego

1. Słowa, z których składa się omawiane oznaczenie „ROOT BOOSTER”, rozpatrywane razem lub osobno, mają wiele znaczeń. Rozpoznanie znaczenia wskazanego przez Urząd wymaga od docelowego odbiorcy wysiłku intelektualnego.

W odniesieniu do tego argumentu należy zauważyć, że aby odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, nie jest konieczne, aby oznaczenia lub wskazówki tworzące znak, o których mowa we wspomnianym artykule, rzeczywiście były wykorzystywane w chwili składania zgłoszenia rejestracyjnego, w sposób opisujący takie towary lub usługi, dla których składa się zgłoszenie, lub właściwości tych towarów lub usług. Wystarczy, zgodnie z tym, co wynika z brzmienia danego przepisu, żeby takie oznaczenia lub wskazówki mogły być stosowane do takich celów. Zatem na podstawie wspomnianego przepisu należy odmówić rejestracji znaku, jeżeli co najmniej jedno z jego możliwych znaczeń wskazuje właściwość danych towarów lub usług.

(wyrok z dnia 23.10.2003 r. C‑191/01 P ‘Wrigley’, pkt 32, podkreślenie dodane.)

Zgodnie z orzecznictwem, charakter odróżniający znaku towarowego, w tym charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny postrzega omawianą kategorię towarów lub usług (wyrok Trybunału z dnia 18.06.2002 r. C-299/99, Philips, pkt 63 oraz wyrok Sądu z dnia 10.11.2004 r. T-396/02, August Storck KG / OHIM, kształt cukierka, pkt 59).

W związku z tym wskazane przez zgłaszającego przykładowe znaczenie wyrażenia „ROOT BOOSTER” jako administratora sieci informatycznej jest nieistotne.

Ponadto argument, że omawiane oznaczenie rozpatrywane w całości nie będzie zrozumiane jako związane z zakwestionowanymi towarami nie jest zasadny.

Wynika to z tego, że nie jest ważne, jak właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać wyrażenie „ROOT BOOSTER” rozpatrywane samodzielnie. Dla oceny charakteru odróżniającego istotne jest rozumienie omawianego wyrażenia przez właściwy krąg odbiorców w kontekście użycia przedmiotowego znaku do oznaczenia konkretnych towarów, o rejestrację których wniesiono.

Jak Urząd stwierdził już w swoim piśmie z dnia 28.02.2017 r., dla celów oceny charakteru opisowego danego oznaczenia należy ustalić, czy właściwy krąg odbiorców dostrzeże wystarczająco bezpośredni i konkretny związek pomiędzy zgłoszonym wyrażeniem a towarami, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację (wyrok z dnia 20.07.2004 r., T-311/02, "LIMO", pkt 30).

Urząd podtrzymuje, że istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek między słowem „ROOT BOOSTER” i towarami objętymi zgłoszeniem, ponieważ docelowy anglojęzyczny odbiorca, skonfrontowany z omawianym oznaczeniem rozpatrywanym jako całość w kontekście nawozów; regulatorów wzrostu roślin; biostymulatorów i innych zakwestionowanych towarów w klasie 1, odczyta wprost, że są one substancjami wzmacniającymi korzenie, nasady, cebulki roślin lub zawierają takie substancje.

Znak zawiera zatem oczywiste i bezpośrednie informacje na temat rodzaju, właściwości lub przeznaczenia omawianych towarów.

Z tego względu argument zgłaszającego jakoby rozpoznanie znaczenia wyrażenia „ROOT BOOSTER” jako substancji wzmacniającej korzenie, nasady, cebulki wymagało przez anglojęzycznego docelowego odbiorcy wysiłku intelektualnego lub złożonych procesów myślowych należy odrzucić jako bezzasadny.

2. Przedmiotowy znak towarowy pozbawiony jest charakteru opisowego w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem. Wyszukiwanie przeprowadzone za pośrednictwem Google odsyła do aplikacji przeznaczonej dla telefonów.

Urząd nie zgadza się z powyższym stanowiskiem. Nie ulega wątpliwości, że w branży telefonii komórkowej wyrażenie „ROOT BOOSTER” wskazuje na nazwę aplikacji do telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android.

Jednakże, jak wskazano w zawiadomieniu z 28.02.2017 r. wyszukiwanie tego samego wyrażenia przeprowadzone za pośrednictwem internetu w kontekście nawozów lub środków stymulujących wzrost roślin wskazuje jednoznacznie, że wyrażenie „ROOT BOOSTER” ma znaczenie w języku angielskim i jest powszechnie używane w branży ogrodniczej, sadowniczej oraz w rolnictwie jako substancja wzmacniająca korzenie, odżywka dla roślin stymulująca wzrost masy korzeniowej itp.

Zatem, jako oznaczenie rodzajowe dla konkretnego rodzaju środków stymulujących wzrost roślin, omawiany znak nie pozwoli danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑79/00 ‘LITE’, pkt 26).

W związku z powyższym znak „ROOT BOOSTER”, będąc oznaczeniem powszechnie używanym w  ramach sprzedaży danych towarów, jest pozbawiony charakteru odróżniającego i podlega odmowie rejestracji na podstawie w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE (wyrok z dnia 15.09.2005 r. T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 65 i wyrok z dnia 03.07.2003 r. T‑122/01 'BEST BUY', pkt 20).

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem zakresy stosowania podstaw odmowy rejestracji

określonych w art. 7 ust. 1 lit. b) do d) RZTUE nakładają się. W istocie oznaczenie, które ogranicza się do opisu właściwości towarów lub usług, jest jednocześnie pozbawione odróżniającego charakteru w stosunku do tych samych towarów lub usług, gdyż nie może z tego powodu pełnić zasadniczej funkcji znaku towarowego, to jest funkcji polegającej na identyfikacji pochodzenia handlowego towaru lub usługi (patrz wyrok z dnia 12.06.2007 r. T‑190/05 „TWIST & POUR”, pkt 39). Powyższa zasada znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie.

3. Przedmiotowy znak nie odnosi się także do chronionej nazwy odmiany roślin. Zdaniem zgłaszającego fakt, że dane oznaczenie zawiera słowo będące nazwą ochrony roślin, a jednocześnie będące wyrazem pospolitym nie spełnia przesłanek przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. m) RZTUE.

W odniesieniu do tego argumentu należy zauważyć, że Unia Europejska od 2005 r. jest stroną Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (konwencja UPOV), która stała się integralną częścią unijnego porządku prawnego. Na mocy art. 20 ust. 1 konwencji UPOV odmiana „jest oznaczana nazwą, która jest jej nazwą rodzajową”.

Ochrona nazw odmian jest przyznawana między innymi w celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu konsumentów i producentów, umożliwiając im poznanie odmiany roślin, którą stosują lub nabywają i ewentualnie poznanie hodowcy i pochodzenia tej odmiany.

Każda umawiająca się strona jest zobowiązana dopilnować, by żadne prawa przyznane w odniesieniu do oznaczenia zarejestrowanego w formie nazwy odmiany nie utrudniały swobodnego używania tego oznaczenia w odniesieniu do tej odmiany, nawet po wygaśnięciu prawa hodowcy.

Przepis art. 7 ust. 1 lit. m) RZTUE ma zastosowanie w razie zaistnienia następujących przesłanek:

1. Istnienie zarejestrowanej nazwy odmiany roślin (na poziomie UE lub na poziomie krajowym, w tym w krajach trzecich, które są stroną konwencji UPOV);

2. Dana nazwa odmiany roślin została zarejestrowana przed zgłoszeniem o rejestrację znaku towarowego UE;

3. Znak towarowy objęty zgłoszeniem ZTUE składa się lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach wcześniej zarejestrowaną nazwę odmiany roślin;

4. Zgłoszenie znaku towarowego UE dotyczy odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych z tymi, których dotyczy ochrona nazwy odmiany roślin.¹

We wstępnym zawiadomieniu o bezwzględnych podstawach odmowy rejestracji wykazano istnienie powyższych przesłanek. W szczególności wykazano, że znak towarowy, którego dotyczy zgłoszenie, odtwarza w swoich istotnych elementach chronioną nazwę „BOOSTER”. Zgodnie z rejestrem Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin następujący gatunek jest chroniony na podstawie niniejszej nazwy:

Gatunek:	Państwo	Nr zgłoszenia	Data zgłoszenia
Phaseolus vulgaris L.	Unia Europejska	19960757	01/07/1996

Zważywszy, że objęte sprzeciwem towary obejmują nasiona i sadzonki wymienionego gatunku, niemożliwe jest dokonanie rejestracji znaku dla tych towarów.

Wbrew twierdzeniom zgłaszającego, obowiązujące przepisy nie przewidują wyłączeń od ochrony nazw odmian roślin jeśli dana nazwa jest jednocześnie słowem pospolitym lub wyrazem, któremu można przypisać wiele znaczeń.

W tym kontekście Urząd zwraca uwagę na powołany w Wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, zakwestionowany znak „ANTONIO MARIN VEGETABLES”, zgłoszony w odniesieniu do owoców i warzyw. Mimo, że „ANTONIO” jest w  języku hiszpańskim lub portugalskim popularnym imieniem męskim, jednocześnie „ANTONIO” jest zarejestrowaną nazwą odmiany roślin dla papryki i z tego względu znak podlega odmowie rejestracji.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b), c) oraz m) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 015376817 zostaje odrzucone w stosunku do następujących towarów:

na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) RZTUE:

Klasa 1 Nawozy; Hormony roślinne (fitohormony); Polepszacze do gleby; Regulatory wzrostu roślin; Stymulatory wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych]; Bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych]; Biostymulatory (środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy); Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze].

na podstawie art. 7 ust. 1 lit. m) RZTUE:

Klasa 31 Nasiona; Sadzonki.

Zgłoszenie zostanie zaakceptowane dla następujących towarów:

Klasa 5 Środki grzybobójcze; Środki chwastobójcze; Insektycydy...; Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników; Preparaty do niszczenia robactwa; Fungicydy; Herbicydy; Pestycydy.

Klasa 31 Pasza dla zwierząt.

Na mocy art. 59 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Na mocy art. 60 ust. 1 RZTUE odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy.

Ponadto w terminie czterech miesięcy od tego samego dnia wnosi się pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Anna MAKOWSKA

Załącznik: Zawiadomienie z 28.02.2017 r. o bezwzględnych podstawach odmowy rejestracji