Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RZTUE”) oraz zasadą 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RWZTUE”)

Alicante, 31/08/2016

KONDRAT & PARTNERS Al. Niepodległości 223/1 02-087 Warszawa POLONIA

Nr zgłoszenia:	015382823
Nr referencyjny zgłaszającego:	16/04/0389
Znak towarowy:	SCUBAPHONE
Rodzaj znaku:	Znak słowny
Zgłaszający:	SCUBAPHONE Badania i Technologie Podwodne Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3 80172 Gdańsk POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 13/05/2016 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 13/07/2016 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Brak jest uzasadnienia twierdzenia Urzędu, iż związek między fantazyjnym oznaczeniem nr 15 382 823 oraz zgłoszonymi towarami jest wystarczająco konkretny i bezpośredni, aby znalazła zastosowanie bezwzględna podstawa odmowy udzielenia rejestracji wskazana w art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE.

2. Urząd nie wykazał, iż przedmiotowe oznaczenie jest bezpośrednio opisowe. Nie przedstawił żadnych merytorycznych dowodów potwierdzających fakt, iż wskazuje ono na jakąkolwiek cechę zakwestionowanych przez Urząd towarów.

3. O ile słowa składające się na znak towarowy „SCUBAPHONE” mogą posiadać konkretne znaczenie, tym niemniej dokonane przez Zgłaszającego ich szczególne zestawienie nadaje całemu oznaczeniu wystarczającej dystynktywności.

4. Określenie to nie funkcjonuje w obrocie, jako nazwa własna opisująca produkt, czy wskazująca na ich cechy. Określenie „SCUBAPHONE” to fantazyjna konfiguracja dwóch określeń pisanych łącznie stworzona przez Zgłaszającego.

5. Wobec wieloznaczności każdego z elementów użytych w przedmiotowym znaku, także ich połączenie nie może być jednoznaczne i oczywiste. Tak więc dla przeciętnego odbiorcy oznaczenie „SCUBAPHONE” nie będzie miało charakteru informacyjnego wobec zgłoszonych towarów. W jego odbiorze będą to tylko elementy z kilku różnych obszarów, które zestawione razem nie będą miały żadnego konkretnego znaczenia.

6. Kwalifikacja Urządzeń do komunikacji jako towarów powszechnego użytku jest dowolna. Urząd nie przedstawia żadnych dowodów potwierdzających tę tezę.

7. Zgłaszający odnosi się do faktu zarejestrowania przez Urząd znaków towarowych zawierających element „SCUBA” w klasie 9 Klasyfikacji Nicejskiej.

Zgodnie z art. 75 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował uchylić swoje zastrzeżenia w stosunku do następujących towarów:

Klasa 9 Maski dla nurków; przyrządy do nurkowania; aparaty do nurkowania; sprzęt do nurkowania.

Zastrzeżenia zostają podtrzymane w stosunku do pozostałych towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Odmowa rejestracji ze względu na opisowy charakter wspólnotowego znaku towarowego jest uzasadniona, gdy z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców postrzegalny jest bezpośredni i konkretny związek pomiędzy pojęciem zgłoszonym do rejestracji oraz towarami lub usługami, które ona obejmuje (por. 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44 oraz 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20). Dlatego oznaczenie podlega zakazowi ustanowionemu w przepisie artykułu 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, jeżeli ma dostatecznie bezpośredni i rzeczywisty związek z danymi towarami lub usługami, który pozwoli właściwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpoznać w nim opis tych towarów i usług lub ich właściwości (por. 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać, biorąc pod uwagę po pierwsze towary lub usługi, o których mowa w zgłoszeniu, a po drugie sposób postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów tych towarów lub usług (29/04/2004, C 473/01 P and C 474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).

Bezzasadny jest argument zgłaszającego, że zgłoszony znak to fantazyjna konfiguracja dwóch określeń pisanych łącznie. Co do łącznego zapisania wyrażenia „SCUBAPHONE”, zgodnie z ustalonym orzecznictwem należy podkreślić, że zabiegi polegające na wprowadzeniu charakterystycznej pisowni, w szczególności zapis dwóch oddzielnych wyrazów bez odstępu, nie sprawiają, że oznaczenie tak zapisane nabywa charakter odróżniający (por. 26/10/2000, T- 345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 36-37 oraz 16/09/2008, T-47/07 i T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:377, § 31). Właściwy krąg odbiorców odczyta oznaczenie „SCUBAPHONE” jako „SCUBA PHONE” i zapisanie tych dwóch elementów łącznie pozostaje tutaj bez żadnego wpływu na zrozumienie tego oznaczenia.

Zgłaszający argumentuje, że zgłoszony znak jest oznaczeniem fantazyjnym. Jak ustalił Urząd w zawiadomieniu z dnia 13/05/2016 r., powołując się na definicje ze słowników języka angielskiego, zgłoszony znak zostanie zrozumiany przez anglojęzycznych odbiorów jako „telefon do nurkowania”. Przeciętny odbiorca anglojęzyczny w konfrontacji z oznaczeniem „SCUBAPHONE” na urządzeniach do komunikacji natychmiast i bez żadnego zastanowienia, zrozumie, że towary są telefonami przeznaczonymi dla nurków umożliwiającymi komunikowanie się pod wodą. W przeciwieństwie do argumentów zgłaszającego, połączenie wyrazów zgłoszonego znaku nie jest fantazyjne, lecz określa cechy wyróżniające towarów objętych zgłoszeniem. W omawianym przypadku, ze względu na oczywiste znaczenie zgłoszonego określenia z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców istnieje wystarczający związek między oznaczeniem, a towarami. Oznaczenie ma, zatem, charakter opisowy w rozumieniu artykułu 7 ust. 1 lit. c) RZTUE. Bez znaczenia jest przy tym, w przeciwieństwie do twierdzeń zgłaszającego, że elementy znaku są wieloznaczne. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem, aby odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, nie jest konieczne, aby oznaczenia lub wskazówki tworzące znak, o których mowa we wspomnianym artykule, rzeczywiście były wykorzystywane w chwili składania zgłoszenia rejestracyjnego, w sposób opisujący takie towary lub usługi, dla których składa się zgłoszenie, lub właściwości tych towarów lub usług. Wystarczy, zgodnie z tym, co wynika z brzmienia danego przepisu, żeby takie oznaczenia lub wskazówki mogły być stosowane do takich celów. Zatem na podstawie wspomnianego przepisu należy odmówić rejestracji znaku, jeżeli co najmniej jedno z jego możliwych znaczeń wskazuje właściwość danych towarów lub usług (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, podkreślenie dodane.)

Wbrew zarzutom zgłaszającego takie rozumienie znaczenia znaku opiera się na ocenie znaku jako całości. W sytuacji gdy znak towarowy powstał z połączenia elementów o charakterze opisowym, powstały znak ma również charakter opisowy, chyba że istnieją dodatkowe elementy, które sprawiają, że znak ten nie będzie postrzegany jedynie jako suma tych elementów (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22-24). W niniejszej sprawie nie zachodzą takie okoliczności. Oba elementy znaku zestawione ze sobą przekazują jednoznaczną informację o rodzaju oznaczonych nimi towarów i brak jest dodatkowych elementów o charakterze odróżniającym.

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że przedmiotowe oznaczenie jest używane tylko przez zgłaszającego, należy zaznaczyć, że „oceny charakteru odróżniającego

znaku towarowego dokonuje się na podstawie faktu, iż znak ten może być od razu postrzegany przez dany krąg odbiorców jako określenie pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi. Brak wcześniejszego używania nie może w tym względzie stanowić bezwzględnej przesłanki takiego postrzegania” (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Zgłaszający twierdzi, że znak „SCUBAPHONE”, rozpatrywany jako całość, nie wskazuje bezpośrednio na cechy czy właściwości towarów objętych zgłoszeniem. Nie można zgodzić się z argumentami zgłaszającego, który twierdzi że znak nie odnosi się do cech towarów objętych zgłoszeniem. Właściwym kryterium dla oceny charakteru opisowego i odróżniającego znaku jest sposób postrzegania oznaczenia przez właściwych odbiorców. Zdaniem Urzędu, dla przeciętnego odbiorcy anglojęzycznego, określenie zakwestionowanych towarów mianem „SCUBAPHONE” natychmiast informuje odbiorcę o ich konkretnych właściwościach, tj. że jest to urządzenie do komunikowania się pod wodą w formie normalnej rozmowy. Urząd uznaje urządzenia do komunikacji jako towary powszechnego użytku, jako że odnoszą się do telefonów (stacjonarnych, komórkowych), telefonów w zegarku, komputerów, laptopów, tablet, etc.

Wbrew argumentom zgłaszającego, „SCUBAPHONE” nie jest jedynie aluzyjne, ale jednoznacznie wskazuje na konkretne cechy towarów, a mianowicie ich rodzaj. Przeciętny odbiorca natychmiast i bez zastanowienia odczyta zgłoszone wyrażenie jako wskazujące na rodzaj towarów.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem zakresy stosowania podstaw rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. b) do d) nakładają się. W istocie oznaczenie, które ogranicza się do opisu właściwości towarów oraz usług, jest jednocześnie pozbawione odróżniającego charakteru w stosunku do tych samych towarów lub usług, gdyż nie może z tego powodu pełnić zasadniczej funkcji znaku towarowego, a mianowicie funkcji polegającej na identyfikacji pochodzenia handlowego towaru lub usługi (12/06/2007, T-190/05, TWIST & POUR, § 39). Powyższa zasada znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie.

Twierdzenie zgłaszającego, że Urząd zarejestrował wcześniejsze znaki towarowe zawierające element „SCUBA” w klasie 9 Klasyfikacji Nicejskiej nie jest argumentem przemawiającym na rzecz rejestracji przedmiotowego oznaczenia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; i 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 15 382 823 zostaje odrzucone w stosunku do następujących towarów:

Klasa 9 Urządzenia do przesyłania komunikatów; Przenośna aparatura komunikacyjna; Sprzęt do komunikacji; Urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu; Podwodne komputery nurkowe; Cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych; Sprzęt wykorzystujący odpowiedzi głosowe; Urządzenie nadawczo-odbiorcze; Urządzenia do transmisji; Urządzenia do transmisji głosu; Urządzenia do transmisji dźwięku; Urządzenia z pogłosem akustycznym; Urządzenia do transmisji bezprzewodowej informacji akustycznych.

Dla pozostałych towarów zgłoszenie będzie dopuszczone do publikacji.

Na mocy art. 59 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 60 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Marzena MACIAK