Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 02/03/2017

LEXICO SRL Via Cacciatori delle Alpi 28 I-06121 Perugia ITALIA

Fascicolo nº:	015396311
Vostro riferimento:
Marchio:	NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTA'
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Roberto Carlino c/o Lexico Srl Via Cacciatori delle Alpi, 28 I-06121 Perugia ITALIA

In data 23/06/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 16/08/2016 e 22/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L’espressione “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ” è sia intrinsecamente distintiva e l’uso fatto dal richiedente ha rafforzato tale distintività.

2. Il segno in esame viene utilizzato dal richiedente nel settore immobiliare. Nel marchio non è presente nessun termine relativo a tale settore, il che di per sé sarebbe sufficiente a conferire al marchio carattere distintivo.

3. Il richiedente afferma che secondo la giurisprudenza è concessa la registrazione agli slogan che costituiscono un gioco di parole e/o sono dotati di particolare originalità o innescano nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiedono uno sforzo interpretativo, ovvero quei segni che fanno uso di artifici linguistici come rima, paradosso ecc..

4. L’antitesi dei termini “sogno/realtà” applicata al settore di riferimento è fantasiosa ed originale che provoca nella mente del pubblico di riferimento uno sforzo interpretativo. Soprattutto la parola “realtà” si eleva a metafora poiché essa ha l’etimologia nel latino “res” e assomiglia al termine inglese “real” che in combinazione ad “estate” qualifica l’ambito immobiliare.

5. Per i motivi esposti, l’UIBM ha concesso la registrazione n. 1326714 per lo stesso marchio oggetto della domanda, ossia “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ” e per servizi identici o affini (allegato 1).

6. Il richiedente chiede che gli venga riconosciuto il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7.3 del RMUE. Allega come prove a sostegno la seguente documentazione:

• Allegato 2: Esempi di annunci pubblicitari su carta stampata;

• Allegato 3: Esempi di annunci pubblicitari su mezzi radiofonici (sotto forma di link al canale web Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_-6BjRi30Kk ; https://www.youtube.com/watch?v=lch3comXqd8 ; https://www.youtube.com/watch?v=I7Xf1gcTFdQ);

• Allegato 4: Esempi di annunci pubblicitari su mezzi televisivi e informatici (sotto forma di link al sito Youtube https://www.youtube.com/user/Immobildream);

• Allegato 5: Sei fatture per spese pubblicitarie;

• Allegato 6: Articoli di stampa che comprendono commenti che associano il richiedente con l’espressione “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ”, suddivisi a sua volta in allegati a), b), c), d), e), f) e g).

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dei termini “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ” in lingua italiana. Come già indicato nella notifica del 23/06/2016, si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.

L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, essendo “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ” un’espressione del tutto corrente, grammaticalmente corretta e comprensibile al grande pubblico.

Considerando la natura del marchio, i servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana) l’Ufficio ritiene che la dicitura “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ” non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale destinato a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi in oggetto, ovvero che sono servizi sicuri poiché non offrono al consumatore cose irrealizzabili, ma vende oggetti concreti.

Se applicata a servizi quali “Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Franchising, ovvero consulenza e assistenza nella gestione nell'organizzazione e nella promozione aziendale; stime di beni immobiliari” (classe 35), “Affari immobiliari; noleggio di beni immobiliari; mediazione nel settore immobiliare per conto terzi; valutazioni per risarcimenti assicurativi di danni in materia di beni immobili; condivisione di capitali in beni immobili; valutazione e gestione relative a beni immobiliari; diffusione di consorzi di investimento in beni immobili; valutazione finanziaria di patrimoni immobiliari privati e beni immobili; stesura di contratti d'affitto e di locazione di beni immobiliari; stime di beni immobiliari; mediazione in beni immobiliari; servizi di gestione di beni immobiliari; stime finanziarie [assicurazioni, banche, immobili]; gestione immobiliare e servizi d'investimento; agenzie immobiliari; condivisione di beni immobili (multiproprietà); stime di beni immobiliari; servizi fiduciari immobiliari ecc.” (classe 36) la dicitura “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ” non sarà interpretata dal consumatore come un marchio, bensì come un’indicazione di una caratteristica positiva dei servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, un servizio pubblicitario, stime di beni immobiliari, affari immobiliari, noleggio di beni immobiliari, mediazione nel settore immobiliare per conto terzi, diffusione di consorzi di investimento in beni immobiliari, condivisione di capitali in beni immobili, servizi di gestione di beni immobiliari ecc., contraddistinti dai termini “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ” indicheranno al consumatore di riferimento, senza necessità di ulteriori sforzi mentali da parte sua, che il servizio è offerto da un’impresa o professionista che non offre (in vendita o quant’altro) cose irrealizzabili bensì fatti reali, stabili e sicuri.

Si tratta senza dubbio di un richiamo promozionale importante, che il consumatore saprà tenere in debita considerazione, sia che si tratti del pubblico professionale con elevato livello di attenzione, sia del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Se applicata a servizi di condivisione di beni immobili (multiproprietà), servizi fiduciari immobiliari, fornitura d’informazioni del settore de beni immobili mediante il collegamento di siti Web ad altri siti Web riguardanti informazioni su beni immobili, il segno in questione trasmetterà al consumatore l’idea di garanzia, ovvero che il richiedente non offre cose irrealizzabili bensì reali/concrete, qualora il consumatore usufruisse di detti servizi,

Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nei punti 1 e 2 sono dunque da rigettare.

Per quanto concerne gli argomenti del richiedente esposti nei punti 3 e 4, l’Ufficio ricorda che “il consumatore non si aspetta che questi tipi di espressioni promozionali siano precise o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questo genere di espressioni promozionali sono accomunate dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un’informazione di carattere astratto che permetta a

qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati” (2 dicembre 2014, R1068/2014-5, Free, §23).

L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

Inoltre, il richiedente afferma che secondo la giurisprudenza del settore, sono ammesse alla registrazione espressioni che costituiscono un gioco di parole o che sono particolari ed originali. Anche ammesso e non concesso che il segno in esame potesse rientrare in questa categoria, l’Ufficio non condivide quanto afferma il richiedente e non può che ribadire quanto già dimostrato, ossia che l’espressione in oggetto non rientra nella categoria di segni dotati di caratteristiche tali che lo rendono distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso viene percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi del richiedente, e ciò per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i servizi del richiedente da quelli aventi un'altra origine commerciale.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio non comprende quale sarebbe il “processo cognitivo” che si innescherebbe nel consumatore al confrontarsi con la dicitura de quo.

Invece, per quando concerne l’argomento secondo cui la parola “realtà” ha il proprio etimo nel latino “res”, somigliante al termine inglese “real” che a sua volta scaturirebbe nel pubblico italiano un collegamento diretto con il settore immobiliare (real estate), tale affermazione appare troppo forzata. In primo luogo bisognerebbe stabilire se il pubblico medio italiano sarebbe in grado di capire i termini inglesi “Real estate”, cosa di cui l’Ufficio dubita, senza contare che il richiedente non ha fornito prove in tal senso. L’Ufficio non condivide quanto affermato dal richiedente e ciò non fa altro che confermare che il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che tale segno possa essere percepito a prima vista dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi in questione.

Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nei punti 3 e 4 sono da rigettare.

In relazione all’argomento in base a cui l’UIBM ha concesso la registrazione n. 1326714 per lo stesso marchio oggetto della domanda, ossia “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ” e per servizi identici o affini. Per quanto riguarda la decisione nazionale a cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata:

il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale ... Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell'Unione. Pertanto l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Ecco che gli argomenti esposti dal richiedente nel punto 5 sono anch’essi da rigettare.

Carattere distintivo acquisito.

Il richiedente chiede che gli venga riconosciuto il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7.3 del RMUE. È pertanto necessario valutare se esistano i presupposti per una possibile applicazione dell’articolo 7.3 RMUE, il quale, come è noto, riguarda l’acquisizione di capacita distintiva di un marchio attraverso l’uso.

Tuttavia, prima di procedere a tale valutazione, è opportuno fare una breve premessa.

In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico ... .

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate ... .

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Unione in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento ... .

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta ... .

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ... .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Nel presente caso è quindi necessario determinare se una parte significativa dei consumatori aventi una sufficiente conoscenza della lingua italiana, all’interno dell’ Unione Europea, sia stata “esposta” al segno in esame al punto da essere immediatamente in grado di riconoscerlo come l’indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale.

L‘Ufficio ritiene che la documentazione trasmessa non sia in grado di dimostrare tale circostanza.

Allegato 2: Gli esempi di annunci pubblicitari su carta stampata indicano l’uso del marchio sul territorio italiano. Tuttavia, l’Ufficio è dell’avviso che gli annunci pubblicitari trasmessi non sono in grado di dimostrare che essi siano stati distribuiti a scala nazionale, tantomeno il richiedente fornisce indicazioni a supporto in tal senso. Inoltre non è possibile stabilire quante copie siano state stampate e distribuite, ma soprattutto non è indicato il periodo (che deve essere prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione) in cui la pubblicità è stata effettuata.

Allegati 3 e 4: Per quanto riguarda gli esempi di annunci radiofonici e televisivi, anche in questo caso le prove valutate sono insufficienti. Infatti, se si considera che il pubblico di potenziali consumatori dei servizi in questione deve ritenersi composto da milioni di persone in tutto il territorio italiano, il richiedente non ha fornito dati oggettivi che permettono all’Ufficio stabilire quanti collegamenti siano stati effettivamente realizzati al dal territorio rilevante, ossia dall’Italia. Sebbene il materiale pubblicato sul canale web “youtube” registri circa 120.000 visite, i dati non permettono di determinare il reale collegamento del pubblico italiano a questi canali e ancor meno se dette visite si siano tradotte in un uso in grado di dotare di capacità distintiva un segno che di per sé ne è privo. Infine, il valore dei dati generali e astratti è relativo e limitato (quali il numero di visite di un sito/pagina web), dal momento che il semplice fatto di fare riferimento ad essi non dimostra il carattere distintivo acquisito del segno.

Allegato 5: Per quanto concerne gli investimenti effettuati per pubblicizzare o promuovere il marchio, il richiedente ha fornito una serie di fatture quale prova delle spese sostenute nel periodo che va dal 01/01/2015 al 29/03/2016. Il totale delle spese sostenute per il periodo in questione ammontano a 1.274.913€ circa. Nel loro insieme le prove valutate sino ad ora sono insufficienti per poter dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Va anche aggiunto che nonostante si possa trattare di una cifra considerevole, è alquanto difficile poter determinare e misurare l’impatto che ha potuto avere nei confronti del pubblico di riferimento gli investimenti pubblicitari realizzati.

Allegato 6: In ultimo, per quanto concerne i documenti apportati, ossia gli articoli di stampa comprendenti commenti che associano il richiedente con l’espressione “NON VENDE SOGNI MA SOLIDE REALTÀ”, le prove trasmesse dal richiedente non sono in grado di dimostrare che la pubblicità svolta e i commenti relativi al segno in questione siano di portata tale da aver dotato il segno della capacità distintiva di cui è intrinsecamente per il pubblico di lingua italiana nell’Unione.

L’Ufficio rileva altresì che il richiedente non ha presentato elementi di prova quali le quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni di associazioni professionali e camere di commercio o sondaggi.

Tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, come “direct proof” (prove dirette) dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta “secondary evidence” (prove secondarie), costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale prova, se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in gradi di sostituirsi ad essi (12/09/2007, T141/06, Glaverbel, EU:T:2009:69, § 41 e 44).

Pertanto, sulla base del materiale presentato, risulta impossibile concludere con ragionevole certezza che una parte significativa del pubblico di lingua italiana dell’Unione di sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame al punto di percepire il medesimo come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale e non come indicativo di una caratteristica dei servizi.

Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che l’applicazione dell’articolo 7.3 del Regolamento del

marchio dell’Unione Europea sia da considerarsi esclusa.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 396 311 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO