Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 23/09/2016

PIATY MÜLLER-MEZIN SCHOELLER Glacisstr. 27/II A-8010 Graz AUSTRIA

Anmeldenummer:	015407711
Ihr Zeichen:	United4/Marke-1
Marke:	CASHBACK SOLUTIONS
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	United Trade Mark Limited 34, Windsor Terrace M-SLIEMA SLM 1851 MALTA

Das Amt beanstandete am 20. Juni 2016 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter und deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Der Beanstandungsbescheid befindet sich im Anhang zu diesem Bescheid. Die Anmelderin nahm mit Schriftsatz vom 10. August 2016 hierzu Stellung, die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden.

Nach Auffassung der Anmelderin liegen die Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b) und c) GMV insbesondere aus folgenden Gründen nicht vor:

1. Hinsichtlich „Firmware“ läge kein absolutes Schutzhindernis vor, da gegen die Registrierung Nr. 3828316 „PowerBackup“ keine Bedenken gehegt wurden.

2. Es könne nicht ohne weiteres Nachdenken auf die dahinterstehenden Waren und Dienstleistungsklassen geschlossen werden. Der Fall sei anders gelagert als „Universaltelefonbuch“ (Aktenzeichen C-326/01).

3. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft sei ausreichend, um das absolute Schutzhindernis zu überwinden.

4. Im englischen Sprachraum sei die Anmeldung kein gängiger Ausdruck. Vielmehr sei ein hohes Maß an Phantasieüberschuß gegeben.

5. Voreintragungen seien zu berücksichtigen, so Nr. 14446959 „cashback4“ und Nr. 15248503 „CHASHBACK BLACKJACK“ in Klasse 9.

6. Das maßgebliche Publikum bestünde aus normal informierten und angemessen aufmerksamen (englischsprechenden) Durchschnittsverbrauchern.

Gemäß Artikel 75 GMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Entscheidung

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV – Beschreibende Angabe

Die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen sind folgende:

9 Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere codierte Magnetkarten, Magnetcodekarten und Karten für die Identifikation von Personen; Software und Datenbanken; Computerhardware, -firmware und Software.

16 Blöcke; Plakate; Aufkleber; Stickers; Kugelschreiber.

42 Entwurf, Entwicklung, Design, Programmierung und Wartung von Software und Datenbanken; Vermietung von Software.

45 Lizenzierung von Software.

Die Zurückweisung betrifft nur die fett gedruckten Waren und Dienstleistungen.

Absolute Schutzhindernisse:

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um solche, die sich an breite Gewerbetreibende richten. Je nach Art der betreffenden Waren wird der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise hoch sein oder der von Durchschnittsverbrauchern sein, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig sind. In Hinblick auf Magnetcodekarten und Karten für die Identifikation von Personen; Software und Datenbanken; Computerhardware, -firmware und Software und die Dienstleistungen der Klasse 42 kommen Gewerbetreibende als auch Durchschnittsverbraucher als Abnehmer und Käufer in Betracht, deren Aufmerksamkeit erhöht sein wird. Es handelt sich hier nicht um Gegenstände, die tagtäglich erstanden werden, sondern um längerfristige Anschaffungen. Auch die Dienstleistungen der Kl. 45 betreffen längerfristige Zeiträume. Etwas anderes mag für Magnetaufzeichnungsträger gelten, die relative billig sein können.

Wie im Beanstandungsbescheid ausgeführt, bezieht sich die Beanstandung und nunmehr die Zurückweisung auf die fett gedruckten Waren und Dienstleistungen.

Die Anmeldung lautet: CASHBACK SOLUTIONS.

Das Zeichen ist im Sinne „Geldzurück Lösungen“ für die englischsprachigen Verkehrskreise verständlich. Wie im Beanstandungsbescheid ausgeführt wurde, kann die Anmeldung im o.g. Sinne verstanden werden. Das angemeldete Zeichen ist demnach nach Auffassung der Prüfungsabteilung ein sprachüblicher geformter Ausdruck.

Die Anmelderin ist der Auffassung die Anmeldung vermittle ohne weiteres Nachdenken keine konkrete Vorstellung den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen.

Die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse findet umgekehrt statt: Der Verbraucher wird mit der Angabe auf Produkten oder im Zusammenhang mit Dienstleistungen konfrontiert, und auf dieser Basis ist zu beurteilen, ob das Zeichen beschreibend ist. Es geht nicht um eine Beurteilung in einem leeren, dunklen Raum, in dem das angesprochene Publikum bar jeglicher Ahnung erraten sollte, worum es geht. (Siehe Entscheidung vom 17. Februar 2006 – R 957/2005-4 – mobile Wallet, Rn. 27).

Die Anmeldung wurde gem. Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV beanstandet. Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-64/02 P, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, Rdn. 33, ABl. HABM 2005, 350; EuGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 in der Rechtssache C-136/02 P, „Maglite“, Rdn. 29, ABl. HABM 2005, 474).

Nach Auffassung des Amtes ist das Zeichen sprachüblich. Die zuvor getroffenen Erwägungen sprechen dafür dass der Anmeldung die notwendige Unterscheidungskraft fehlt. Es ist kein Umstand ersichtlich, dass das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen in Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Waren dienen kann. Das Zeichen wird dem Verbraucher im vorliegenden Fall jedenfalls im Zusammenhang mit den oben genannten Waren wie Software usw. begegnen, die es ermöglichen Geld zurückzufordern oder zu erhalten. Das Zeichen wird daher aus Sicht der englischsprachigen Verbraucher aus Sinn machen (siehe in diesem Sinne etwa auch das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 16. September 2008 im Fall T-47/07 „BioGeneriX“, Randnummer 30). Daran ändert der Umstand nichts, dass allenfalls deutschsprachige Verkehrskreise möglicherweise die angemeldete Angabe als kreatives Markenwort wahrnehmen. Dies ist jedoch nicht bei den englischsprachigen Verbrauchern der Fall.

Das Zeichen begegnet den Verbrauchern im Zusammenhang mit:

9 Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere codierte Magnetkarten, Magnetcodekarten und Karten für die Identifikation von Personen; Software und Datenbanken; Computerhardware, -firmware und Software.

42 Entwurf, Entwicklung, Design, Programmierung und Wartung von Software und Datenbanken; Vermietung von Software.

45 Lizenzierung von Software.

In Klasse 9 ist die Anmeldung die Bestimmungsangabe der Waren. Die Waren sind codierte Magnetkarten, Magnetcodekarten und Karten für die Identifikation von Personen und haben also eine bestimmte Funktion (z.B. als Zahlungsmittel, Bonuskarte, Einkaufskarte für das Internet und so weiter). Die Waren ermöglichen es Geld zurückzubekommen, das ist deren Zweck. Die Geldrückgabe ist wichtig, etwa bei irrtümlich geleisteten Zahlungen oder zu viel gezahlter Beträge. Allenfalls kann es sich auch um die Rückzahlung eines gewissen Prozentsatzes bei jedem oder bei bestimmten Käufen handeln.

Ebenso können alle Dienstleistungen Lösungen zum Gegenstand haben, die eine Geldrückgabe ermöglichen. Insofern ist ein hinreichend enger Zusammenhang zwischen dem angemeldeten Zeichen und den Dienstleistungen gegeben.

Zum Argument des Anmelders, das EUIPO habe ähnliche Zeichen eingetragen, ist darauf hinzuweisen, dass jede Marke ein eigenes Prüfungsverfahren durchläuft, wobei das Ergebnis auf spezifische Gründe gestützt wird. Auch unter der Maßgabe des Amtes, eine kohärente Entscheidungspraxis zu entwickeln, kann dies das Amt in einem anderen Verfahren jedoch nicht von seiner Verpflichtung entheben, den vorliegenden Fall selbständig zu bewerten, auch wenn frühere Marken eventuell falsch eingetragen wurden. Im Übrigen lassen sich die Gründe für solche Eintragungen im Nachhinein meist nicht mehr ermitteln und sind auch letztlich belanglos, weil der Gedanke völliger Fehlerfreiheit und Kohärenz des EUIPO und völliger EU-weiter Harmonisierung nicht nur in der Gesetzgebung, sondern auch in der nationalen Prüfungspraxis ein in der Realität nicht erzielbares idealistisches Konstrukt ist. Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amtes nicht zu ändern.

Die vor mehr also zehn Jahren erfolgte Registrierung Nr. 3 828 316 „PowerBackup“ für Firmware und Backupsoftware in Klasse 9 ist zweifelhaft, es könnte sich hier um eine Fehleintragung handeln. Aus diesem Fall kann daher nichts abgeleitet werden, da die Eintragung dieser Marke jedenfalls nicht mit der aktuellen Rechtsprechung der Gerichte im Einklang ist.

Die Voreintragung Nr. 14 446 959 „cashback4“ lässt offen was „4“ sein soll. Selbst wenn die Ziffer „4“ im Sinne von „four“/ „für“ gelesen wird, bleibt hier offen, wofür die Geldrückgabe dient.

Die Anmeldung Nr. 15 248 503 „CHASHBACK BLACKJACK“ betrifft auch Waren in Klasse 9. Diese Anmeldung wurde teilweise beanstandet und in der Tat für alle Waren der Klasse 9 mit Bescheid vom 20. Juni 2016 zurückgewiesen. Auch aus diesem Fall, kann daher nichts abgeleitet werden, was zu einer anderen Beurteilung des Falles führen könnte.

Zudem ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-173/04 P vom 12. Januar 2006, „Standbeutel“, Rdnrn. 48, 49).

Es trifft zu, dass nicht unbedingt ein Phantasieüberschuss vorhanden sein muss, um ein Zeichen als markenfähig einzustufen. Bei Vorliegen eines Phantasieüberschusses wäre jedenfalls eine Marke gegeben. Die Angabe „CASHBACK SOLUTIONS“ ist in Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen banal und rein informativ.

Dem Zeichen fehlt es auf Grund der Ausführungen auch am erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft für alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen.

Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in den Teilen, in denen die englische Sprache gesprochen und verstanden wird, nämlich im Vereinigten Königreich, Irland und Malta.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr.  15407711 - CASHBACK SOLUTIONS für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

9 Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere codierte Magnetkarten, Magnetcodekarten und Karten für die Identifikation von Personen; Software und Datenbanken; Computerhardware, -firmware und Software.

42 Entwurf, Entwicklung, Design, Programmierung und Wartung von Software und Datenbanken; Vermietung von Software.

45 Lizenzierung von Software.

Für die übrigen Waren wird die Anmeldung zur Veröffentlichung zugelassen:

16 Blöcke; Plakate; Aufkleber; Stickers; Kugelschreiber.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR als eingelegt.

Wolfgang SCHRAMEK