Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 06/12/2016

STUDIO IEMMEDUE - STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO DI NICLA GIRALDI E GABRIELE CAPPELLINI Via S. Biagio in Cascheri, 91 I-51100 Pistoia ITALIA

Fascicolo nº:	015415921
Vostro riferimento:	16-21/0001C
Marchio:	BOLLICINE TOSCANE
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	GESTIONI PICCINI s.r.l. Loc. Piazzole I-53011 Castellina in Chianti (SI) ITALIA

In data 25/05/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c)-j) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 18/07/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La dicitura “TOSCANE” al plurale, contenuta all’interno del segno “BOLLICINE TOSCANE”, non è da ritenersi evocativa dell’indicazione geografica protetta “Toscano/Toscana” per vini, soprattutto perché è in combinazione con il termine “BOLLICINE”.

2. Il consumatore medio non assocerà immediatamente il marchio con i prodotti in questione, piuttosto riterrà il segno distintivo in relazione ai prodotti oggetto della domanda.

3. Marchi simili e descrittivi al caso di specie sono stati registrati dall’Ufficio. Il richiedente indica una serie di marchi denominativi, chiedendo l’applicazione del principio di parità di trattamento.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera j)

In primo luogo, l’Ufficio rileva che ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 lettera j) RMUE, sono esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione o lo stato Membro interessato è parte.

Nel caso di specie, è innegabile che la denominazione “TOSCANE” contenuta nel marchio, è evocativa della denominazione geografica protetta in Italia “TOSCANA/TOSCANO”, nonché ai sensi del regolamento (UE) n, 1308/2013 del 17/12/2013 per vini.

Ciò premesso, il richiedente contesta l’applicabilità dell’articolo 7 paragrafo1, lettera j) RMUE al caso in esame, poiché, a suo avviso, la denominazione “TOSCANE” al plurale non sarebbe riconoscibile come evocazione dell’indicazione geografica protetta “Toscana/toscano” per vini. In particolare sostiene che la parola “TOSCANE” non può essere considerata evocativa di per sé e in modo isolato, giacché essa è preceduta dal termine “BOLLICINE”.

L’Ufficio ritiene che tale interpretazione dell’articolo 7 paragrafo 1, lettera j) RMUE sarebbe manifestamente contraria alla finalità di protezione delle indicazioni geografiche cui mirano la normativa nazionale e quella dell’Unione.

Ai fini dell’applicazione dell’impedimento di cui all’articolo 7 paragrafo 1, lettera j) RMUE, è sufficiente che detti marchi evochino gli elementi che consentono loro d’identificare con sicurezza l’indicazione geografica in questione.

Come indicato nelle Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio, Parte B, Esame, pag. 51/52

Né il RMUE né i regolamenti UE definiscono il significato di «imitazione» o «evocazione». In larga misura, sono concetti strettamente correlati. Secondo la Corte, la nozione di «evocazione» si riferisce «all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione» (sentenze del 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; del 26/02/2008, C-132/05, Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 44).

Secondo l’avvocato generale (parere del 17/12/1998, C-87/97, «Cambozola», punto 33), «il termine “evocazione” è oggettivo e non è quindi necessario dimostrare che il titolare del marchio avesse l’intenzione di evocare la denominazione protetta».

Inoltre, l’Ufficio considera i termini «imitazione» ed «evocazione» sostanzialmente come due corollari dello stesso concetto. Il marchio «imita» (simula, riproduce elementi di ecc.), con la conseguenza che il prodotto designato dalla DOP/IGP viene «evocato» (richiamato alla mente).

Questo è, ad avviso dell’Ufficio, sicuramente il caso del segno in oggetto. Ecco quindi che le allegazioni del richiedente nel punto 1, sono da rigettare.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c)

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno “BOLLICINE TOSCANE” rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua italiana una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

Come già indicato nella precedente comunicazione, la dicitura in questione contiene due termini, “BOLLICINE” e “TOSCANE”, che l’Ufficio ha provveduto ad esaminare.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli, che danno origine ad un sintagma indicante vini frizzanti o effervescenti che appartengono o si riferiscono alla Toscana. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come distintiva dal consumatore di riferimento.

Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari/così come usati nel mercato di riferimento e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

Ciò premesso, se applicata a prodotti quali Bevande alcoliche (eccetto le birre); Vini; Vini brulé; Vini frizzanti; Vini spumanti; Vini irrobustiti; Vini rosati; Vini fermi; Vini dolci; Vini da cucina; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti; Vini per aperitivi; Vini di frutta; Vini da tavola; Vini di frutta frizzanti; Vini d'uva spumanti; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini a basso contenuto alcolico; Vini frizzanti a fermentazione naturale tale dicitura indicherà che sono vini frizzanti o effervescenti originari dalla Toscana.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura “BOLLICINE TOSCANE”, se applicata ad una bottiglia di vino spumante, vino spumante rosso, vini di frutta frizzanti ecc. non faccia che definire più concretamente quale sia l’origine e il genere del prodotto.

Il marchio designa in modo chiaro e diretto al tempo stesso il genere e l’origine geografica dei prodotti in oggetto.

Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Ecco che anche l’argomento del richiedente compreso nel punto 2 è da rigettare.

Per quanto riguarda l’argomento (vedasi punto 3) in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame.

Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Va altresì rilevato che l’Ufficio, nel corso degli anni, ha adottato un approccio più “severo” riguardo ai segni descrittivi e ai segni privi di carattere distintivo. Pertanto, è aumentato considerevolmente il livello richiesto per poter superare tali obiezioni (v., inter alia, decisione del 3 dicembre 2014, R 1692/2014-1, ‘Caffè Veloce’, punto 24).

Alla luce di quanto appena esposto, i criteri di esame applicati a segni registrati negli anni 2013 (come nel caso del marchio internazionale che designa l’UE n. 875 766), 2012 (n. 11 421 997) o 2003 (n. 3 354 594), hanno poco a che vedere con l’analisi effettuata attualmente dall’Ufficio.

Va peraltro notato che alcuni marchi indicati dal richiedente si riferiscono a classi merceologiche diverse da quelle richieste, come nel caso della marchio 789 784 depositato per la classe 29 e 30 , 14 782 461 depositato per la classe 29, 30 e 31 o 15 283 534 per le classi 29 e 31. Va aggiunto che nel caso di queste ultime due domande, in questo momento sono ancora sotto esame poiché oggetto di un rifiuto provvisorio ai sensi dell’articolo 7 del RMUE.

Per quanto concerne il marchio n. 13015565 “GUSTO” per le classi 32 e 33 si tratta di un marchio completamente diverso da quello in questione. Infine, il segno “BENESSERE CON GUSTO” n. 3 519 246 non è giunto a registrazione, poiché la domanda è stata rifiutata.

Ecco che anche gli argomenti del richiedente compresi nel punto 3 sono da rigettare.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c)-j), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 415 921 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO