Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 29/05/2017

BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte Kurfürstendamm 185 D-10707 Berlin ALEMANIA

Anmeldenummer:	015425317
Ihr Zeichen:	K60427EU
Marke:
Art der Marke:	Sonstiges
Anmelderin:	TERRAMARK MARKENCREATION GmbH Wachmannstr. 1B D-28209 Bremen ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 24. Mai 2016 die Anmeldung unter Berufung auf deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und Artikel 7 Absatz 2 GMV (nunmehr Unionsmarkenverordnung – UMV). Der Beanstandungsbescheid befindet sich im Anhang zu diesem Bescheid. Die Anmelderin nahm mit Schriftsatz vom 12. Mai 2017 hierzu Stellung, die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden.

Nach Auffassung der Anmelderin liegt das Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV UMV) insbesondere aus folgenden Gründen nicht vor:

1. Bei der Anmeldung handle es sich um zwei umlaufende Nähte. Diese seien von der Oberfläche des eigentlichen Schuhkörpers abgehoben. Darüber hinaus gebe es eine weitere, ebenso gestaltete Naht, welche sich als Saumabschluss am oberen Ende der Zunge des Schuhs befinde.

2. Die farblich abgehobenen Linien würden sich deutlich von anderen Schuhen unterscheiden.

3. Die Voraussetzungen die das deutsche Bundespatentgericht an die Positionsmarke stelle, seien erfüllt. Das Zeichen müsse demnach auf einem ganz bestimmten Warenteil auftreten, in stets gleichbleibender Platzierung, in gleichbleibender Größe und in einem bestimmten farblichen Kontrast zur Ware.

4. Andere Schuhhersteller würden derartige Nähte nicht benutzen.

5. Die Markenbeschreibung sei angepaßt worden.

Gemäß Artikel 75 GMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Entscheidung

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV – Mangelnde Unterscheidungskraft

Die verfahrensgegenständlichen Waren sind folgende:

25 Schuhwaren, Stiefel, Schnürstiefel.

28 Sportartikel, nämlich Rollschuhe, Inlineskates, Schlittschuhe, Schneeschuhe, Skier.

Eine Teilbeanstandung für alle fett gedruckten Waren wurde erhoben.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um solche, welche sich überwiegend an die breite Allgemeinheit richten. Der Durchschnittsverbraucher ist als normal informiert, aufmerksam und verständig anzusehen (EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01, „Libertel“, Rdn. 46, ABl. HABM 2003, 1734; EuGH, Urteil vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96, „Gut Springenheide“, ABl. HABM 1999, 561), und sein Aufmerksamkeitsgrad wird je nach Art der Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (siehe EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999, Rechtssache C-342/97, „Lloyd“, Rdn. 26, Slg. 1999 I-3819). Der Anmelderin ist zuzustimmen, dass es sich bei Brillen um längerfristige Anschaffungen handelt. Auch ist eine Brille kein Massenprodukt und in der Regel wird der Kauf einer Brille nach entsprechender Überlegung getätigt. Auch insofern stimmt der Prüfer der Anmelderin vollinhaltlich zu.

Die Anmeldung hat folgende bildliche Darstellung zum Gegenstand:

Die Markenbeschreibung lautet nach Abänderung:

Die Marke ist eine Positionsmarke an Schuhen. Sie besteht zum einen aus zwei umlaufenden Nähten auf farblich abgehobenen und von der Oberfläche des eigentlichen Schuhkörpers abgehobenen Linien, wobei eine der beiden Nähte oberhalb der Schnürsenkelösen und als abschließender Rand/Saum des Schuhs angebracht ist und eine weitere Naht unterhalb der Schnürsenkelösen und demzufolge auch etwas unterhalb der anderen umlaufenden Naht gestaltet ist. Zum anderen ist eine weitere Naht Bestandteil der Marke. Diese befindet sich abschließend als Saum am oberen Ende der Zunge. Die gepunkteten Linien markieren die Position der Marke und sind nicht Teil der Marke.

Zunächst ist daran zu erinnern, dass die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen ist, siehe auch die Beschwerdekammerentscheidung vom 21. März 2007, R 1243/2006-4 – BIEGSAME WELLE, Rdnrn.15 und 16 (siehe in diesem Zusammenhang auch die Entscheidung der vierten Beschwerdekammer vom 9. Juli 2008– R 428/2008-4 – HAUPT, Rz. 18).

Die Anmeldung wurde gem. Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV beanstandet. Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-64/02 P, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, Rdn. 33, ABl. HABM 2005, 350; EuGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 in der Rechtssache C-136/02 P, „Maglite“, Rdn. 29, ABl. HABM 2005, 474).

Die Anmelderin trägt vor, dass die Nähte unüblich seien. Soweit sie die Anmeldung näher beschreibt, sind die Ausführungen der Anmelderin zutreffend.

Nähte sind allerdings oft Teile von Schuhen. Auch wenn die Anmelderin die einzige sein mag, die diese Kombination von Nähten im Oberbereich des Schuhs und auf der Zunge verwendet, wirkt die Naht in erster Linie schmückend.

Ohne besonders geschult zu sein, werden die Verbraucher auf das Merkmal von Nähten nicht besonders achten und auch kein originelles Merkmal feststellen.

Im Unionsmarkenrecht gibt es keine eigne Kategorie von Positionsmarken, die Ausführungen zur Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sind daher nur bedingt von Interesse.

„Positionsmarken“ stehen den Kategorien der Bildmarken und dreidimensionalen Marken nahe, da sie die Anbringung von Bild- oder dreidimensionalen Elementen auf der Produktoberfläche zum Gegenstand haben. Die Einstufung einer „Positionsmarke“ als eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke oder eine eigene Kategorie von Marken ist indessen für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft im Wesentlichen ohne Bedeutung (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 15; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235,§ 19-21; 03/06/2015, R 2754/2014-1, Schleife auf Hosentasche (Positionsmarke), § 11). Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Positionsmarken sind keine anderen als die für die übrigen Markenkategorien geltenden.

Im vorliegenden Fall verschmilzt das beanspruchte Merkmal mit der Ware selbst. Die Nähte sind Teil der Waren (Schuhe usw.).

Auch eine Marke, welche sich immer an einer bestimmten Stelle befindet (Positionsmarke im deutschen Markenrecht) muss den Anforderungen an die Unterscheidungskraft gerecht werden, was vorliegend nicht der Fall ist, da es sich bei Nähten wie den vorliegenden um eine reine Dekoration handelt.

Zum Vorbringen der Anmelderin, sie sei die einzige Herstellerin, die Nähte an Schuhen anbringe, ist festzustellen, dass Neuheit oder Originalität für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke keine maßgeblichen Kriterien sind, so dass es für die Eintragungsfähigkeit einer Marke nicht genügt, dass sie originell ist; sie muss sich vielmehr wesentlich von den handelsüblichen Grundformen der betreffenden Ware abheben und darf nicht – wie vorliegend der Fall – nur als bloße Variante dieser Formen erscheinen (16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8, § 33). Die identische Vorwegnahme der angemeldeten Form im Formenschatz von Produkten der Wettbewerber braucht nicht nachgewiesen werden (31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 40; 18/09/2013, R 216/2013-4, Knopf auf Tasche (Positionsmarke), § 23).

Die leichte Änderung der Markenbeschreibung kann zu keinem besseren Ergebnis für die Anmelderin führen. Es kommt in erster Linie überdies auf die Anmeldung selbst an und nicht in welche Worte die Anmelderin die Anmeldung kleidet oder ob sie die Anmeldung selbst als „Positionsmarke“ einstuft.

Dem Zeichen fehlt es auf Grund der Ausführungen auch am erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft für alle zurückgewiesenen Waren. Das Eintragungshindernis liegt zudem in der gesamten EU vor.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV wird hiermit die Anmeldung für die Gemeinschaftsmarke Nr. 15 425 317 für folgende Waren zurückgewiesen:

25 Schuhwaren, Stiefel, Schnürstiefel.

28 Sportartikel, nämlich Rollschuhe, Inlineskates, Schlittschuhe, Schneeschuhe,

Für die übrigen Waren wird die Anmeldung zur Veröffentlichung zugelassen:

28: Skier.

Wolfgang SCHRAMEK