BESLUT

av den första överklagandenämnden

21 november 2019

Ärende R 357/2018-1

Aktiebolaget Trav och Galopp
SE-161 89 Stockholm Sverige	Sökande / Klagande

företrädd av: ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB, Carlsgatan 3, SE‑211 20 Malmö, Sverige

ÖVERKLAGANDE i anknytning till ansökan om registrering av EU-varumärke nr 15 439 301

FÖRSTA ÖVERKLAGANDENÄMNDEN

Sammansatt av Th. M. Margellos som enda ledamot i enlighet med artikel 165.2 och 165.5 i EU-varumärkesförordningen, artikel 36 i den delegerade förordningen avseende EU-varumärken och artikel 7 i presidiets beslut om överklagandenämndernas organisation som för närvarande är i kraft

Registrator: H. Dijkema

meddelar följande

Beslut

Sammanfattning av bakgrunden

1. Aktiebolaget Trav och Galopp (Sökande / Klagande) lämnade den 17 maj 2016 in en ansökan om registrering av ordmärket

TOP 4

för följande varor och tjänster:

Klass 16 - Trycksaker; spelkuponger; vinstkvitton; värdekuponger.

Klass 28 - Spel; Lottsedlar och lotter (trycksaker).

Klass 41 – Drivande av lotteri och lotteriverksamhet; underhållning; vadhållningstjänster; speltjänster; hasardspeltjänster; tävlingar; sport- och idrottsaktiviteter.

2. Den 28 augusti 2017 underrättade granskaren sökanden om att varumärket delvis inte kunde registreras enligt artikel 7.1 b, samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen. Registreringshindren avsåg samtliga i punkt 1 nämnda varor och tjänster. Granskarens motivering kan sammanfattas på följande sätt:

• En genomsnittskonsument som talar engelska skulle uppfatta kännetecknet att betyda ”topp 4”, vilket inom den berörda marknadssektorn endast skulle ses som ett berömmande budskap vars funktion är att förmedla kvalitet.

• Den berörda målgruppen kommer inte heller att uppfatta kännetecknet som någon angivelse om ett särskilt kommersiellt ursprung utöver en reklamupplysning som endast syftar till att framhäva positiva aspekter med de berörda varorna och tjänsterna, nämligen att de tillhör de fyra bästa inom sitt område.

• Varumärket saknar således särskiljningsförmåga.

3. Den 23 oktober 2017 inkom sökanden med synpunkter som kan sammanfattas enligt följande:

• Det stämmer inte att sökta märket skulle sakna särskiljningsförmåga. Det är allmänt godtaget att en minimal grad av särskiljningsförmåga räcker för registrering.

• Kännetecknet ”TOP 4” utgör inget vedertaget begrepp eller konventionellt uttryck med allmänt frihållningsbehov.

• Omsättningskretsen kommer inte att uppfatta kännetecknet som en indikering av att sökandens varor vore bland de fyra bästa inom sitt område. Majoritetens uppfattning är rimligen att märket endast alluderar till innehållet av varorna och tjänsterna. Kännetecknet antyder att varorna och tjänsterna, som till övervägande del är relaterade till lotterier och speltjänster, har något att göra med de främsta placeringarna i ett spelsammanhang. Varumärket är suggestivt och kommer inte att uppfattas som ett allmänt reklambudskap eller en ren beskrivning av varorna och tjänsterna, i vart fall inte i någon relevant utsträckning.

• I andra hand, för det fallet att granskaren vidhåller registreringshindret, kan sökanden begränsa sin ansökan genom att stryka ”trycksaker” från klass 16, och ”spel” i klass 28 samt ”underhållning, tävlingar och sport- och idrottsaktiviteter” i klass 41. Granskarens överväganden ter sig alltför långtgående till de kvarstående varorna och tjänsterna.

4. Granskaren beslöt den 19 december 2017 att avslå ansökan för de omtvistade varorna och tjänsterna på grundval av artikel 7.1 b och artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen (”det överklagade beslutet”). I beslutet vidhölls registreringshindren som anförts i underrättelsen, med bl.a. följande tillägg:

• En google-sökning på ”TOP 4” ger närmare 30 miljoner träffar, vilket tyder på att det är ett begrepp med frihållningsbehov för att möjliggöra andra näringsidkare att kunna hänvisa till de fyra bästa spelen och lotterierna (inklusive de kuponger, lotter, kvitton och sedlar som överlämnas därmed), eller en kombination av de fyra mest populära spelen, eller en utnämning av de fyra bästa inom en viss sportgren osv.

• Betraktat som helhet är märket inte tillräckligt suggestivt. Inga lingvistiska eller stilistiska metoder har använts för att göra det sökta märket särskiljande. Märket innehåller inget särskiljande element som skulle göra att genomsnittskonsumenten uppfattar det som särskiljande.

• Särskiljningsförmågan ska bedömas på grundval av om den relevanta målgruppen utan svårighet uppfattar varumärket som en angivelse av kommersiellt ursprung för den berörda varan eller tjänsten. Det att märket inte är ett konventionellt utryck är inte nödvändigtvis tillräckligt för att målgruppen skulle få denna uppfattning.

• En begränsning av varu- och tjänsteförteckningen ändrar inte kontorets beslut om att märket saknar särskiljningsförmåga för samtliga varor och tjänster.

5. Den 16 februari 2018 lämnade sökanden in en anmälan om överklagande avseende beslutet i sin helhet. Redogörelsen för grunderna inkom den 7 mars 2018 med yrkande på att nämnden godkänner ansökan i första hand i sin helhet och i andra hand efter en begränsning av varorna och tjänsterna.

Grunder för sökande av ändring

6. Argumenten som klaganden anfört kan sammanfattas på följande sätt:

• Det att ordet ”TOP” och siffran ”4” förekommer i allmänna beskrivningar, dvs. att de inte används som kännetecken, kan inte resultera i att varumärkets särskiljningsförmåga döms ut. Frågan är om ”TOP 4” som varumärke för varorna och tjänsterna i fråga främst uppfattas som ett varumärke, eller som ett berömmande budskap för att framhäva varornas och tjänsternas egenskaper.

• När omsättningskretsen hör eller ser kännetecknet ”TOP 4” i klagandens marknadsföring kommer den inte att uppfatta det som att klagandens varor och tjänster är bland de fyra bästa inom sitt område. Varumärket anspelar på ett av klagandens spelupplägg som går ut på att gissa vilka hästar som hamnar på första-, andra-, tredje-, fjärde-, femte, eller sjätte plats. ”TOP 4” avser således inte, och uppfattas inte heller som ett berömmande budskap gällande varorna eller tjänsterna som sådana i jämförelse med konkurrenternas varor och tjänster.

• ”TOP 4” ger viss information om innehållet av varorna och tjänsterna, dock utan att utsläcka dess funktion som ursprungsangivelse. Varumärket uppfyller kravet på särskiljningsförmåga, om även med knapp marginal.

• Begränsningen som klaganden föreslagit i andra hand skulle undanröja den påstådda risken för att varumärket inte skulle uppfylla sin grundläggande funktion.

Motivering

7. Alla hänvisningar i detta beslut ska ses som hänvisningar till EU-varumärkesförordningen (EU) 2017/1001, (EUT L 154, 2017, s. 1), som kodifierar förordning (EG) nr 207/2009 i dess ändrade lydelse, såvida inte annat uttryckligen anges i detta beslut.

8. Det följer av artikel 66.1 EU-varumärkesförordningen är överklagandenämnden är behörig att pröva överklaganden avseende bland annat granskarnas beslut. Vid en sådan prövning har nämnden att avgöra vissa av villkoren för registrering av varumärken, nämligen huruvida ansökan om registrering har varit förenlig med bestämmelserna i EU-varumärkesförordningen. Däremot är överklagandenämnden inte behörig att registrera varumärken, eller pröva ansökningar om registrering (30/06/2009, T-285/08, Natur-Aktien-Index, EU:T:2009:230, § 21; 28/03/2019, T‑631/18, #, EU:T:2019:208, § 13–14).

9. Nämnden kan således inte pröva klagandens yrkande på att nämnden godkänner ansökan.

10. Klaganden har dock i sin anmälan om överklagande angett att beslutet överklagas i sin helhet, alltså även yrkat att nämnden upphäver det överklagade beslutet. Överklagandet är till denna del förenligt med artiklarna 66, 67 och 68.1 i EU-varumärkesförordningen och kan tas upp till prövning.

11. Överklagandet är emellertid inte välgrundat eftersom det varumärke som ansökan om skydd avser saknar särskiljningsförmåga.

Omsättningskretsen

12. De omtvistade varorna ”spelkuponger”, ”vinstkvitton”, och ”värdekuponger” i klass 16, samt varorna ”lottsedlar och lotter (trycksaker)” i klass 28 är direkt anknutna till hasardspels- och vadslagningsverksamhet: Dessa används för att redogöra för spelarnas insatser och berättigar till uttagning av vinst ifall vadet visar sig vara framgångsrikt. Varorna ”trycksaker” i klass 16 är en bred beteckning som omfattar samtliga tryckta dokument, däribland nyssnämnda varor. Varorna eller tjänsterna ”spel” i klass 28 och ”vadhållningstjänster”, ”speltjänster” samt ”hasardspeltjänster” i klass 41 är likaså antingen synonyma med hasardspels- och vadslagningsverksamhet eller direkt anknutna till dessa. Hasardspel och vadslagning har även en underhållande funktion, varför dessa ingår i tjänsten ”underhållning” i klass 41.

13. Vad gäller tjänsterna ”tävlingar”, samt ”sport- och idrottsaktiviteter” i klass 41 påpekar nämnden att vadslagning erbjuds allmänt avseende en lång rad olika aktiviteter och händelser. Bland annat hästkapplöpning och trav, dvs. tävlingar med hästar, är välkända föremål för vadslagning, såsom också olika sport- och idrottsaktiviteter, exempelvis fotboll och ishockey.

14. Samtliga sökta varor och tjänster kan således på de ovan nämnda sätten ingå i hasardspels- och vadslagningsverksamhet.

15. Granskaren har bedömt ärendet utgående ifrån engelsktalande genomsnittskonsumenter.

16. Uttrycket ”top” är engelska, och betyder ”topp”, och det är ett såpass grundläggande ord inom engelskan att ordet kan anses vara allmänt känt bland en stor del av konsumenterna inom hela unionen (jämför 11/05/2010, T‑492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52). Siffran ”4” används och uppfattas inom samtliga europeiska språk.

17. Det följer av det som konstaterats ovan att den relevanta omsättningskretsen består av konsumenter av hasardspels- och vadhållningstjänster inom hela unionen. Genomsnittskonsumenterna antas vara skäligen uppmärksamma och medvetna, samt tillämpa en normal grad av uppmärksamhet när de använder sådana tjänster.

Artikel 7.1 b EU-varumärkesförordningen

18. Enligt artikel 7.1 b EU-varumärkesförordningen får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras.

19. Klaganden har yrkat att genomsnittskonsumenterna inte uppfattar kännetecknet ”TOP 4” att betyda att de berörda varorna och tjänsterna är bland de fyra bästa inom sitt område. Klaganden har anfört att majoritetens uppfattning vore att märket endast alluderar till varorna och tjänsterna. Vidare har klaganden anfört att varumärket anspelar på ett av dess spelupplägg, som går ut på att gissa vilka hästar som hamnar på bland annat sjätte plats.

20. Nämnden konstaterar att artikel 7.1 b EU-varumärkesförordningen inte enbart avser berömmande kännetecken, utan även kännetecken som av andra orsaker saknar särskiljningsförmåga.

21. Särskiljningsförmågan som avses i artikel 7.1 b EU-varumärkesförordningen innebär att det sökta varumärket gör det möjligt att säkerställa att de varor och tjänster som ansökan gäller härrör från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja varorna och tjänsterna från andra företags varor och tjänster (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 29).

22. Enligt vedertagen rättspraxis anses de märken som bestämmelsen avser inte kunna uppfylla varumärkets huvudsakliga syfte, nämligen att identifiera varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Det är nödvändigt att ett varumärke identifierar det kommersiella ursprunget för att möjliggöra att konsumenter som förvärvat varor eller tjänster som varumärket omfattar att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit god, eller göra ett annat val om erfarenheten har varit dålig (17/01/2013, T−582/11 & T−583/11, Premium XL /Premium L, EU:T:2013:24, § 13; 28/04/2015, T−216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 14).

23. Enligt tribunalens rättspraxis ska artikel 7.1 b EU-varumärkesförordningen tillämpas redan om registreringshindret existerar för endast för en icke oväsentlig del den målgruppen. Om så är fallet är det inte nödvändigt att bedöma om registreringshindret gäller även för andra delar av den relevanta omsättningskretsen (20/11/2018, T‑790/17, ST ANDREWS, EU:T:2018:811, § 48; jämför 04/07/2014, T‑1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36). Därtill fastställs redan i artikel 7.2 EU-varumärkesförordningen att de absoluta registreringshindren ska tillämpas även om de gäller endast i en del av unionen.

24. EU-varumärkesförordningens artikel 7.1 b ska alltså tillämpas redan om hindret existerar för en icke oväsentlig del av omsättningskretsen. Tillämpningen kräver däremot inte, som klaganden angett, en bedömning som utvisar att hindret föreligger för majoriteten eller att avsaknad av särskiljningsförmåga skulle vara omsättningskretsens främsta uppfattning.

25. Klagandens argument om att kännetecknet ”TOP 4” inte skulle kunna uppfattas som ett berömmande budskap, nämligen som att indikera att varorna och tjänsterna är bland de fyra bästa, kan i varje fall inte godtas. Tvärtom finner nämnden att genomsnittskonsumenterna uppfattar kännetecknets betydelse, dvs. ”topp 4”, och då omedelbart kan dra slutsatsen att kännetecknet presenteras på varorna och tjänsterna för att visa de är bland de fyra främsta i något avseende, exempelvis vad gäller popularitet, nivån på utbetalade priser, kvalitet, pålitlighet osv. Genomsnittskonsumenterna uppfattar denna betydelse oavsett om huruvida ”TOP 4” kan anses vara ett vedertaget begrepp eller inte.

26. Avseende särskiljningsförmågan av det sökta märket påpekar nämnden dessutom att tribunalen har redan funnit att ordet ”top” i dess allmänna betydelse syftar till att på ett obestämt sätt upphöja en egenskap, funktion eller kvalitet hos vilken vara eller tjänst som helst samt att det ofta används som allmänt lovordande i det allmänna språkbruket, och att det därför inte kan anses identifiera det kommersiella ursprunget (13/07/2005, T‑242/02, Top, EU:T:2005:284, § 95). Nämnden finner att tillägget av den allmänt uppfattade siffran ”4” inte gör att märket som helhet skulle förlora detta syfte, utan enbart preciserar upphöjningen, dvs. till de fyra bästa.

27. Kännetecknet kommer således inte att kunna identifiera varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung eftersom omsättningskretsen kan uppfatta kännetecknet som ett berömmande budskap. Av denna orsak har granskaren kunnat avslå ansökan om registrering på grundval av artikel 7.1 b EU-varumärkesförordningen.

28. Vidare konstaterar nämnden att klagandens påstående om att kännetecknet bara anspelar på ett av klagandens spelupplägg inte heller kan leda till ett annat slutresultat vid bedömningen av märkets särskiljningsförmåga. Den omständigheten att märket skulle förmedla information om klagandens spelupplägg, i detta fall att spelet i fråga går ut på att gissa vilken häst som hamnar på en specifik plats i ett kapplopp, gör nämligen att genomsnittskonsumenterna skulle uppfatta märket som en direkt beskrivning av spelets egenskaper istället för ett tecken på kommersiellt ursprung. Också ifall konsumenter hade uppfattat märket på detta sätt skulle kännetecknet alltså sakna förmågan att identifiera varornas och tjänsternas kommersiella ursprung, och därmed sakna särskiljningsförmåga som avses i artikel 7.1 b EU-varumärkesförordningen.

29. Den omständigheten att en del av klagandens ansökningar avseende liknande märken har beviljats, närmare bestämt ansökningarna avseende varumärkena ”TOP 3” och ”TOP 7”, kan inte heller leda till ett annat slutresultat i detta fall. I detta avseende bör det första tas i beaktande, att varken granskaren eller nämnden är bunden av EUIPO:s tidigare beslut, utan varje fall ska istället bedömas skilt för sig enkom på basis av EU-varumärkesförordningen, på det sätt som EU-domstolen tillämpat den (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47–49). Därtill kan även noteras att registreringarna av dessa två märken inte kan anses utgöra någon vedertagen praxis. Tvärtom har ansökningar avseende motsvarande märken, närmare bestämt ansökningarna nr 15 439 318 ”TOP 5” och nr 15 439 334 ”TOP 6” också avslagits, vilket klaganden även påpekat.

30. Slutligen konstaterar nämnden att en begränsning av varorna och tjänsterna på det sätt som klaganden i andra hand framfört inte skulle kunna övervinna avsaknaden av särskiljningsförmåga. Nämndens motivering avser samtliga sökta varor och tjänster, och motiveringen skulle gälla oavsett om ansökan skulle begränsas till endast en de delar klaganden framfört.

Slutresultat

Mot denna bakgrund har,

Nämnden

härmed fattat följande beslut:

Överklagandet förkastas.

Signed Th. M. Margellos

Registrar: Signed H. Dijkema