Avslag av en ansökan om ett EU-varumärke utfärdat i enlighet med artikel 7 i EU-varumärkesförordningen och regel 11.3 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken

Alicante, 09/02/2017

BRANN AB P.O. Box 3690, SE-103 59 Stockholm SUECIA

Ansökningsnummer:	015452402
Er ref.:	V31039EU00/AJ
Varumärke:	SHAREASPACE
Typ av märke:	Ordmärke
Sökande:	Eurostep Group AB Gustavslundsvägen 137 SE-167 51 BROMMA SUECIA

1. EUIPO gjorde en invändning den 10 juni 2016 i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs vara beskrivande och sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden beviljades en tidsfrist på två månader och lämnade den 7 oktober 2016 in sina synpunkter samt information och inarbetningsmaterial; dessa kan sammanfattas enligt följande:

Inneboende särskiljningsförmåga

Sökanden hävdar att märket inte är beskrivande eller helt i avsaknad av särskiljningsförmåga.

Att dela en plats, på Internet eller i annan datormiljö förstås inte att innefatta alla de varor och tjänster som avses.

Varorna i klass 9 har fokus på samarbete och inte delning och de kan ha en rad andra funktioner. Märket ger inte konsumenter omedelbart och utan eftertanke information om att varorna syftar på att dela ett utrymme.

Vad gäller tjänsterna syftar även dessa på samarbete och inte delning. Märket kan inte anses ge konsumenter omedelbart och utan eftertanke information om tjänsternas natur.

Exempel på godkända EU-varumärken ges, bl.a. SHAREPOINT och SHAREPLAN.

Förvärvad särskiljningsförmåga

Med hänsyn till den tid och omfattning som märket har använts inom EU gör sökanden gällande att det har förvärvat särskiljningsförmåga för de sökta varorna och tjänsterna. Produkten SHAREASPACE samt programvara och tjänster knutet till denna, är igenkänd som ett varumärke inom omsättningskretsen.

Sökanden ger en förklaring av produkterna under märket SHAREASPACE och nämner bl.a. att det är en programvara som möjliggör att produktdata kan delas på ett effektivt och säkert sätt mellan organisationer och avdelningar för att underlätta samarbete. Produkterna avser specialiserad programvara och tillhörande tjänster inom Product Life Cycle Management (PLM) området. De som upphandlar sådana produkter är i regel chefer och projektledare inom management, IT och teknik från en mängd olika områden, bl.a. inom flyg-, fordons- och farmaceutisk industri. Således är produkterna huvudsakligen inriktade på en specialiserad och professionell användarkrets.

Sökandebolaget har sin grund i Sverige med ett antal helägda dotterbolag inom EU (Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland och Storbritannien). Produkterna under märket SHAREASPACE har sålts och marknadsförts i dessa länder sedan år 2000.

Märket har marknadsförts på hemsidan, vilken enbart är på engelska och riktar sig till hela EU marknaden.

Märket är registrerat som ett figurmärke sedan år 2000 i EU (EUTMR Nr. 1615210), Sydkorea, Kina, Norge och USA. Märket har använts i olika varianter (som figurmärke och som ordmärkena Share-A-Space, ShareAspace och SHAREASPACE).

Produkten SHAREASPACE har belönats med olika bemärkelser.

Följande bilagor bifogas:

-kopior av inköpsorder (Bilaga 1-8)

-fakturakopior (Bilaga 9-23)

-skärmutskrift av hemsidan (Bilaga 24)

-pressreleaser till internationella media och tidskrifter (Bilaga 25-26)

-exempel på annonser i svenska och internationella facktidskrifter (Bilaga 27-30)

-skärmutskrift från YouTube, Twitter och LinkedIn (Bilaga 31-33)

-information från fackmässor (Bilaga 34-42)

-exempel på artiklar i fackpress (Bilaga 43-54)

-intyg om kännedom av varumärket SHAREASPACE (Bilaga 55-70)

-intyg från grundaren och VD Håkan Kårdén vilket bl.a. innehåller den totala omsättningen och information om den geografiska fördelningen inom EU (Bilaga 71)

-intyg från branschorgan beträffande kännedom om märket (Bilaga 72-76)

-artikel beträffande en utnämning (Bilaga 77)

3. I enlighet med artikel 75 i EU-varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över. Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att ta tillbaka invändningen för följande tjänster:

KL 42

Konsultationer kring programvara för internet och intranät; installation och underhåll av programvara; programmeringstjänster; utveckling av programvara.

Invändningen kvarstår för övriga varor och tjänster.

Inneboende särskiljningsförmåga

Enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” inte registreras.

Det är fast rättspraxis att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i EU-varumärkesförordningen ska tillämpas oberoende av de andra och prövas separat. Dessa registreringshinder ska dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas ska spegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Syftet med förbudet enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen mot att kännetecken eller upplysningar av det avsedda slaget registreras som EU-varumärke har allmänintresse:

kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka ansökan om registrering har gjorts ska kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar därigenom att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enskilt företag enbart därför att de har registrerats som varumärken.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen är de som, vid en normal användning ur en konsuments synvinkel, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst för vilken ansökan om registrering har gjorts, antingen direkt eller genom omnämnande av en av dess väsentliga egenskaper (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Kontoret kan inte finna något särskiljande med ordkombinationen SHAREASPACE i samband med aktuella varor och tjänster.

Märket ger ett mycket tydligt beskrivande budskap om att dela och gemensamt utnyttja en plats, såsom en internetbaserad plats. En engelsktalande konsument skulle genast förstå innebörden av uttrycket ”share a space” och inte komma att uppfatta det som något annat en upplysning om någon form av delat utrymme. Att orden skrivs ihop ändrar inte det beskrivande budskapet.

När ett kännetecken innehåller information om varornas och tjänsternas egenskaper kan det vara registrerbart om det presenteras på ett originellt eller fantasifullt sätt. Det finns flera lingvistiska och stilistiska metoder som kan göra ett beskrivande budskap särskiljande: ovanlig syntax, alliteration, rim, paradox, ordlek och så vidare. Ingen sådan metod förekommer i märket.

Sökanden hävdar att varorna och tjänsterna har fokus på samarbete och inte delning. I det material som sökanden framgår det dock att produkten SHAREASPACE faktisk är en ” data sharing hub”, alltså en hubb för data delning. Sökanden själv förklarar också att produkterna under märket SHAREASPACE är en programvara som möjliggör att produktdata kan delas på ett effektivt och säkert sätt mellan organisationer och avdelningar för att underlätta samarbete.

Sökanden tillhandahåller och förmedlar programvara, appar, databaser etc. som möjliggör gemensamt utnyttjande av ett utrymme som i sin tur gör att användarna bl.a. kan samarbeta. Det är uppenbart att en av varornas och tjänsterna avsedda ändamål är att dela än plats i datormiljö där man t.ex. kan dela information med andra.

I avsaknad av någon ytterligare särskiljande beståndsdel finns ingenting i märket som skulle kunna göra det möjligt för målgruppen att på ett enkelt och direkt sätt uppfatta det som ett särskiljande varumärke för varorna och tjänsterna i fråga.

När det gäller sökandens argument att ett antal liknande registreringar har godtagits av EUIPO är det tillräckligt att påpeka att enligt fast rättspraxis omfattas beslut om registrering av ett kännetecken som EU-varumärke av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan om huruvida ett kännetecken kan registreras som EU-varumärke ska därför bedömas enbart på grundval av EU-varumärkesförordningen, som denna tolkats av unionsdomstolen, och inte på grundval av EUIPO:s tidigare praxis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; och 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Det följer av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen ska tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Se även några exempel nedan på märken som kontoret nekat registrering:

Nr. 000685669  - SHARED-SPACE DESIGN

Nr. 008840704  - ShareNotes

Nr. 011028511  - SHARENOW

Förvärvad särskiljningsförmåga

Enligt artikel 7.3 i EU-varumärkesförordningen utgör de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b–d i den förordningen inget hinder mot registrering av ett varumärke om detta till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka registreringen sökts. Under de förhållanden som avses i artikel 7.3 i EU-varumärkesförordningen är den omständigheten att den relevanta målgruppen uppfattar det kännetecken som utgör det ifrågavarande varumärket som en angivelse av varans eller tjänstens kommersiella ursprung frukten av en ekonomisk ansträngning som varumärkessökanden gjort. Denna omständighet gör det befogat att bortse från de hänsyn till allmänintresset som ligger bakom bestämmelserna i artikel 7.1 b, c och d i varumärkesförordningen, som innebär krav på att de varumärken som avses i dessa bestämmelser ska kunna användas fritt av alla, så att det kan undvikas att en enskild ekonomisk aktör åtnjuter någon rättsstridig konkurrensfördel … .

För det första framgår det av rättspraxis att det för att ett varumärke ska uppnå särskiljningsförmåga till följd av användning erfordras att åtminstone en betydande andel av den relevanta målgruppen tack vare varumärket kan ange att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag. De omständigheter under vilka villkoret att särskiljningsförmåga ska kunna anses ha uppnåtts genom användning ska anses vara uppfyllt kan dock inte fastställas enbart på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser … .

För att ett varumärke ska kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i EU-varumärkesförordningen krävs det för det andra att det visas att varumärket till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i den del av Europeiska unionen där det enligt artikel 7.1 b, c och d i den förordningen saknade särskiljningsförmåga … .

I ett enskilt mål måste man för det tredje vid bedömningen av huruvida varumärket uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning beakta faktorer som bland annat varumärkets marknadsandel, i vilken omfattning varumärket använts, i vilken geografisk utsträckning och hur länge detta skett, hur stora investeringar i marknadsföring företaget gjort, den andel av omsättningskretsen som med ledning av varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare, näringslivsförbund och andra yrkessammanslutningar. Om bedömningen av dessa faktorer visar att den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, med ledning av varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, ska kravet i artikel 7.3 i EU-varumärkesförordningen för registrering av varumärket anses vara uppfyllt … .

För det fjärde ska ett varumärkes särskiljningsförmåga, inbegripet den särskiljningsförmåga som detta uppnått till följd av användning, enligt rättspraxis bedömas även med avseende på de varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering och med beaktande av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsuments förmodade uppfattning om den ifrågavarande varu- eller tjänstekategorin … .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; och 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Den inlämnade informationen har granskats noggrant.

Eftersom märket innehåller engelska ord är den relevanta omsättningskretsen i huvudsak professionella användare i de engelsktalande länderna Storbritannien, Irland och Malta.

Sökanden har inte lämnat in några konkreta bevis på att märket har exponerats på Irland och Malta. Vad gäller Storbritannien finns mycket lite bevis om någon omfattande exponering och kännedom om märket där.

De bilagda exemplen på inköpsorder och fakturor visar enbart på kunder i Sverige, Finland och Frankrike. Av intygen om kännedom om märket har enbart två brittiskt ursprung. Dessutom är båda intygen undertecknade i Bristol vilket inte tyder på någon utbredd kännedom om märket i Storbritannien i stort.

Vidare så är den totala omsättningen sedan år 2000 på 400 KSEK i Storbritannien inte särskilt imponerande siffror. Ingen omsättning överhuvudtaget har visats vad gäller Irland och Malta.

Då de aktuella varorna och tjänsterna dessutom har konstaterats vara ämnade till specialister vars kännedom om engelska är hög, bör även hänsyn tas till hur märket uppfattas i EU i sort.

Se kontorets riktlinjer, kapitel 4:

The GC has held that certain English terms in the medical field (judgment of 29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), in technical fields (judgment of 09/03/2012, T-172/10, Base-seal, EU:T:2012:119, § 54) and in financial matters (judgment of 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41) will be understood by the relevant professionals throughout the European Union, as English is the commonly used professional language in these areas.

De bevis och intyg om kännedom om märket i övriga länder är långt från tillräckligt för att visa att märket förvärvat särskiljningsförmåga i EU i stort.

Dessutom förekommer sällan märket så som det sökts i inarbetningsmaterialet. Oftast är det figurmärket eller varianten Share-A-Space som används, och ofta i förbindelse med det särskiljande varumärket Eurostep.

För att summera så har sökanden inte visat att det sökta märket vid tiden för inlämnandet av ansökan förvärvat särskiljningsförmåga för de aktuella varorna och tjänsterna hos den relevanta omsättningskretsen i EU.

4. Av de skäl som angivits ovan och i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen avslås härmed denna ansökan om ett EU-varumärke nr 015452402 för följande varor och tjänster:

KL 9	Programvara för intranät och internetbaserad samarbete; applikationsprogramvaror (appar), inkluderande mjukvaror i form av appar för molnbaserade datortjänster.
KL 35	Förmedling av on-line tjänster för samarbete över internet, nämligen lagring, uppdatering, exponering, notifiering och dokumenthantering.
KL 42	Drift och uthyrning av databaser för samarbete över internet; uthyrning och leasing av programvarutjänster; molntjänster, inkluderande tillhandahållande av tillfällig användning av icke-nedladdningsbar direktansluten operativsystemsprogramvara för åtkomst och användning av datormoln.

Ansökan kommer att gå vidare för övriga tjänster.

Enligt artikel 59 i EU-varumärkesförordningen har ni rätt att överklaga detta beslut. Enligt artikel 60 i EU-varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till kontoret inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Det ska inges på handläggningsspråket för det förfarande under vilket det överklagade beslutet fattades. Och grunderna för överklagandet ska anges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer att registreras först då en avgift för överklagan på 720 EUR har betalats.

Cecilia ÅLIN