Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 05/01/2017

BRANDI RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT mbB Adenauerplatz 1 D-33602 Bielefeld ALEMANIA

Anmeldenummer:	015460702
Ihr Zeichen:	3853/15-2
Marke:	FLIESENSALE
Art der Marke:	Bildmarke
Anmelderin:	Baustoffhandel Nord-Süd GmbH Sandberger Weg 92j D-23730 Neustadt ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 20.06.2016 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 01.07.2016 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft reiche aus, um ein Schutzhindernis zu überwinden.

2. Es gelte, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke, auch bei beschreibenden Wortelementen, als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden könne, wenn (u.a.) der grafische Bestandteil in Alleinstellung eintragungsfähig wäre. Die Marke zeichne sich darüber hinaus durch eine ungewöhnliche Schreibweise aus, nämlich einer grammatikalisch nicht korrekten Kombination von Klein- und Großbuchstaben, sowie durch die Kombination eines deutschen und eines englischen Begriffs.

3. Auch wenn andere Händler ebenfalls Kennzeichen mit der Abbildung eines Preisschilds verwenden würden, rechtfertige dies nicht das Absprechen der Unterscheidungskraft der hier begehrten Marke. Ferner sei dieses Element in der Marke der Anmelderin stark stilisiert.

4. Es bestehe kein Freihaltebedürfnis.

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Zu 1.: Hinsichtlich der Ausführungen der Anmelderin zur Erlangung der Schutzfähigkeit durch „ein Minimum an Unterscheidungskraft“ bzw. dass „jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche“ ist festzustellen, dass allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren und Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0098/2007-1 vom 31. Mai 2007, „1 A Gesund“). Im Übrigen muss nach der für die Unionsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (Urteile des Gerichtshofes in der Rechtssache C-104/01 vom 06. Mai 2003, „Libertel“, Rdnr. 59, sowie o. g. Urteil, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Rdnr. 45 und Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-405/04 vom 23. Oktober 2007, „Caipi“, Rdnr. 63).

Zu 2.: Es ist zwar richtig, dass ein Bildelement in Kombination mit einem beschreibenden Wortelement der Marke als Ganzes unter Umständen ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft verleihen kann, jedoch müsste das Bildelement hierzu a) auffällig/überraschend/ungewöhnlich/etc. sein, b) dazu in der Lage sein, im Gedächtnis der Verbraucher eine sofortige und dauerhafte Erinnerung an das Zeichen zu erzeugen, indem ihre Aufmerksamkeit von der beschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Botschaft des Wortelements abgelenkt werde oder c) von einer solchen Natur sein, dass eine Deutungsanstrengung seitens der maßgeblichen Verbraucher erforderlich werde, um die Bedeutung des Wortelements zu verstehen/erraten. Dies trifft auf den vorliegenden Fall eben nicht zu, da die Bildelemente minimaler Natur sind und sich lediglich darauf belaufen, dass die Wortelemente in einer leicht stilisierten Schriftart bzw. einer grammatikalisch nicht ganz korrekten Kombination von Klein- und Großbuchstaben in Grau und Weiß dargestellt sind. Ferner befindet sich das Element „SALE“ in einem roten Rechteck mit einer nach rechts deutenden Spitze in der sich wiederum ein weißer Pinkt befindet bzw. welches ein Preisschild darstellt. Diese Bildelemente können nicht von der beschreibenden Bedeutung der Wortelemente ablenken bzw. diese verschleiern und können der Marke als Ganzes somit auch nicht zum Minimum an Unterscheidungskraft verhelfen. Die Abbildung eines roten Preisschild unterstreicht lediglich grafisch die Bedeutung des Wortelements „SALE“, da insbesondere bei Schlussverkäufen oft Preisschilder in Signalfarben verwendet werden, um auf reduzierte Waren aufmerksam zu machen und/oder diese von den regulären Angeboten abzuheben. Auch die grammatikalisch nicht ganz korrekte Kombination von Klein- und Großbuchstaben des bzw. der Wortelemente „FLISENSALE“ kann hier nicht zur nötigen Unterscheidungskraft verhelfen, da diese weder merkfähig ist noch als Besonders auffällt, da in der Werbung die Groß- und Kleinschreibung oft nicht streng befolgt wird und Verbraucher dies wissen und daran gewöhnt sind. Der Begriff „SALE“ ist dem deutschen Publikum bekannt, dies hat selbst die Anmelderin im zitierten Schreiben ausgeführt. Dementsprechend kann hier auch die Kombination eines deutschen beschreibenden und eines (ursprünglich) englischen beschreibenden Begriffs dem begehrten Zeichen nicht zur nötigen Unterscheidungskraft verhelfen. Demzufolge ist auch dieses Argument der Anmelderin zurückzuweisen.

Zu 3.: Die Anmelderin führt ferner aus, dass auch wenn andere Händler ebenfalls Kennzeichen mit der Abbildung eines Preisschilds verwenden würden, rechtfertige dies nicht das Absprechen der Unterscheidungskraft der hier begehrten Marke auch weil dieses Element in der Marke der Anmelderin stark stilisiert sei. Darauf erwidert das Amt Folgendes. Erstens, dem Argument dass das Preisschild stark stilisiert sei, kann das Amt nicht folgen. Die Abbildung des Preisschilds sieht wie ein gewöhnliches Preisschild aus und ist als solches ohne weiteres erkennbar und wird üblicherweise an diversen Waren angebracht und sieht nicht wie eine Marke aus. Demzufolge wird das Preisschild auch nicht als solche wahrgenommen. Zweitens, ist es zwar richtig, dass auch wenn andere Händler ebenfalls Kennzeichen mit der Abbildung eines Preisschilds verwenden, rechtfertigt dies nicht das Absprechen der Unterscheidungskraft der hier begehrten Marke. Die Anmelderin verkennt jedoch, dass dieser Tatbestand auch nicht automatisch für die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens spricht, sondern im Prinzip eher dagegen, es sei denn Gegenteiliges wird vom Anmelder belegt. Für die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens spricht entweder die von Haus aus erworbene Unterscheidungskraft, nämlich dass Verbraucher ein Zeichen als Herkunftshinweis wahrnehmen, da es keine eine sachdienliche bzw., wie im vorliegenden Fall, eine beschreibende Angabe enthält. Oder das Zeichen hat Unterscheidungskraft aufgrund einer wirtschaftlichen Anstrengung der Anmelderin erlangt und wird trotz des beschreibenden Sachgehalts nunmehr als Herkunftshinweis wahrgenommen. Dies trifft auf den vorliegenden fall jedoch ebenfalls nicht zu und die Anmelderin hat weder eine gegenteilige Behauptung aufgestellt noch hat sie dahingehende Beweismittel eingereicht. Dementsprechend ist dieses Argument der Anmelderin ebenfalls zurückzuweisen.

Zu 4.: Schließlich zum Argument der Anmelderin, dass Dritte und insbesondere ihre Wettbewerber das fragliche Zeichen nicht benötigen, um die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen, ist darauf hinzuweisen, „ […] dass die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104/EWG, welche dem Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV entspricht, nicht voraussetzt, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht“ (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 15 460 702 für alle Waren und Dienstleistungen der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Swetlana BRAUN