Avslag av en ansökan om ett EU-varumärke utfärdat i enlighet med artikel 7 i EU-varumärkesförordningen och regel 11.3 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken

Alicante, 31/10/2016

BJERKÉNS PATENTBYRÅ KB Box 128 SE-721 05 Västerås SUECIA

Ansökningsnummer:	015469323
Er ref.:	401561EU
Varumärke:	5+1 BONUS
Typ av märke:	Figurmärke
Sökande:	Evolution Malta Limited Block 10, Office 1091, Portomaso St. Julians STJ 4013 MALTA

1. EUIPO gjorde en invändning den 16 juni 2016 i enlighet med artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden beviljades två månaders anstånd och lämnade in sina synpunkter den 17 oktober 2016 - dessa kan sammanfattas enligt följande:

• Sökanden hävdar att märket har särskiljningsförmåga för vissa av varorna och tjänsterna.

• Siffror är i allmänhet endast just siffor och är registrerbaraper se. Lägger man till ett plustecken och gör ett matematiskt tal av siffrorna torde det öka särskiljningsförmågan ytterligare. Förutom detta består märket av en figur med ett antal små detaljer liksom färgerna vitt, grått och gult.

• Granskaren har tolkat märket på ett sätt som i allra högsta grad ger märket särskiljningsförmåga. Hur kan ett märke som fordrar en tankeövning kunna vara ”banalt”?

• Vid en helhetsbedömning är märket så speciellt och innehåller så många markörer med särskilda drag att det ger märket stark varumärkeskaraktär.

• Att den två-dimensionella bilden av en spelmark inte skulle fungera som ett varumärke är inte förenligt med kontorets tidigare praxis; en bilaga med tidigare registrerade märken bifogas.

• Sökanden delar kontorets synpunkt vad avser varor och tjänster med direkt koppling till ett spel där en spelmark kan användas men ber att märket godkänns för samtliga varor och tjänster förutom ”Internetpoker”.

3. I enlighet med artikel 75 i EU-varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över. Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att invändningen kvarstår.

Enligt artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga” inte registreras.

De varumärken som avses i artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen är i synnerhet sådana som inte möjliggör för den relevanta målgruppen att träffa samma val vid ett senare köp av de berörda varorna eller tjänsterna, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Detta är fallet bland annat, i fråga om kännetecken som är vanligt förekommande i samband med saluföring av de berörda varorna eller tjänsterna (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Det vidhålls att det sökta märket, , är i avsaknad av särskiljningsförmåga.

Kontoret har gjort en helhetsbedömning av märket och finner inte ett enda element i märket som enkelt kan uppfattas som en ursprungsangivelse i samband med aktuella varor och tjänster.

Det sökta märket framstår som en avbildning av en typisk spelmark med detaljer som ofta förekommer på sådana spelmarker. Se nedan några exempel på spelmarker i olika färger och med detaljer såsom spaders, stjärnor och siffror.

Inget av exemplen ovan skulle uppfatas som varumärken.

Sökanden själv håller med om att märket saknar särskiljningsförmåga i samband med spel där en spelmark kan användas. De varor och tjänster som anmärkningen gäller antingen är eller kan omfatta spelmarker/avbildningar av spelmarker då de avser spel och speltjänster. Tjänsterna ”Underhållning; Organisering av tävlingar” kan även de avse speltjänster och tävlingar i spel.

Vad gäller siffrorna och plustecknet kommer de knappast att uppfattas som särskiljande tecken utan snarare som valörer med t.ex. en viss utdelning/bonus. Ordet BONUS är uppenbarligen oregistrerbart i samband med spel.

Färgerna vitt, grått och gult bidrar inte till märkets särskiljningsförmåga. Det är ytterst vanligt i marknadsföring att använda olika färger och konsumenterna skulle därför inte uppfatta färgerna som en angivelse av varornas och tjänsternas kommersiella ursprung. Dessutom, som redan vistats, förekommer spelmarker i olika färger.

Kontoret tolkade märket på ett sätt där slutsatsen var att det inte finns något inslag i märket som skulle göra att omsättningskretsen uppfattar märket som en ursprungsangivelse i samband med de aktuella varorna och tjänsterna.

När det gäller sökandens argument att ett antal liknande registreringar har godtagits av EUIPO är det tillräckligt att påpeka att enligt fast rättspraxis omfattas beslut om registrering av ett kännetecken som EU-varumärke av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan om huruvida ett kännetecken kan registreras som EU-varumärke ska därför bedömas enbart på grundval av varumärkesförordningen, som denna tolkats av unionsdomstolen, och inte på grundval av EUIPO:s tidigare praxis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; och 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Det följer av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen ska tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Kontoret har tidigare godkänt figurmärken som är enklare i utförandet än det nu aktuella märket. Kontorets praxis är dock inte rigid och oföränderlig. Till och från ses den över och kriterierna för registrerbarhet ändras. På senare tid så har t.ex. praxisen vad det gäller figurativa märken stramats upp, och nu avslås sådana märken som tidigare kanske skulle ha godkänts.

I avsaknad av ett särskiljande element, såsom ett företagsnamn eller en fantasifull figur, har märket inga egenskaper som skulle kunna göra det möjligt för målgruppen att på ett enkelt och direkt sätt komma ihåg det som ett särskiljande varumärke för varorna och tjänsterna i fråga.

4. Av de skäl som angivits ovan och i enlighet med artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen avslås härmed denna ansökan om ett EU-varumärke nr 015469323 för följande varor/tjänster

Klass 28 Spel; Spelkort; Spelmarker.

Klass 41 Underhållning; Organisering av tävlingar; Anordnande och genomförande av spel; Kasino, spel- och hasardspelstjänster; Kasinon (hasardspel); Upplåtande av datorspel via internet (ej nedladdningsbara); Elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via Internet; Internetpoker.

Ansökan kommer att gå vidare för övriga tjänster.

Enligt artikel 59 i EU-varumärkesförordningen har ni rätt att överklaga detta beslut. Enligt artikel 60 i EU-varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till kontoret inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Det ska inges på handläggningsspråket för det förfarande under vilket det överklagade beslutet fattades. Och grunderna för överklagandet ska anges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer att registreras först då en avgift för överklagan på 720 EUR har betalats.

Cecilia ÅLIN