Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV

Alicante, 16/04/2018

ROCHE, VON WESTERNHAGEN & EHRESMANN Postfach 20 16 53 D-42216 Wuppertal ALEMANIA

Anmeldenummer:	015524713
Ihr Zeichen:	MK27350-01EM
Marke:	ECHOGRAPH
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Wolfram Deutsch Otto-Hausmann-Ring 101 D-42115 Wuppertal ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 29/07/2016 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV.

Daraufhin reichte die Anmelderin eine Stellungnahme ein, beantragte eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und bat um eine Frist für die Einreichung von Benutzungsunterlagen.

Am 07/07/2017 wurden Unterlagen zum Nachweis der erlangten Kennzeichnungskraft eingereicht, auf die das Amt am 05/09/2017 eingegangen ist (Schreiben liegt bei).

Am 29/12/2017 hat die Anmelderin weitere Nachweise für eine Verkehrsdurchsetzung nach Artikel 7 Absatz 3 UMV eingereicht, zu denen in Anschluss Stellung genommen wird. 

Zur Erinnerung wird nochmals auf das nun gültige Waren- und Dienstleistungsverzeichnis verwiesen:

Mobile, handtragbare Apparate und Geräte für eine zerstörungsfreie Werkstoffprüfung von Festkörpern, nämlich zur Suche von Fehlern und Fehlerstellen in Prüfkörpern in Klasse 9.

Zu Artikel 7 Absatz 3 UMV:

Gemäß Artikel 7 Absatz 3 [UMV] stehen die absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Verordnung der Eintragung einer Marke nicht entgegen, wenn diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Die Tatsache, dass das Zeichen, das die betreffende Marke bildet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Angabe der betrieblichen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung wahrgenommen wird, ist im Fall des Artikels 7 Absatz 3 UMV das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung der [Anmelderin/Inhaberin] der Marke. Dieser Umstand erlaubt es, die Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, die Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d [UMV] zugrunde liegen und die verlangen, dass die von diesen Bestimmungen erfassten Zeichen von allen frei verwendet werden können, um einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil für einen einzelnen Wirtschaftsteilnehmer zu vermeiden ... .

Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung erstens, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung der Marke es erfordert, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Jedoch können die Umstände, unter denen die Voraussetzung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung als erfüllt anzusehen ist, nicht nur anhand von generellen und abstrakten Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsätzen, festgestellt werden.

Zweitens muss für die Zulassung einer Marke zur Eintragung nach Artikel 7 Absatz 3 UMV die durch ihre Benutzung erlangte Unterscheidungskraft in dem wesentlichen Teil der Union nachgewiesen werden, in dem die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben  b bis d der Verordnung nicht unterscheidungskräftig wäre.

Drittens sind für die Beurteilung, ob eine Marke im Einzelfall Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, Gesichtspunkte wie der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden zu berücksichtigen. Ist anhand dieser Gesichtspunkte festzustellen, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, so ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die Voraussetzung, die Artikel 7 Absatz 3 UMV für die Eintragung der Marke aufstellt, erfüllt ist.

Viertens ist die Unterscheidungskraft einer Marke einschließlich der durch ihre Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, sowie im Hinblick darauf zu beurteilen, wie ein normal informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen vermutlich wahrnimmt.

(10/11/2004, T 396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; und 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Die Anmelderin hat am 29/12/2017 folgende zusätzliche Nachweise eingereicht:

1. Erklärung von Herrn Michael Shane Reilly (ETher NDE Limited)

2. Erklärung von Herrn H-J Gassert (Diagnostic Sonar LTD

3. Erklärung von Herrn John Flynn (Defect Detection Technologies)

4. Erklärung von Herrn Patrick Johnson (Foerster UK)

5. Erklärung von Herrn Wayne Clarke (Fidgeon LTD)

6. Erklärung von Herrn Adrian Gledhill (Destec Engineering Ltd)

7. Erklärung von Herrn John Stuart Gourlay (Liberty Steel (Hartlepool) Ltd)

Die Erklärungen enthalten einen Standardtext, der bestätigt, dass vor dem 09/06/2016 Ultraschallgeräte unter der Bezeichnung „ECHOGRAPH“ in Grossbritanien vertrieben wurden. Zudem bestätigen die Unterzeichnenden, dass sie das Zeichen als Herkunftshinweis auffassen und die damit bezeichneten Geräte als von der Anmelderin stammend ansehen. Es ist davon auszugehen, dass den Unterzeichnenden der Text von der Widersprechenden vorgelegt wurde. Siehe unten:

Lediglich Herr H-J Gassert wählte einen freien Text, der jedoch eine identische Aussage enthält.

Zusätzlich hat die Anmelderin noch Auszüge aus Internetseiten zweier im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen beigelegt, in denen Herr Clarke tätig war bzw. ist. Laut dieser Auszüge handelt es sich um marktführende Unternehmen in der Branche der Werkstoffprüfung. Die Auszüge sind zwar in englischer Sprache wurden jedoch von der Anmelderin in ihrer Essenz übersetzt.

Die von der Anmelderin eingereichten Erklärungen geben sicherlich einen Hinweis, dass die Markenanmeldung „ECHOGRAPH“ dem relevanten Verkehr bekannt ist und dass sie von einigen Kunden auch als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkannt wird.

Es ist jedoch festzustellen, dass die neu eingereichten Nachweise der Verkehrsdurchsetzung selbst im Zusammenspiel mit den dem Amt bereits vorliegenden Nachweisen nicht auf eine Verkehrsdurchsetzung im relevanten Gebiet schließen lassen können.

Im Schreiben vom 05/09/2017 wurde der Anmelderin erneut eine Frist von zwei Monaten eingeräumt, um weitere Nachweise einzureichen. Sie wurde mit diesem Schreiben auf die Richtlinien und die darin enthaltenen nützlichen Ratschläge für den Nachweis erlangter Kennzeichnungskraft hingewiesen. Zudem wurde angeregt, Erklärungen von Kunden einzureichen. Die Anmelderin hat dementsprechend am 29/12/Anmeld2017 die weiter oben beschriebenen sieben Erklärungen eingereicht. Wie bereits festgestellt, geben sie einen Hinweis darauf, dass eine Anzahl von Kunden der Anmelderin im Vereinigten Königreich die mit der Marke Echograph bezeichneten Waren als von der Anmelderin stammend erkennen und in der Bezeichnung Echograph eine Marke sehen.

Es ist jedoch festzustellen, dass die Erklärung von sieben Kunden nicht auf eine Verkehrsdurchsetzung auf dem relevanten Markt schließen lässt, zumal der Text dieser Erklärung von der Widersprechenden vorgegeben wurde.

Weiterhin beziehen sich die vorgelegten Erklärungen lediglich auf Kunden aus dem Vereinigten Königreich.

Es wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dass eine Verkehrsdurchsetzung im relevanten englischsprachigen Gebiet der Europäischen Union nachzuweisen gilt, nämlich Irland, Malta und das Vereinigte Königreich.

Die in früheren Schreiben der Widersprechenden eingereichten Nachweise lassen zwar auf eine Präsenz der Marke auf dem Markt im Vereinigten Königreich schließen, jedoch ist ihr Marktanteil gering. Für Malta und Irland wurden keinerlei Nachweise eingereicht.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen des Amtes im Schreiben vom 05/09/2017 verwiesen.

Endergebnis

Die Anmeldung muss aus den in im Schreiben vom 07/03/2017 und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV für alle Waren zurückgewiesen werden.

Weiterhin wurde nicht nachgewiesen, dass die Anmeldemarke Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 UMV in dem relevanten englischsprachigen Gebiet erlangt hat.

Daher wird die Anmeldung 15 524 713 insgesamt zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Dorothée SCHLIEPHAKE