Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 02/02/2017

BIRD & BIRD LLP Maximiliansplatz 22 D-80333 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	015536501
Ihr Zeichen:	DETEM.0886/JFE/FXG/MAYF
Marke:	Das Gelbe
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Gelbe Seiten Zeichen-GbR Wiesenhüttenstr. 18 D-60329 Frankfurt ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 1 Juli 2016 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter und deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Der Beanstandungsbescheid befindet sich im Anhang zu diesem Bescheid. Die Anmelderin nahm mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2016 zum ersten Beanstandungsbescheid Stellung, die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden.

Nach Auffassung der Anmelderin liegen die Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b) und c) GMV insbesondere aus folgenden Gründen nicht vor:

1. Die Eintragungspraxis des Amtes sei zu berücksichtigen. In der Vergangenheit sei eine Marke mit fast identischen Warenverzeichnis eingetragen worden

2. Voreintragungen beim Deutschen Patent- und Markenamt seien zu berücksichtigen.

3. Das Zeichen sei nicht beschreibend. Selbstverständlich können zum Beispiel Papier- und Schreibwaren verkauft werden, die in einem bestimmten gelben Farbton gehalten seien. Anders als etwa Gelb für Bananen oder Zitronen, handle es sich nicht um eine typische Eigenschaft der entsprechenden Erzeugnisse. Die beanspruchten Waren seien grundsätzlich farblos. Eine Farbe sei für ein Telephonverzeichnis nicht wesentlich.

4. Es sei nicht nachgewiesen worden, dass „das Gelbe“ ein Hinweis auf ein Branchenverzeichnis sei.

Gemäß Artikel 75 GMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte. Teilweise war im Zweifel für die Anmelderin zu entscheiden und den vorgetragenen Argumenten wurden somit teilweise Rechnung getragen.

Entscheidung

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV – Beschreibende Angabe

Die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen sind folgende:

9 Aufgezeichnete Daten; Computersoftware; Computersoftware; Datenbanken [elektronische]; elektrische oder elektronische Datenverzeichnisse; auf Computermedien gespeicherte und herunterladbare Veröffentlichungen in elektronischer Form; Computerdokumentation in elektronischer Form; elektronische Telefon- und Branchenbücher enthaltende CD-ROMs; Computersoftware auf dem Gebiet des elektronischen Publizierens; Computersoftware für den Zugang zu Informationsverzeichnissen, die aus dem weltweiten Computernetz heruntergeladen werden können; informationstechnologische und audiovisuelle Geräte; Apparate zum Empfang, zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten.

16 Papier; Pappe (Karton); Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Druckereierzeugnisse; gedruckte Telefonbücher und -verzeichnisse; gedruckte Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Branchenverzeichnisse; Buchbinderartikel; Einbände [Papier- und Schreibwaren].

35 Werbung; Werbung in bzw. für elektronische und gedruckte Telefonbücher, Telefon- und Branchen-Verzeichnisse, Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Zusammenstellung von Verzeichnissen zur Veröffentlichung im Internet (Büroarbeiten); Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; Zusammenstellen, Systematisieren und Pflege von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Büroarbeiten; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckereierzeugnissen für Werbezwecke; Sammeln von Informationen in Bezug auf Werbung; Verteilung von Werbe-, Marketing- und verkaufsfördernden Materialien.

38 Telekommunikation; mobile und IP-basierte Telekommunikationsdienste; elektronische Übermittlung von Informationen (einschließlich Webseiten) und anderen Daten; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken und Informationen über ein globales Computernetz; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken, insbesondere auch im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Internetportale.

41 Unterhaltung; Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen (nicht herunterladbar); Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen (nicht herunterladbar) über IP-basierte oder mobile Kommunikationsdienste; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke) auch gespeichert auf analogen und digitalen Datenträgern und Smartphone-Applikationen (Apps).

42 Programmierung und Design von Webseiten im Internet; Bereitstellen von Suchmaschinen im Internet und über andere IP-basierte oder mobile Kommunikationsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; elektronische Speicherung von Daten für Dritte; Design, Entwicklung, Implementierung, Aktualisierung und Wartung von Software, insbesondere Datenbanksoftware; IT-Dienstleistungen; IT-Auskunftsdienstleistungen; Software as a Service (SaaS); Speicherung von Daten in Computerdatenbanken

Die Zurückweisung betrifft alle oben fett gedruckten Waren der Klasse 16.

Absolute Schutzhindernisse:

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um solche, welche verschiedene Druckerzeugnisse und Papierwaren im weitesten Sinne zum Gegenstand haben. Sie richten sich an Durchschnittsverbraucher, welche an solchen Waren interessiert sind. Der Durchschnittsverbraucher ist im vorliegenden Fall zumindest als normal informiert, aufmerksam und verständig anzusehen (06.05.2003, C-104/01, „Libertel“, EU:C:2003:244, § 46, 16.07.1998, C-210/96, „Gut Springenheide“, EU:C:1998:369,§ 38), und sein Aufmerksamkeitsgrad wird je nach Art der Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (22.06.1999, C-342/97, „Lloyd“, EU:C:1999:323, § 26).

Die Unterscheidungskraft und der beschreibende Charakter einer Marke ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen (27.11.2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Die Anmeldung lautet: Das Gelbe

„Gelb“ bezeichnet eine bestimmte Farbe. Dies hat auch die Anmelderin außer Streit gestellt.

Hier ist daran zu erinnern, dass die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen ist, siehe auch die Beschwerdekammerentscheidung vom 21. 03.2007, R 1243/2006-4 – BIEGSAME WELLE, Randnummern 15 und 16 (siehe in diesem Zusammenhang auch die Entscheidung der vierten Beschwerdekammer vom 09.07.2008– R 428/2008-4 – HAUPT, Randnummer 18). Wenn sie das Zeichen im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren sehen, ist ihnen auch klar, dass es sich bei „Das Gelbe“ um eine Beschreibung der Eigenschaften der Waren handeln kann.

Folgende Waren sind Gegenstand der Zurückweisung:

Klasse 16: Papier; Pappe (Karton); Papier- und Schreibwaren, Druckereierzeugnisse; gedruckte Telefonbücher und -verzeichnisse; gedruckte Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Branchenverzeichnisse; Buchbinderartikel; Einbände [Papier- und Schreibwaren].

Es ist allgemein bekannt, dass Papier; Pappe (Karton); Papier- und Schreibwaren, Buchbinderartikel; Einbände [Papier- und Schreibwaren] gelb sein können. Das Argument diese Waren seien grundsätzlich farblos trifft nicht zu. Vielmehr leben wir in einer Welt voller Farben, Papier usw. ist da keine Ausnahme.

Bei manchen Papier- und Schreibwaren wie etwa Buntpapier, ist es sogar für den Käufer sehr wesentlich, dass er beispielsweise ein gelbes Blatt Papier oder einen gelben Karton erhält. Die gleiche Überlegung gilt bei Buntstiften, Filzstiften usw. Es steht außer Zweifel, dass eine Farbe, noch dazu eine dermaßen häufige Farbe wie gelb, eine Eigenschaft dieser Waren ist.

Die von der Anmelderin gewählten Beispiele von Zitronen und Bananen können von dieser Tatsache nicht ablenken.

Auch die übrigen Waren, nämlich Druckereierzeugnisse; gedruckte Telefonbücher und -verzeichnisse; gedruckte Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Branchenverzeichnisse können gelb sein. Der Prüfer kennt aus eigener Erfahrung Branchenverzeichnisse, die gelb gehalten sind (Páginas amarillas (gelbe Seiten) der spanischen Telephonverzeichnisse). Jedenfalls ist zu erwarten, dass auch in Zukunft die Farbe gelb für solche Verzeichnisse eingesetzt wird.

Man bestellt „das gelbe Papier“, kauft einen gelben Einband und so weiter. „Das Gelbe“ bezeichnet in diesem Sinne die Ware.

Es besteht hier somit ein hinreichender unmittelbarer und konkreter Zusammenhang zwischen dem angemeldeten Zeichen und den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen. Insoweit kann der Anmelderin nicht gefolgt werden, dass das Zeichen zu vage sei.

Die Anmelderin argumentiert das Zeichen sei kein gängiger Ausdruck, welcher bereits (von Mitbewerbern) benutzt werde. Hier ist hervorzuheben, dass eine derartige Verwendung vom Amt im Rahmen von Art. 7(1)(c) UMV nicht nachgewiesen werden muss. Siehe dazu 08.11.2012, T-415/11, „Nutriskin Protection Complex“, EU:T:2012:589, § 27.

Dazu ist zu prüfen, ob die angemeldete Bezeichnung in den Augen der beteiligten Verkehrskreise gegenwärtig eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen darstellt oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (12.02.2004, C-363/99, „Postkantoor“, EU:C:2004:86, § 86).

Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (siehe Urteile 04.05.1999, C-108/97 und C-109/97 „Chiemsee“, EU:C:1999:230, § 30-31; 23.10.2003, C-191/01 P, „Doublemint“, EU:C:2003:579, § 32).

Der EuGH führte in seinem viel zitierten Urteil „Postkantoor“ aus: „Bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fällt, spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können, oder ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind“ (Hervorhebung hinzugefügt, C-363/99, „Postkantoor“, § 104).

Es spielt keine Rolle, ob es andere Zeichen oder Angaben gibt, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die angemeldete Marke besteht, und die zur Bezeichnung derselben Merkmale existieren (C-363/99, „Postkantoor“, § 57). Es ist somit nicht entscheidend, ob die beschreibende Bedeutung womöglich auch anders, gar noch präziser ausgedrückt werden könnte.

Einer Wortmarke, die in unmittelbar erkennbarer Weise Merkmale der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, fehlt aus diesem Grund regelmäßig auch die Unterscheidungskraft. Einer Marke kann jedoch die Unterscheidungskraft in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen aus anderen Gründen als ihrem etwaigen beschreibenden Charakter fehlen (C-363/99, „Postkantoor“, § 86).

Die Anmeldung wurde gem. Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV beanstandet. Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (21.10.2004, C-64/02, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, EU:C:2004:645, § 33).

Das Zeichen ist sprachüblich. Die zuvor getroffenen Erwägungen sprechen dafür dass der Anmeldung die notwendige Unterscheidungskraft fehlt. Es ist kein Umstand ersichtlich, dass das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen in Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Waren dienen kann. Das Zeichen wird dem Verbraucher im vorliegenden Fall jedenfalls im Zusammenhang mit den oben genannten Waren begegnen.

Zum Argument des Anmelders, das EUIPO und das DPMA hätten ähnliche oder nahezu identische Zeichen eingetragen, ist darauf hinzuweisen, dass jede Marke ein eigenes Prüfungsverfahren durchläuft, wobei das Ergebnis auf spezifische Gründe gestützt wird. Auch unter der Maßgabe des Amtes, eine kohärente Entscheidungspraxis zu entwickeln, kann dies das Amt in einem anderen Verfahren jedoch nicht von seiner Verpflichtung entheben, den vorliegenden Fall selbständig zu bewerten.. Im Übrigen lassen sich die Gründe für solche Eintragungen im Nachhinein meist nicht mehr ermitteln und sind auch letztlich belanglos, weil der Gedanke völliger Fehlerfreiheit und Kohärenz des EUIPO und völliger EU-weiter Harmonisierung nicht nur in der Gesetzgebung, sondern auch in der nationalen Prüfungspraxis ein in der Realität nicht erzielbares idealistisches Konstrukt ist. Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amtes nicht zu ändern. Im vorliegenden Fall ist auch zu bedenken, dass vorliegend Waren der Klasse 16 beansprucht werden und sich zu einigen Fälle bereits insofern ein Unterschied ergibt. Richtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Eintragungspraxis des Amtes mittlerweile etwas strenger geworden ist.

Zudem ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (12.01.2006, C-173/04 P „Standbeutel“, EU:C:2006:20, § 48, 49).

Im vorliegenden Fall liegt ein gängiges Wort der deutschen Sprache vor. Dieses Wort kann von der Anmelderin nicht für die beanspruchten Waren monopolisiert werden, sondern muss auch weiterhin Mitbewerbern offen stehen, um Eigenschaften ihrer Waren damit zu bezeichnen.

Dem Zeichen fehlt es auf Grund der Ausführungen auch am erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft für alle zurückgewiesenen Waren.

Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union vor, nämlich in den Teilen, in denen die deutsche Sprache gesprochen und verstanden wird.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) und c) sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 015536501 - Das Gelbe für folgende Waren zurückgewiesen:

16 Papier; Pappe (Karton); Papier- und Schreibwaren sowie Druckereierzeugnisse; gedruckte Telefonbücher und -verzeichnisse; gedruckte Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Branchenverzeichnisse; Buchbinderartikel; Einbände [Papier- und Schreibwaren].

Für alle übrigen Waren und Dienstleistungen wird die Anmeldung zur Veröffentlichung zugelassen:

9 Aufgezeichnete Daten; Computersoftware; Datenbanken [elektronische]; elektrische oder elektronische Datenverzeichnisse; auf Computermedien gespeicherte und herunterladbare Veröffentlichungen in elektronischer Form; Computerdokumentation in elektronischer Form; elektronische Telefon- und Branchenbücher enthaltende CD-ROMs; Computersoftware auf dem Gebiet des elektronischen Publizierens; Computersoftware für den Zugang zu Informationsverzeichnissen, die aus dem weltweiten Computernetz heruntergeladen werden können; informationstechnologische und audiovisuelle Geräte; Apparate zum Empfang, zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten.

16 Lehr- und Unterrichtsmittel:

35 Werbung; Werbung in bzw. für elektronische und gedruckte Telefonbücher, Telefon- und Branchen-Verzeichnisse, Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Zusammenstellung von Verzeichnissen zur Veröffentlichung im Internet (Büroarbeiten); Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; Zusammenstellen, Systematisieren und Pflege von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Büroarbeiten; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckereierzeugnissen für Werbezwecke; Sammeln von Informationen in Bezug auf Werbung; Verteilung von Werbe-, Marketing- und verkaufsfördernden Materialien.

38 Telekommunikation; mobile und IP-basierte Telekommunikationsdienste; elektronische Übermittlung von Informationen (einschließlich Webseiten) und anderen Daten; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken und Informationen über ein globales Computernetz; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken, insbesondere auch im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Internetportale.

41 Unterhaltung; Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen (nicht herunterladbar); Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen (nicht herunterladbar) über IP-basierte oder mobile Kommunikationsdienste; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke) auch gespeichert auf analogen und digitalen Datenträgern und Smartphone-Applikationen (Apps).

42 Programmierung und Design von Webseiten im Internet; Bereitstellen von Suchmaschinen im Internet und über andere IP-basierte oder mobile Kommunikationsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; elektronische Speicherung von Daten für Dritte; Design, Entwicklung, Implementierung, Aktualisierung und Wartung von Software, insbesondere Datenbanksoftware; IT-Dienstleistungen; IT-Auskunftsdienstleistungen; Software as a Service (SaaS); Speicherung von Daten in Computerdatenbanken:

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR als eingelegt.

Wolfgang SCHRAMEK