Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RZTUE”) oraz zasadą 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RWZTUE”)

Alicante, 13/04/2017

Maria Przybylska-Karczemska ul. 10 Lutego 3/1 90-303 Łódź POLONIA

Nr zgłoszenia:	015537707
Nr referencyjny zgłaszającego:	51/391/44/2016
Znak towarowy:	HENNA DO BRWI I RZĘS ŻELOWA
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	DELIA COSMETICS Sp. z o.o. ul. Leśna 5 95-030 Rzgów POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 1/07/2016r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 25/07/2016 zgłaszający przedstawił swoje uwagi i przedstawił gotowość do dostarczenia dowodów używania spornego znaku. W pismie z dnia 16/12/2016r Urząd odpowiedział na uwagi zgłaszającego i potwierdził przyznanie dodatkowego terminu na przedstawienie dowodów dotyczących charakteru odróżniającego nabytego w wyniku używania. W dniu 16/02/2017 zgłaszający przedstawił nastepujące dowody:

1. Dwa katalogi produktów zgłaszającego z roku 2015 i 2016. Omawiany znak towarowy jest widoczny w katalogu jako jeden z wielu oferowanych produktów.

2. Zestawienie sprzedaży produktów w latach 2014-2016

3. Zestawienie sprzedaży produktów w Unii Europejskiej w latach 2015-2016.

4. Faktury za rok 2014 i 2016.

5. Gazetki reklamowe zawierające produkty sygnowane omawianym znakiem towarowym.

6. Nagrody: Best Beauty Buys 2015- Nagroda magazynu InStyle; Najlepszy Produkt 2017- Wybór konsumentów.

Zgodnie z art. 75 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego w piśmie z dnia 16/12/2016r, oraz po przeanalizowaniu dowodów na wtórny charakter odróżniający, Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 [RZTUE] bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zawartych w art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) tego rozporządzenia nie uwzględnia się, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. Fakt, że oznaczenie, które tworzy dany znak towarowy, rzeczywiście postrzegane jest przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi, stanowi w świetle art. 7 ust. 3 RZTUE wynik starań zgłaszającego znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność ta uzasadnia odejście od rozważań dotyczących potrzeb interesu publicznego, które leżą u źródła przepisów art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) [RZTUE] i które wymagają, aby określone w tych przepisach oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich w celu uniknięcia uzyskania niedozwolonej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika obrotu gospodarczego ... .

Po pierwsze z orzecznictwa wynika, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego wymaga, aby przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców rozpoznawała z uwagi na znak towarowy dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Okoliczności, na podstawie których uznaje się spełnienie wymogu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, nie mogą jednakże zostać stwierdzone jedynie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy … .

Po drugie dla dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 RZTUE uzyskany przez znak towarowy w następstwie używania charakter odróżniający musi zostać wykazany w tej części Unii Europejskiej, w której znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) ww. rozporządzenia.

Po trzecie w celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy uwzględnić czynniki takie jak: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promocję, część zainteresowanych kręgów, które rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych. Jeśli na podstawie tych czynników można stwierdzić, że zainteresowane kręgi lub przynajmniej ich znaczna część rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, to należy wnioskować, że określona w art. 7 ust. 3 RZTUE przesłanka rejestracji znaku towarowego została spełniona.

Po czwarte charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, postrzega omawianą kategorię towarów lub usług.

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; i 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na udział w rynku, intensywności i długość okresu używania znaku towarowego. Wykazanie, ze znak posiada zdolność odróżniającą leży po stronie zgłaszającego i Urząd nie ma obowiązku wyszukiwania i przedstawiania dowodów, lecz podejmuje on decyzje na podstawie dokumentów dostarczanych przez zgłaszającego.

- Nie jest jasne z przesłanych przez zgłaszającego zestawień sprzedaży jaka ilość produktów została sprzedana na terytorium Polski ponieważ jedno z nich nie określa jakiego terytorium dotyczy a drugie dotyczy rynku całej Unii Europejskiej bez wyszczególnienia terytorium Polski.

- Zgłaszający nie przedstawił żadnego dowodu na wydatki na reklamę. Przesłane przez zgłaszającego gazetki reklamowe nie wystarczą, do potwierdzenia rzeczywistej sumy wydatków na reklamę.

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na to, że docelowy konsument, do którego skierowany jest znak rozpozna go jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa.

- Zgłaszający nie wykazał ani uzyskania charakteru odróżniającego ani uzyskania wtórnego charakteru odróżniający w odniesieniu do zgłoszonych towarów. Sama obecność znaku towarowego na rynku, potwierdzona fakturami bądź też katalogami, nie wystarczy do stwierdzenia, czy dany znak jest rozpoznawany przez znaczną część właściwego kręgu obiorców.

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów potwierdzających, że charakter odróżniający został uzyskany w następstwie używania przed datą zgłoszenia. Zgodnie z wytycznymi Urzędu, dowody muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące okresu (okresów) używania (w tym szczegóły dotyczące jego rozpoczęcia), tak by Urząd mógł upewnić się, iż dowody świadczą o tym, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający przed datą zgłoszenia. Nie jest jasne do jakiego znaku i do jakich towarów lub usług odnosi się przytoczona nagroda Best Beauty Buys 2015- Nagroda magazynu InStyle. Z kolei nagroda Najlepszy Produkt 2017- Wybór konsumentów wprawdzie odnosi się do spornego znaku (z drobymi zmianami graficznymi i dodatkowymi elementami słownymi takimi jak –Delia Cosmetics, pro color itp) lecz została przyznana po dacie zgłoszenia omawianego znaku wobec czego nie może świadczyć, bez poparcia innym materiałem dowodowym, że omawiany znak posiadał wtórną zdolność odróżniającą w momencie jego zgłoszenia w Urzędzie.

Stwierdza się zatem, że znak towarowy nie może zostać dopuszczony do rejestracji na podstawie artykułu 7(3) RZTUE.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 15 537 707 zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów.

Na mocy art. 59 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 60  RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Katarzyna ZANIECKA