Rejet d'une demande de marque de l’Union européenne, délivré en vertu de l'article 7, du RMUE et de la règle 11, paragraphe 3, du REMUE

Alicante, 07/10/2016

AQUINOV

Allée de la Forestière

33750 Beychac & Caillau

FRANCE

Demande Nº:	015560311
Vos références :	MM/MQ.SERT.089-UE
Marque :	FISH'N PLAY
Type de marque :	Marque verbale
Demanderesse :	SERT Rue François Coli ZI Complexe INDAR 33290 BLANQUEFORT FRANCE

I. FAITS ET PROCÉDURE

En date du 05/07/2016, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.

En date du 26/07/2016, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

1. La marque demandée « FISH´N PLAY » est distinctive en relation avec les produits pour lesquels l´enregistrement est demandé car le terme anglais « PLAY » qui signifie « jouer » ne présente pas de lien direct avec les produits quand bien même ils seraient désignés en classe 28. Ces derniers requièrent une connaissance de la pêche et sont destinés au consommateur averti ou amateur/professionnel de la pêche. De plus, le terme anglais « FISH » qui signifie « pêcher ou pêche » est accompagné par les élements verbaux distinctifs « ´N PLAY ». Le consommateur y verra une indication de l´origine commerciale des produits.

2. L´expression « FISH´ N PLAY » n´est pas habituelle en anglais au point de ne susciter aucun doute quant à sa signification. L´interprétation retenue dans l´objection provisoire, à savoir « essaie de prendre du poisson et amuse toi » en est une parmi d´autres. En effet le consommateur anglais pourrait y voir une transposition de l´expression « PLUG´N PLAY » empruntée au langage informatique au domaine de la pêche ou une allusion au plat anglais « FISH´N CHIPS ». Le caractère distinctif de la marque réside dans sa capacité à évoquer de multiples expressions présentant la même structure employées dans des domaines d´activité différents.

3. La demanderesse cite les marques verbales de l´Union européenne enregistrées : « Plug !n Magazine » No 14 090 609 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 41 et « GET UP AND PLAY » No 614 812 pour des produits en classes 28, 29 and 30.

Conformément à l’article 75 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.

Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.

II. RÉPONSE DE L´OFFICE AUX OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE ET MOTIFS

1. Remarques générales – caractère distinctif

Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

2. Le cas d´espèce

a. Analyse du caractère distinctif du signe demandé

En l´espèce, la marque « FISH ´N PLAY » objet du présent examen est une marque verbale composée de mots anglais. Le verbe « (to) fish » se traduit par « pêcher » et se définit comme «prendre ou essayer de prendre du poisson ». Le verbe « (to) play » se traduit par « jouer » et se définit entre autres comme « s'amuser en utilisant tel objet, telle activité comme jeu ». La lettre « n » précédée d´une apostrophe, « ´N » est une abréviation commune de la conjonction de coordination « and » qui se traduit par « et » marquant une liaison entre deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions. Cette dernière est souvent utilisée dans le domaine du marketing et de la publicité dans des expressions motivantes pour lier deux actions.

Les produits demandés « amorces artificielles pour la pêche; arômes artificiels pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; lance-pierres pour amorces de pêche; leurres pour la pêche; moulinets pour la pêche; bourriches pour la pêche; nasses pour la pêche; épuisettes pour la pêche; gaffes de pêche; supports de cannes à pêche; attirail de pêche; boîtes de rangement d'attirail de pêche; bourriches à poissons en filet; fils pour filets de pêche; avertisseurs électroniques de touche pour la pêche; détecteurs électriques pour la pêche; détecteurs de touche (attirail de pêche); élastiques et accessoires de montage de lignes de pêche; plombs de pêche; plioirs de pêche; lignes de pêche; viviers portables à bulleur électrique; cannes à pêche; cannes à pêche de voyage; cannes pour la pêche à la truite; cannes pour la pêche au leurre; cannes pour la pêche en mer et en bateau; cannes pour la pêche au vairon manié; cannes à mouches; cannes pour la pêche à la carpe; cannes au coup; cannes bolognaises; sacs de pêche; musettes de pêche; fourreaux de voyage pour cannes à pêche; bateaux amorceurs pour la pêche » sont des articles spécialisés destinés à la pêche pour amateurs comme pour professionnels.

Le public pertinent est donc le consommateur anglophone, incluant l´amateur de pêche et le professionnel de la pêche. Par conséquent, le degré d´attention du public sera celui d´un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

L´expression « FISH´N PLAY » sera comprise par le public pertinent comme une invitation à pêcher et à s´amuser ce faisant et vice et versa. En effet, ce dernier y verra un message promotionnel et élogieux banal dont le seul but et de faire l´éloge des qualités des produits visés.

Par conséquent, l´argument de la demanderesse selon lequel la marque demandée « FISH´N PLAY » est distinctive en relation avec les produits pour lesquels l´enregistrement est demandé n´est pas pertinent.

De plus, quand bien même le pêcheur professionnel aurait un degré d´attention plus élevé que la moyenne ce niveau d’attention pourra, en revanche, être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).

Il importe de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

b. L´expression « FISH´ N PLAY » n´est pas habituelle en anglais au point de ne susciter aucun doute quant à sa signification

La marque demandée ne présente pas une combinaison inhabituelle de mots et ne possède rien d´arbitraire ou d´original. En effet, le fait que les deux verbes composant l´expression soient liés par l´abréviation « ´N » qui signifie « et », fait de celle-ci une phrase construite dans le respect des règles lexicales de la langue anglaise. Il en résulte que la dite expression est dénuée de toute création ou imagination. La liaison de deux verbes d´action par une conjonction de coordination implique que ces actions peuvent être faites l´une après l´autre ou simultanément.

L´interprétation donnée par l´Office de la marque demandée a été faite au regard des définitions de chaque mot et du contexte. En effet, la pêche peut être une activité professionnelle, un sport ou un loisir. Or la marque « FISH ´N PLAY » en relation avec les produits précités ne pourra être comprise que comme une invitation à pêcher tout en s´amusant ou à s´amuser tout en pêchant. En présence de produits tels que des articles de pêche, le public va immédiatement penser qu´il s’agit de produits originaux ou différents de ceux présents sur le marché offrant un certain degré d´amusement ou de divertissement et non qu´il s’agit des produits du demandeur en particulier.

c. La demanderesse allègue que des marques similaires ont déjà été enregistrées par l’Office

S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

En l´espèce, la marque de l´Union européenne No 14 090 609 « Plug !n Magazine » visent des produits et services différents en classes 9, 16, 35 et 41 et ne présente pas la même structure lexicale que la marque contestée à savoir, deux verbes liés par la conjonction « et ». Par conséquent la référence à cet enregsitrement n´est pas pertinente.

La référence à la marque de l´Union européenne No 614 812 « GET UP AND PLAY » visent des produits différents en classes 28, 29 and 30. S´il est vrai que la stucture de l´expression composant cette marque présente des similarités avec le cas d´espèce, la comparison s´arrête là étant donné que le premier mot est totalement différent et les produits visés appartenant à tout un autre domaine.

III. CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 15 560 311 FISH'N PLAY est rejetée pour tous les produits revendiqués.

Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Sonia MEHANNEK

Annexe : L110 du 05/07/2016 (3 pages)