Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 11/01/2017

MAI RECHTSANWÄLTE Lutterstr. 14 D-33617 Bielefeld ALEMANIA

Anmeldenummer:	015564404
Ihr Zeichen:	M-02104EM/FST/CB
Marke:	My Sweet Deli
Art der Marke:	Bildmarke
Anmelderin:	Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG Lutterstr. 14 D-33617 Bielefeld ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 21/07/2016 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 12/09/2016 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Das englischsprachige Wort „DELI“ werde vorrangig mit einem Geschäft in Verbindung gebracht, das Delikatessen verkauft, wobei über das Angebot und den Aufbau eines solchen unterschiedliche Vorstellungen bestünden. Dies ergebe sich bereits aus dem vom Amt angeführten Wörterbucheintrag; zudem verweist die Anmelderin auf weitere Internetauszüge. Die Bedeutung, dass als „DELI“ auch die in einem „DELI“ angebotenen Waren selbst verstanden würden, sei dem Wörterbucheintrag nicht zu entnehmen. Diese Bedeutung werde erst bei „delicatessen“ aufgeführt. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der durchschnittliche englischsprachige Verbraucher neben der formellen Bedeutung von „deli“ als ein spezielles Geschäft auch wisse, dass „deli“ die informelle Abkürzung von „delicatessen“ sei und in dieser informellen Nutzung auch für die Waren selbst verwendet werde, die in einem solchen Geschäft verkauft werden.

2. Zusätzliche Interpretationsmöglichkeiten erhalte der Begriff „DELI“ in der angemeldeten Marke durch die Verbindung mit „SWEET“. Der Durchschnittsverbraucher, sofern er den Begriff „deli“ denn kenne, denke an ein Geschäft, welches Feinkostprodukte wie Käse und Fleisch verkaufe, nicht jedoch süße Waren. Die Anmelderin verweist auf einen Auszug aus dem Cambridge English Dictionary, in welchem unter dem Eintrag „deli“ steht: „a small shop that sells high-quality foods, such as types of cheese and cold cooked meat, often from other countries“ sowie auf den entsprechenden Wikipedia-Eintrag: “a retail store establishment that sells a selection of unusual or foreign prepared foods”. Die Vorstellung der Verbraucher, dass es sich bei den angebotenen Waren um herzhafte Waren und somit gerade nicht um Waren der beanspruchten Art handele, werde unterstrichen durch den Vormarsch der US-amerikanischen bzw. New Yorker Restaurants in Europa. Dort werde Pastrami angeboten. Die Anmelderin verweist in diesem Zusammenhnag auf einen Artikel der FAZ, aus welchem sich zudem ergebe, dass ein erheblicher Teil der Verbraucher den Begriff „deli“ auch vorrangig mit dieser Art Restaurant verbinde.

3. Der Begriff „MY SWEET DELI“ rege somit zum Nachdenken an und ergebe zunächst keinen Sinn. Insbesondere würden die angesprochenen Verkehrskreise „deli“ nicht mit den beanspruchten tiefgefrorenen süßen Waren in Verbindung bringen, denn diese seien gerade nicht sofort verzehrfähig wie die in den Delikatessengeschäften oder amerikanischen Delis sonst angebotenen Waren.

4. Aufgrund der somit insbesondere für die beanspruchten Waren ungewöhnlichen, unerwarteten, interpretationsbedürftigen und damit auffälligen Wortkombination könne von einer lediglich verkaufsfördernden, lobenden Aussage keine Rede sein. Vielmehr würden die angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen einprägsamen Hinweis auf eine besondere betriebliche Herkunft sehen.

5. Die Anmelderin verweist auf eine Reihe vom Amt eingetragener Unionsmarken, die den Wortbestandteil „DELI“ enthalten bzw. einen ähnlichen Aufbau haben („My sweet Veggie“).

6. In jedem Fall verleihe die komplexe graphische Gestaltung der Anmeldemarke Unterscheidungskraft. Die Anordnung der unterschiedlich großen, in verschiedenen Schriftarten und zwei verschiedenen Farben geschriebenen Wörter, übereinander und teilweise überlappend, vor einem Hintergrund in der weiteren Farbe Beige vermittle einen eigenständigen bildsprachlichen Eindruck, der eigentümlich genug sei, um sich dem Verkehr als betriebliches Unterscheidungsmittel einzuprägen. Selbst wenn sämtliche Elemente der Marke für sich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet seien, könne der Marke bei der gebotenen Betrachtung in ihrer Gesamtheit nicht jegliches Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Die Eintragung „einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeschlagworte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen“ (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40) „Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von Zeichen“ (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Obwohl die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieselben wie die für die einzelnen Markenkategorien geltenden Kriterien sind, nehmen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien nicht jede dieser Kategorien zwangsläufig in gleicher Weise wahr, weshalb es schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; und 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Ein Zeichen, wie zum Beispiel ein Slogan, das in der Regel andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, „ist nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können“ (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; und 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Es ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, Hervorhebung hinzugefügt.)

Darüber hinaus reicht die Tatsache, dass das fragliche Zeichen verschiedene Bedeutungen haben oder ein Wortspiel sein kann oder es als ironisch, überraschend oder unerwartet wahrgenommen werden kann, nicht aus, dass das Zeichen als unterscheidungskräftig angesehen werden kann. Diese verschiedenen Umstände können dem Zeichen nur Unterscheidungskraft verleihen, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren der Anmelderin wahrgenommen werden könnte, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren der Anmelderin ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können.

(15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).

Aus dem Wörterbucheintrag, auf welchen mit Schreiben vom 21/07/2016 verwiesen wurde, ergibt sich, dass „deli“ ein informelles Wort für „delicatessen“ ist, was wiederum sowohl ein Geschäft bezeichnet, in welchem diverse Lebensmittel verkauft werden - insbesondere ungewöhnliche oder importierte Lebensmittel, die bereits gekocht oder verzehrfertig sind - als auch solche Lebensmittel selbst. Eine der möglichen Bedeutungen des Begriffs „deli“ bezeichnet also die in einem Deli verkauften Lebensmittel. Unerheblich ist demnach, ob der Begriff „deli“ darüber hinaus noch weitere Bedeutungen hat, wie z.B. eine bestimmte Art von Geschäft oder Restaurant.

Ferner ist weder nach diesem noch nach den von der Anmelderin genannten Wörterbucheinträgen festgelegt, dass solche Lebensmittel herzhaft sein müssen. Das Collins Dictionary und der Wikipedia-Eintrag verweisen auf „diverse Lebensmittel“ bzw. „eine Auswahl ungewöhnlicher oder fremdländischer Fertiggerichte“, während Begriffe wie „insbesondere“ oder „wie etwa“ lediglich eine nicht abschließende Liste von Beispielen einleiten. Mit anderen Worten ist es keinesfalls ausgeschlossen, dass auch süße Lebensmittel in einem Deli erhältlich sind, und der Begriff „deli“ folglich auch solche bezeichnet.

Darüber hinaus ergibt sich weder aus dem Warenverzeichnis, dass alle beanspruchten Waren tiefgefroren sind, noch erschließt sich aus den Ausführungen der Anmelderin, weshalb Tiefkühlprodukte nicht in Delis erhältlich sein sollen. Im Übrigen lassen die Ergänzung „ein echter Deli-Klassiker“ und der Verweis auf Salate, Matzeknödelsuppe und Cheesecake im von der Anmelderin übermittelten Zeitungsartikel darauf schließen, dass auch in Deli-Restaurants mehr angeboten wird als nur Pastrami – unter anderem eben auch Süßes.

Weshalb die Abkürzung „deli“, die selbst im Wörterbuch erscheint, von den maßgeblichen Verbrauchern nicht verstanden werden soll, hat die Anmelderin nicht näher erläutert.

Der betreffende Verbraucher wird die Wörter „My SWEET DELI“ als Ausdruck mit einer bestimmten Bedeutung verstehen, nämlich als meine süße Delikatesse. Diese Wortkombination ist weder ungewöhnlich, noch unerwartet, interpretationsbedürftig oder auffällig.

Die maßgeblichen Verkehrskreise werden den Ausdruck „My SWEET DELI“ folglich als eine verkaufsfördernde, lobende Aussage wahrnehmen, deren Funktion darin besteht, ein Merkmal der Waren zu beschreiben und einen persönlichen Bezug zwischen ihnen und dem Verbraucher herzustellen. Obwohl eine Marke sowohl als Werbeslogan als auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden werden kann, werden im vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt die maßgeblichen Verkehrskreise nicht dazu veranlasst werden einen Hinweis auf eine besondere betriebliche Herkunft in dem Zeichen wahrzunehmen, der über die vermittelte Werbeaussage hinausgeht. Es werden lediglich positive Aspekte der betreffenden Waren hervorgehoben, nämlich dass es sich um süße Delikatessen handelt, und die Kaufentscheidung des Verbrauchers wird durch den Zusatz „My“ positiv beeinflusst, indem ein persönlicher Bezug zwischen ihm und den angebotenen Waren hergestellt wird (21/01/2010, C‑398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; und 12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 34).

Der Ausdruck „My SWEET DELI“ enthält keine Bestandteile, die es über seine offenkundig werbende und anpreisende Bedeutung hinaus den maßgebenden Verkehrskreisen ermöglichen könnten, sich dieses Zeichen ohne Weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die betreffenden Waren einzuprägen (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28).

Obwohl es zutrifft, dass die angemeldete Marke bestimmte Bild- und grafische Elemente enthält, die sie in gewissem Maße stilisieren, sind diese Elemente so minimaler Natur, dass sie der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft verleihen können. Sie bestehen im Wesentlichen aus der Wiedergabe der Wortelemente „SWEET DELI“ in Standardschriftart in brauner Farbe und in unterschiedlicher Schriftgröße, angeordnet in zwei Zeilen, sowie der handschriftartigen Darstellung des Wortes „My“ in roter Farbe. Diese graphischen Elemente weisen in Bezug auf die Art ihrer Kombination keinen Aspekt auf, der es der angemeldeten Marke ermöglichen würde, für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen die Hauptfunktion zu erfüllen (Urteil vom 15.9.2005, C‑37/03 P, „BioID“, Randnummer 74).

Demzufolge besitzt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angemeldeten Waren von anderen zu unterscheiden.

Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 15 564 404 für alle Waren der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Natascha GALPERIN