Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 37 der Unionsmarkenverordnung Nr. 207/2009 (UMV), der Änderungsverordnung Nr. 2015/2424 und Regel 11(3) der Durchführungsverordnung Nr. 2868/1995 (UMDV)

Alicante, 18/05/2017

Angster Rechtsanwalts GmbH Königstrasse 26 70173 Stuttgart Deutschland

Anmeldenummer	15569114
Ihr Zeichen	WID0616259
Marke	CIDaaS
Anmelderin	WidasConcepts IT-Consulting GmbH Maybachstraße 2 71299 Wimsheim Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 2. August 2016 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(c) sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7(1)(b) und auf Artikel 7(2) UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 27. September 2016 zu der Beanstandung Stellung. Diese Stellungnahme konnte das Amt nicht von der Schutzfähigkeit der Anmeldung überzeugen. Die Gegenargumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Sowohl „CID“ als auch „aaS“ seien beide beschreibend; die Kombination sei jedoch unterscheidungskräftig.

2. Die angesprochenen Verkehrskreise seien gewerbliche Abnehmer mit erhöhter Aufmerksamkeit.

3. Die Aufteilung von CIDaaS in CID und aaS sei vollkommen willkürlich.

4. Das Zeichen richte sich nicht ausschließlich an englischsprachige Verkehrskreise.

5. „Vorsprung durch Technik“ sei hier anzuwenden.

6. CID sei mehrdeutig.

7. Das Zeichen werde von Dritten nicht benutzt.

8. Eine minimale Unterscheidungskraft reiche aus.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 75(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für alle Dienstleistungen zurückzuweisen:

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Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Technischer Support im Softwarebereich; Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Sowohl „CID“ als auch „aaS“ seien beide beschreibend; die Kombination sei jedoch unterscheidungskräftig.

In BABY-DRY¹ wurde vom Gerichtshof ausgeführt, daß ein beschreibender Charakter nicht nur für die einzelnen Worte, sondern auch für den Gesamtbegriff festgestellt werden muß. Dies ist vom Gerichtshof in den Urteilen BIOMILD² und POSTKANTOOR³ bestätigt worden. Hierbei handelt es sich ohnehin um einen gefestigten Grundsatz des Markenrechts.

Soweit im Urteil BABY-DRY ausgeführt wurde, daß jede erkennbare Abweichung in der Formulierung der Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verkehrskreise verwendet wird, geeignet sei, einer Wortverbindung Unterscheidungskraft zu verleihen, ist der erforderliche Grad dieser Abweichung allerdings in den Urteilen BIOMILD und POSTKANTOOR deutlich präzisiert worden.

Im BIOMILD-Urteil sagt der Gerichtshof, daß einer Wortkombination zweier beschreibender Elemente grundsätzlich die Unterscheidungskraft fehlt, es sei denn, ihr wurde ein merklicher Unterschied hinzugefügt, der in der Lage ist, die Aufmerksamkeit auf sich, statt auf die beschreibende Botschaft der Einzelteile zu lenken.⁴

Die Anmelderin hat versäumt zu zeigen, wo sich dieser merkliche Unterschied in dem verfahrensgegenständlichen Zeichen befindet.

2. Die angesprochenen Verkehrskreise seien gewerbliche Abnehmer mit erhöhter Aufmerksamkeit.

Das wurde auch schon vom Amt bestätigt (siehe Beanstandungsschreiben vom 2. August 2016). Es geht hier wahrscheinlich um die Abteilung eines Unternehmens, die sich mit Werbung, Kommunikation und Kundenbeziehungen beschäftigt und die selbst auch über IT-Kräfte verfügt, die wohl allgemeine IT-Kenntnisse besitzen, aber nicht über das spezifische Knowhow der Anmelderin verfügen.

3. Die Aufteilung von CIDaaS in CID und aaS sei vollkommen willkürlich.

Diese Aufteilung ist nicht vollkommen willkürlich: Sie ist die einzig mögliche und logische. Daß sich „aaS“ als Abkürzung von „as a service“ bei u.a. „Software“ oder „Plattform“ mittlerweile schon durchgesetzt hat („SaaS“ und „PaaS“ sind übliche Abkürzungen)⁵, wird im Gegensatz zu den Aussagen in der Erwiderung vom 27. September 2016 auch von der Anmelderin selbst eingeräumt, indem sie die Formulierung „Software as a Service“ (SaaS) im Verzeichnis von Dienstleistungen in der Klasse 42 aufgenommen hat.

Hiermit ist das Suffix „aaS“ schon Gemeingut geworden und kommt ihm also aus markenrechtlicher Sicht keine Unterscheidungskraft zu. Mit der Definition aus Wikipedia „Suffix, das den vorangegangenen Gegenstand als temporäre Dienstleistung deklariert“ (siehe unten), sagt die Anmelderin hier mit „aaS“ lediglich aus, daß sie alles, was mit Customer Identification als Marketingstrategie (CID) zu tun hat als temporäre Dienstleistung anbietet.

4. Das Zeichen richte sich nicht ausschließlich an englischsprachige Verkehrskreise.

Weil jede Unionsmarke in allen offiziellen Sprachen der EU auf beschreibenden Charakter geprüft werden muß, ist die Festlegung der tatsächlichen Absatzmärkte für die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse nicht relevant. Die Prüfung des beschreibenden Charakters in den Sprachen der EU findet nach Registerlage und nicht nach aktueller Benutzung statt.

5. „Vorsprung durch Technik“ sei hier anzuwenden.

Es wird dem Amt nicht klar, wieso die Anmelderin die hier zu prüfende Marke, die eine beschreibende Wortneuschöpfung ist, mit einem Slogan vergleichen will. Die Markenarten sind derart unterschiedlich, daß jeglicher Vergleich scheitern muß.

6. CID sei mehrdeutig.

Jegliche Abkürzung ist mehrdeutig, weil es einfach so viele Abkürzungen mit so vielen Bedeutungen gibt, die aus den gleichen drei Buchstaben aufgebaut sind.

Mehrdeutigkeit an sich stellt keinen Grund zur Akzeptanz einer beschreibenden Anmeldung dar.⁶

Im Falle einer Abkürzung, so zeigt die Rechtsprechung, sollte das Amt jedoch glaubhaft machen, daß die von ihm aus vielen anderen Möglichkeiten gewählte, beschreibende Bedeutung, die der Beanstandung und Zurückweisung zugrunde liegt, auch tatsächlich in dem einschlägigen Geschäftsbereich benutzt wird und nicht nur in Online-Lexika als theoretisches Beispiel verzeichnet ist.

Im Acronymfinder, in dem (fast) alle Abkürzungen verzeichnet sind, heißt es bei CID – Customer Identification:

This definition appears frequently and is found in the following Acronym Finder categories:

• business

• finance

Eine ergänzende Google-Recherche mit „Customer Identification (CID)“ ergibt auch viele Treffer.

Das Argument, das die Interpretation des Zeichens durch das Amt am besten unterstützt, ist zweifelsohne die Mitteilung, die auf der Webseite der Anmelderin steht und die auch bereits im Beanstandungsschreiben zitiert wurde:

„Mit Customer Identity Management as a Service (CIDaaS) bietet das IT-Consulting-Unternehmen WidasConcepts eine intelligente Verbindung zwischen User Convenience und IT-Sicherheit. Im komplexen Management der Kundenidentitäten über alle Kanäle hinweg, stellt die SaaS-Lösung eine adäquate Unterstützung dar, von der sowohl CIDaaS-Anbieter als auch deren Kunden profitieren.“

https://www.widas.de/

7. Das Zeichen werde von Dritten nicht benutzt.

Exklusive Benutzung schließt einen beschreibenden Charakter nicht aus. Auch wenn niemand anders das Zeichen im Moment benutzt, kann es die Dienstleistungen beschreiben und tut es dies auch.

„Nach ständiger Rechtsprechung verfolgt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94, der verhindert, dass die Zeichen oder Angaben, auf die er sich bezieht, aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem einzelnen Unternehmen vorbehalten werden, das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können. Seine Anwendung setzt nicht voraus, dass ein konkretes, aktuelles und ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht, so dass auf der Grundlage der einschlägigen Bedeutung des fraglichen Zeichens lediglich zu prüfen ist, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen auf der einen Seite und den Waren oder den Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, auf der anderen Seite besteht, der es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung insbesondere eines der Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen zu erkennen (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts STREAMSERVE, oben in Randnr. 15 angeführt, Randnrn. 36, 39 und 40, und vom 22. Juni 2005, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], T‑19/04, Slg. 2005, II‑2383, Randnr. 25).”

(Urteil des Gerichtes vom 9. Februar 2010 in der Rechtsache T-113/09 HABM ./. PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte [SupplementPack], Rn. 27)

8. Eine minimale Unterscheidungskraft reiche aus.

Die Anmelderin verkennt, daß die Prüfer in EUIPO von der Unionsmarkenverordnung (UMV) und deren Auslegung durch die Richter in Luxemburg gebunden werden, und deshalb nicht über ein Ermessensspielraum verfügen, in dem sie bestimmte Anmeldungen oder Anmelder großzügig(er) oder anmelderfreundlich behandeln können.

Eine solche Auffassung wäre mit dem System der Richtlinie unvereinbar, das auf einer der Eintragung vorausgegangenen und nicht auf einer nachträglichen Kontrolle beruht. Die Richtlinie enthält keinen Anhaltspunkt, um aus ihrem Artikel 6 die Folgerung zu ziehen, daß anmelderfreundlich geprüft werden sollte.

Ganz im Gegenteil, die Zahl und die ausführliche Beschreibung der Eintragungshindernisse in den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie (Artikel 7 UMV) sowie der breite Fächer an Rechtsbehelfen bei Ablehnung der Eintragung sprechen gerade dafür, daß die Prüfung anläßlich des Antrags auf Eintragung nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Nein, diese Prüfung muß streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden.

Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, ist aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, daß Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (Urteil vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 21).⁷

Der ständig seitens der Anmelder auftretenden Forderung nach einer anmelderfreundlichen oder liberaleren Eintragungspraxis und der dazugehörigen, sehr niedrigen Eintragungsschwelle („die minimale Unterscheidungskraft“) ist damit endgültig die Grundlage entzogen.

• Beschwerdebelehrung

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA