Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 23/01/2017

Praxi Intellectual Property Spa Piazza Brà, 28 I-37121 Verona ITALIA

Fascicolo nº:	015576911
Vostro riferimento:	P10714-15
Marchio:	NEW FRESH PACK
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	PROCAFFE' S.p.a. Via Tiziano Vecellio, 73 I-32100 Belluno ITALIA

In data 07/07/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 05/09/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La richiedente attira l’attenzione dell’Ufficio sul fatto che l’elemento denominativo della domanda n. 15 576 911 è costituito dalla ripetizione “NEW FRESH PACK NEW FRESH PACK NEW FRESH PACK NEW FRESH PACK”. Ripetizione che, secondo la richiedente, non è stata adeguatamente presa in considerazione dall’Ufficio che, se l’avesse fatto, avrebbe dovuto riconoscere in tale peculiarità un’arbitrarietà od originalità sufficiente a conferire al segno un adeguato grado di distintività. Inoltre, a prescindere da quanto sopra, il segno sarebbe comunque dotato di distintività in virtù del fatto che la parola “PACK” ha diverse accezioni nessuna delle quali riconducibile al caffè. Lo stesso vale, secondo la richiedente per la parola FRESH che non avrebbe “alcun collegamento immediato” con i prodotti della domanda. Inoltre, secondo la richiedente, sarebbe importante evidenziare come la parte figurativa del marchio considerato sia “molto caratteristica”, in quanto rappresenta “l’impronta di un timbro circolare, non completamente carico di inchiostro, con tre scritte NEW FRESH PACK in caratteri di fantasia nel bordo esterno ed una al centro”.

2. La richiedente argomenta che marchi simili sono già stati registrati dall’Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 1) si osserva quanto segue.

L’argomento secondo cui la ripetizione dell’elemento NEW FRESH PACK sarebbe, di per se, stessa indice di distintività, va respinto poiché, da un lato, si tratta di un’affermazione apodittica non adeguatamente motivata, dall’altro poiché infondata nel merito in quanto la ripetizione di elementi descrittivi nella forma in cui concretamente appaiono nel segno richiesto, oltre ad essere banale, non fa che rinforzare il loro carattere descrittivo. Infatti, la percezione del carattere descrittivo del segno da parte del consumatore medio dei prodotti di cui alla domanda, non può che essere rafforzata dalla composizione grafica in cui l’elemento denominativo è di fatto inscritto. Infatti, la ripetizione dell’elemento denominativo è contenuta all’interno di un “timbro" circolare. Detto elemento grafico, viene solitamente collegato, nella mente del consumatore, ad attestazioni di qualità o provenienza o comunque a “dichiarazioni” che comunicano informazioni sul prodotto cui viene apposto (normalmente sulla confezione del prodotto stesso).

Con riferimento all’argomento della richiedente secondo il quale le parole PACK and FRESH non avrebbero alcun collegamento con i prodotti della domanda, va notato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale ostacolo alla monopolizzazione del segno non può essere aggirato attraverso la sua registrazione per prodotti diversi ma “complementari” rispetto a quelli cui fa riferimento il marchio richiesto, cioè, in questo caso, la confezione o, in inglese, il packaging (NEW FRESH PACK) del prodotto. Diversamente, il risultato sarebbe un uso abusivo del diritto sul marchio attraverso lo sviamento della funzione di protezione dell’origine commerciale dei prodotti che risulterebbe in un monopolio lesivo dell’interesse generale dei concorrenti.

Inoltre, l’Ufficio ritiene che la norma di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE vada interpretata nel senso che per “caratteristiche” essenziali di un prodotto si debba intendere qualsiasi condizione o caratteristica essenziali alla sua commercializzazione e la cui monopolizzazione da parte di un soggetto si tradurrebbe in un ostacolo ingiustificato per i terzi concorrenti. In altri termini concedere il monopolio sul marchio richiesto significherebbe concedere l’esclusiva alla richiedente su dei termini che sono necessari ed essenziali per la commercializzazione dei prodotti di cui alla classe 30 da parte dei terzi concorrenti.

Pertanto l’Ufficio mantiene la sua obiezione e rigetta l’argomentazione della richiedente.

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 2) si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Va da se che essendo il marchio descrittivo si deve concludere che esso è anche privo di carattere distintivo a norma dell’articolo 7 (1)(b) RMUE.

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 798 676 è respinta per i seguenti prodottii:

Classe 30: Caffè; aromi al caffè; bevande a base di caffè; preparati vegetali succedanei del caffè.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO