Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 11/10/2016

LORENZ SEIDLER GOSSEL Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstr. 23 D-80538 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	015625221
Ihr Zeichen:	02125-16Ra/kg
Marke:
Art der Marke:	Sonstiges
Anmelderin:	Künzli SwissSchuh AG Hauserstr. 47 CH-5210 Windisch SUIZA

Das Amt beanstandete am 28. Juli 2016 die Anmeldung unter Berufung auf deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung über die Unionsmarke (UMV). Die Mitteilung über Eintragungshindernisse wurde im beiliegenden Schreiben begründet (Anlage).

Die Anmelderin nahm dazu mit Schreiben vom 12. September 2016 fristgemäß Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Es bestünden vergleichbare Voreintragungen.

2. Insbesondere aus der Entscheidung der Beschwerdekammer R 3036/07-1 vom 26. September 2007, „Zwei Streifen auf Schuh“, resultiere eine Schutzfähigkeit.

3. Es sei üblich, ein bestimmtes Bildelement zwischen Sohle und Schnürsenkel anzubringen.

4. Die Fünfer-Serie an Quadraten würde als einzigartige und fantasievolle Darstellung markenmäßig aufgefasst.

5. Ein Freihaltungsbedürfnis liege nicht vor.

Entscheidung

Gem. Art. 75 UMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Beschreibung der Marke

Die vorliegende Marke ist eine Positionsmarke, die aus fünf gleich großen Quadraten, welche auf einer Linie liegen und in gleichem Abstand auf dem Schuh angebracht sind, besteht. Die Quadrate sind auf der Oberseite des Schuhs auf der Fläche zwischen Schnürung und Sohle angebracht. Die Abbildung des Schuhs zeigt nur die Position der Quadrate an. Sie ist nicht Bestandteil der Marke.

Verfahrensgegenständliches Warenverzeichnis in Klasse 25 für die Marke
“ ”

Schuhwaren.

Angesprochene Verkehrskreise

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um solche für den täglichen Verbrauch, also für Durchschnittsverbraucher. Dementsprechend handelt es sich um verständige Verbraucher mit normalem bis geringem Aufmerksamkeitsgrad, weil es sich um (vergleichsweise günstige) Konsumgüter des täglichen Bedarfs handelt. Da es sich bei der Anmeldemarke um ein wortloses Zeichen handelt, wird auf die Sicht der Verbraucher in der gesamten Europäischen Union abgestellt.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

Wie bereits in der o. g. Mitteilung erläutert, hat die Anmelderin ihre Anmeldung als eine „Positionsmarke“ definiert. Das Gericht hat dazu festgestellt, dass „Positionsmarken“ den Kategorien der Bildmarken und dreidimensionalen Marken nahe stehen, da sie die Anbringung von Bild- oder dreidimensionalen Elementen auf der Produktoberfläche zum Gegenstand haben (15.06.2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235,§ 20).

Wie ebenfalls bereits in der o. g. Mitteilung erläutert, besteht laut ihrer Darstellung und Beschreibung die Anmeldemarke aus fünf gleich großen Quadraten. Diese werden von den angesprochenen Verkehrskreisen als die Waren, Teile, Bestandteile, Zubehör und/oder schmückend bzw. verzierend angesehen. Daraus ergibt sich, dass die Anmeldemarke auf den Schutz eines spezifischen Zeichens, das an einer bestimmten Stelle auf der gekennzeichneten Ware angebracht ist, zielt und nicht aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der Ware, die mit ihr gekennzeichnet werden soll, unabhängig ist. Die Anmeldemarke lässt sich damit nicht von der Form dieser Ware trennen, nämlich den Schuhwaren. Es ist daher festzustellen, dass die Anmeldemarke mit dem Erscheinungsbild des gekennzeichneten Produkts selbst verschmilzt. Selbst wenn die fünf Quadrate das Interesse der Verbraucher erwecken sollten, wird sie lediglich als eine Form der Art der Darstellung solcher Quadrate wahrgenommen. Die potentiellen Nutzer werden in solchem Gestaltungselement keinen Herkunftshinweis erkennen, sondern lediglich als eine Variante der Darstellung von Quadraten, die einen Bezug zu den Waren hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Verbraucher in Quadraten auf Schuhwaren eine Unternehmensherkunft sehen werden. Quadrate werden grundsätzlich nicht als Mittel zur Identifizierung der betrieblichen Herkunft verwendet und von Verbrauchern wahrgenommen. Sie werden lediglich als gewöhnliche Variante einer bestimmten Anordnung von Quadraten aufgefasst. Die bestimmte Position der Anmeldemarke auf Schuhwaren kann als solche nicht auf die Unternehmensherkunft hinweisen. Die reine Tatsache, dass das Zeichen in bestimmter Weise zu diesem positioniert ist, ändert dies nicht. Auch die Verbindung der einzelnen Gestaltungselemente der Anmeldemarke ist nicht derart ungewöhnlich, dass der Verbraucher die Quadrate der Anmelderin von denen anderer Hersteller unterscheidet. Darüber hinaus werden die Verbraucher bei der Auswahl von Schuhwaren den Schwerpunkt eher auf die Funktionalität als das Design, das bei diesen Waren begrenzt ist, legen. Deswegen wird eine auf einem bestimmten Teil der Schuhwaren vorhandene Quadrate nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrgenommen.

Zu den Ausführungen der Anmelderin ist zunächst einmal festzustellen, dass sie zu der in der o. g. Mitteilung über Eintragungshindernisse genannten Rechtsprechung, wonach sämtliche der Beschwerdekammer, dem Gericht und dem Gerichtshof vorgelegten Positionsmarken als schutzunfähig beurteilt wurden, nicht Stellung genommen hat. Offensichtlich teilt sie insoweit die markenrechtliche Beurteilung des Amtes. Soweit sie sich in ihrer Begründung insbesondere auf die Entscheidung der Beschwerdekammer R 3036/07-1 vom 26. September 2007, „Zwei Streifen auf Schuh“, beruft, ist festzustellen, dass die Kammer dazu in den Rdnrn. 15 und 16 insbesondere Folgendes ausgeführt hat:

„Das hier zu beurteilende Zeichen besteht aus zwei breiten Streifen. Der vordere Streifen, der der Spitze näher ist, ähnelt einem nach vorne geneigten Buchstaben „j“, der hintere Streifen einem nach vorne geneigten Buchstaben „i“ (beide ohne Punkt). Sie sind nicht exakt parallel zu einander. Insofern ähneln die Streifen etwa einem „Tag“ oder einem asiatischen Schriftzeichen… Dabei bietet insbesondere der im unteren Bereich abgeknickte, hakenförmige Verlauf des vorderen Streifens, dessen leicht höhere Platzierung auf dem Schuh sowie die leicht schräg versetzte Platzierung der Streifen zueinander einen hinreichenden Anknüpfungspunkt für eine solche Funktion.“

Keines der genannten Merkmale oder etwas Vergleichbares sind vorliegend gegeben. Vielmehr handelt es sich lediglich um die völlig simple Darstellung von fünf übereinander angeordneten Quadraten, nicht mehr und nicht weniger. Selbst wenn man den weiteren Ausführungen der Anmelderin folgen würde, dass völlig simple Quadratformen auf dem Schuhsektor unüblich sind, führt dies nicht automatisch – wie die Anmelderin vergeblich zu suggerieren versucht – als Wahrnehmung im Sinne einer betrieblichen Kennzeichnungsfunktion durch die angesprochenen Verkehrskreise. Dazu hätte sie substantiiert darlegen müssen, dass diese Art von Zeichen für gewöhnlich als betriebliche Kennzeichnungsfunktion aufgefasst wird. Dies wurde weder dargelegt noch ist es dem Amt bekannt. Die Auffassung der Anmelderin würde dazu führen, dass quasi alle Zeichen, die ggf. neu oder erstmals auf dem Markt benutzt werden, automatisch als Marke aufgefasst werden, was weder zutreffend ist noch Sinn und Zweck eines ordnungsgemäßen Prüfungsverfahrens sein kann. Die weiteren Hinweise auf Seite 3 der Stellungnahme, dass dem Publikum die Fünfer-Serie der Anmelderin schon bekannt sei, sind Argumente für eine Erlangung der Unterscheidungskraft durch Benutzung gem. Artikel 7 Absatz 3 UMV, nicht jedoch für die sog. originäre Unterscheidungskraft. Artikel 7 Absatz 3 UMV wurde jedoch nicht geltend gemacht. Daher können weder die Einzelbestandteile noch die Marke in ihrer Gesamtheit eine Schutzfähigkeit begründen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der „europäische Verbraucher“ als angesprochene Verkehrskreise für die markenrechtliche Beurteilung maßgebend ist. Es sind daher nicht nur die Gewohnheiten eines Landes zu berücksichtigen, sondern die aller relevanten Länder mit ihren jeweils spezifischen Gewohnheiten, entsprechende Darstellungen zu verwenden. Somit müsste ein breites (Fach-)Publikum die angemeldete Marke als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen, um die Voraussetzung der Unterscheidungskraft erfüllen zu können. Weil die Vielfalt der Darstellungsweise von entsprechenden Abbildungen und deren Abwandlungen nahezu unbegrenzt ist, kann das vorliegend zu beurteilende Zeichen die Voraussetzung einer markenrechtlich erforderlichen, betrieblichen Kennzeichnungsfunktion nicht erfüllen. Auch die Tatsache einer möglichen erstmaligen Verwendung dieser Darstellung steht dieser Beurteilung nicht entgegen.

Im Ergebnis verfügt das beanspruchte Zeichen über keine erkennbaren Elemente, um sie dergestalt von einer normalen Hinweisfunktion abzusetzen, dass sie für den angesprochenen Verkehr als Marke und nicht lediglich als Dekoration und schmückender Bestandteil zu erkennen ist. Besondere graphische Elemente sind nicht vorhanden. Vielmehr erkennt der relevante Verbraucher im Zeichen nicht mehr als fünf gleich große Quadrate, welche auf einer Linie liegen und in gleichem Abstand auf dem Schuh angebracht sind.

Im Übrigen ist es Teil der Prüfung und Hintergrund der Regelung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b) bis e) UMV zu vermeiden, dass ein einzelner Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil durch die Entstehung eines ausschließlichen Rechts an einem Zeichen, das allen frei zur Verfügung überlassen bleiben muss, erlangt. Im vorliegenden Fall muss das Zeichen auch anderen Mitbewerbern freistehen, um auf ihre Produkte hinweisen zu können.

Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr die angebotenen Waren somit nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen nicht erfüllt.

Voreintragungen

Was das Argument betrifft, das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum hätte einige Marken akzeptiert, die auf den ersten Blick „ähnlich“ erscheinen, so ist darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidungen nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Das Amt muss in jedem Fall den konkreten Sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand des Verfahrens ist, und kann keinen Vergleich mit sämtlichen anderen Entscheidungen anstellen, die in Bezug auf Anmeldungen ähnlicher Marken getroffen wurden. Ferner ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-173/04 P vom 12. Januar 2006, „Standbeutel“, Rdnrn. 48, 49). Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. Dies wurde vom Gericht in neuester Rechtsprechung bestätigt (vgl. Urteil vom 12. September 2013, T-492/11, „Tampon“, Randnr. 33-34). In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amts nicht zu ändern. Im Übrigen ist streng und umfassend im Einzelfall zu prüfen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist, um aus Gründen der Rechtssicherheit eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2011, T-463/08, „Dynamic HD“, Randnr. 62 ff.). Niemand darf sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (siehe Beschluss des Gerichtshofes in den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08 vom 12. Februar 2009, „Volks.Handy“, Randnr. 18). Darüber hinaus sind entweder die Wiedergaben der Marken und/oder die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen unterschiedlich, so dass auch insoweit keine Vergleichbarkeit der Fälle besteht. Es bestehen daher mehrere Gründe für eine fehlende Indizwirkung.

Ganz abgesehen von der Frage, ob überhaupt ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt, kann sich eine Anmelderin auf eine Gleichbehandlung nur in dem Rahmen berufen, den die Verwaltung als gleich zu behandeln anerkannt hat. Dieser Rahmen besteht nicht aus individuellen Einzelfallentscheidungen aus der großen Masse der ca. 1 Million eingetragener Unionsmarken, denen u.U. ebenso viele Gegenbeispiele gegenübergestellt werden könnten, sondern er besteht nur in dem Rahmen, den das Amt in Form seiner Prüfungsrichtlinien offiziell und transparent niedergelegt hat. Das ist also nicht das Ergebnis aus individuellen Einzelfallentscheidungen, sondern eines Rückkopplungsprozesses zwischen den Entscheidungen in zahlreichen Einzelfällen, der daraus resultierenden Rechtsprechung und den Richtlinien. Selbstverständlich ist die Frage, ob Marken mit den o. g. Bestandteilen eintragbar sind, nicht Gegenstand der Prüfungsrichtlinien, so dass schon deshalb die Berufung der Anmelderin auf eine generelle Praxis, solche Marken einzutragen, ohne jede tatsächliche Grundlage ist.

Rechtsprechung

Wie bereits in der o. g. Mitteilung erläutert, haben in der aktuellen Rechtsprechung sowohl Gericht und Gerichtshof als auch die Beschwerdekammer sämtlich zu beurteilende Positionsmarken (sofern es sich vorliegend um eine solche handelt) zurückgewiesen, wie z.B.:

• C-429/10, 16. Mai 2011, „Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke“;

• T-0347/10 vom 19. April 2013, „Adelholzener Flasche mit Relief“;

• T-0208/12 vom 11. Juli 2013, „Rote Schnürsenkelenden“;

• T-0434/12 vom 16. Januar 2014, „Fähnchen im Knopf im Ohr“;

• R 1480/2013-4 vom 23. Mai 2014, „Positionsmarke (Andere)“;

• T-0085/13 vom 13. Juni 2014, „Streifen auf Schuh“;

• R 2142/2013-4 vom 05. September 2014, „Roter Ring für Taschenlampenkörper“.

• T-0331/10 vom 21. Mai 2015, „Oberfläche mit schwarzen Punkten“;

• T-0390/14 vom 26. November 2015, „KJ Kangoo Jumps XR (Sprungfederform)“;

• T-0064/15 vom 15. Dezember 2015, „2 parallele schräge Streifen auf Hosenbeinen“.

Darin wurde ebenfalls das Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV festgestellt. Die Auffassung des Amtes, die Anmeldung zunächst zu beanstanden und nunmehr zurückzuweisen, steht daher im Einklang mit der geltenden Rechtsprechung. Die Anmelderin hat nicht ein einziges Beispiel von geltender Rechtsprechung erbracht, die dieser Beurteilung entgegenstünde. Vielmehr wurden sämtliche Marken, die solche oder ähnliche Marken zum Gegenstand haben, als schutzunfähig zurückgewiesen. Es wird daher nicht deutlich, aus welchen Gründen vorliegend abweichend entschieden werden soll. Die von der Anmelderin genannten Entscheidungen sind teilweise mindestens zehn Jahre alt oder stammen aus dem letzten Jahrtausend. Sie stellen damit nicht die geltende Rechtsprechung dar.

Das angemeldete Zeichen ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV nicht schutzfähig.

Ergebnis

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) sowie Artikel 37 UMV wird hiermit das Zeichen für die angemeldeten Waren zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR als eingelegt.

Peter QUAY