Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RZTUE”) oraz zasadą 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RWZTUE”)

Alicante, 02/03/2017

Jerzy Woznicki Al. Niepodleglosci 222 kl. A lok. 20 00-663 Warszawa POLONIA

Nr zgłoszenia:	015766306
Nr referencyjny zgłaszającego:	JW-3457E1
Znak towarowy:	Polon
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	POLON-ALFA Sp. z o.o., Sp. k. Glinki 155 85-861 Bydgoszcz POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 23/09/2016 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 18/11/2016 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Zgłaszający uważa, że omawiany znak nie ma charakteru opisowego.

2. Zdaniem zgłaszającego elementy graficzne nadają mu charakter odróżniający.

3. Zgłaszający od lat stosuje znak „POLON-ALFA”, który jest zarejestrowany w Polskim Urzędzie Patentowym w formie graficznej i słownej jak również „POLON 4000” i „POLON 6000”.

4. Zgłoszony znak stanowi element polityki marketingowej zgłaszającego mianowicie rebrandingu marki „POLON-ALFA”.

5. Zgłaszający podnosi, iż zgłoszony znak uzyskał wtórną zdolność odróżniającą w wyniku długotrwałego używania.

Zgłaszający przedstawił następujący dowody używania omawianego znaku:

• Katalog „Aparatura dozymetryczna” opatrzony znakiem słowno-graficznym „POLON-ALFA”.

• Decyzja Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2/03/1992 w sprawie przydzielenia składników majątkowych przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych POLON, protokół z dnia 31/12/1991 r. dotyczący podziału mienia, zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 1990 roku w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Urządzeń Dozymetrycznych POLON-ALFA .

• Umowa Licencyjna między Biurem Handlowym POLON a Zakładem Urządzeń Dozymetrycznych POLON-ALFA, której przedmiotem jest używanie nazwy, w której skład wchodzi znak słowny POLON.

• Katalog produktów „Systemy sygnalizacji pożarowej” opatrzony znakiem słowno-graficznym „POLON-ALFA” w języku polskim i angielskim.

• Karty katalogowe w języku angielskim.

• Linki do stron internetowych http://www.polon-alfa.pl/pl , http://www.aat.pl/pl , http://www.astal.ro/ro .

Zgodnie z art. 75 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego, Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Zgłaszający uważa, że omawiany znak nie ma charakteru opisowego ponieważ parametry zakwestionowanych towarów nie są opisywane poprzez podanie pierwiastków, których promieniowanie jest wykrywane.

Aby odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE,

nie jest konieczne, aby oznaczenia lub wskazówki tworzące znak, o których mowa we wspomnianym artykule, rzeczywiście były wykorzystywane w chwili składania zgłoszenia rejestracyjnego, w sposób opisujący takie towary lub usługi, dla których składa się zgłoszenie, lub właściwości tych towarów lub usług. Wystarczy, zgodnie z tym, co wynika z brzmienia danego przepisu, żeby takie oznaczenia lub wskazówki mogłyby być stosowane do takich celów. Zatem na podstawie wspomnianego przepisu należy odmówić rejestracji znaku, jeżeli co najmniej jedno z jego możliwych znaczeń wskazuje właściwość danych towarów lub usług.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).)

Nie ma … znaczenia to, czy właściwości towarów lub usług, które mogą być opisywane, są niezbędne z handlowego punktu widzenia, czy też mają charakter pomocniczy. Art. [7 ust. 1 lit. c) RZTUE], w sposób jaki został sformułowany, nie rozróżnia według właściwości, które mogą być wskazywane przez oznaczenia lub wskazówki tworzące znak. W rzeczywistości ze względu na publiczny interes leżący u podstaw ww. przepisu, wszystkie przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość swobodnego używania takich oznaczeń i wskazówek do opisywania wszelkich właściwości swoich własnych towarów bez względu na to, jakie mogą mieć znaczenie handlowe.

(12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

W związku z powyższym nie ma znaczenia czy parametry objętych zgłoszeniem urządzeń w klasie 9 są opisywane poprzez podanie pierwiastków, których promieniowanie jest wykrywane. Jak już Urząd zauważył w zawiadomieniu o podstawach odmowy udzielenia rejestracji sporny znak zawiera słowa z języka polskiego i w związku z powyższym właściwa grupa docelowa, w odniesieniu, do której należy ocenić bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, obejmuje przeciętnych polskojęzycznych konsumentów pochodzących z Unii. Przeciętny polskojęzyczny konsument zrozumie przedmiotowy znak towarowy, jako wyrażenie o określonym znaczeniu: promieniotwórczy pierwiastek chemiczny. Widząc ten znak nawet na towarach w klasie 9 takich jak czujniki promieniowania, detektory promieniowania, docelowy konsument natychmiast odbierze ten znak, jako jasny przekaz wskazujący, na fakt, że mogą one służyć do mierzenia bądź wykrywanie promieniotwórczego pierwiastka, mianowicie polonu. W niniejszej sprawie oznaczenie „POLON” jest dostatecznie jasne dla polskojęzycznych konsumentów i w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem będzie postrzegane jako opis cech tychże towarów i usług, mianowicie ich rodzaju lub/i przeznaczenia, a nie jako oznaczenie pochodzenia handlowego.

Należy zauważyć, że użyte w spornym znaku elementy słowne są napisane dość standardową czcionką, w kolorze czarnym, a w górnej części litery „P” umieszczony został czerwony kwadrat. Te elementy graficzne nie sprawią jednak, że właściwy krąg odbiorców natychmiast zapamięta oznaczenie na długi czas albo odróżni towary zgłaszającego od towarów innych dostawców na rynku. Zastosowanie prostych figur geometrycznych również nie jest na tyle nietypowe, aby odwrócić uwagę konsumentów od opisowego charakteru elementów słownych i tym samym nadać spornemu znakowi charakter odróżniający. W związku z powyższym Urząd podtrzymuje swoje stanowisko, że elementy graficzne zastosowane w znaku mają jedynie charakter dekoracyjny.

Odnośnie do orzeczeń krajowych przywołanych przez zgłaszającego, zgodnie z orzecznictwem:

system znaków towarowych Unii Europejskiej jest systemem autonomicznym, składającym się ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych … W konsekwencji możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa unijnego. Dlatego Urząd oraz, w stosownym przypadku, sądownictwo unijne nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, potwierdzającą możliwość zarejestrowania oznaczenia jako krajowego znaku towarowego. Dotyczy to również przypadku, gdy taka decyzja została wydana na podstawie krajowego ustawodawstwa zharmonizowanego zgodnie z dyrektywą 89/104/EWG lub w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi dane oznaczenie słowne.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Zgłaszający podnosi również, że omawiany znak stanowi element polityki marketingowej zgłaszającego mianowicie rebrandingu marki „POLON-ALFA”. Należy jednakże zaznaczyć, że ocenie charakteru odróżniającego podlega wyłącznie zgłoszony znak towarowy. Strategia marketingowa nie jest brana pod uwagę podczas badania znaku ponieważ jest to okolicznośc znajdująca się poza zakresem przepisów RZTUE.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 [RZTUE] bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zawartych w art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) tego rozporządzenia nie uwzględnia się, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. Fakt, że oznaczenie, które tworzy dany znak towarowy, rzeczywiście postrzegane jest przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi, stanowi w świetle art. 7 ust. 3 RZTUE wynik starań zgłaszającego znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność ta uzasadnia odejście od rozważań dotyczących potrzeb interesu publicznego, które leżą u źródła przepisów art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) [RZTUE] i które wymagają, aby określone w tych przepisach oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich w celu uniknięcia uzyskania niedozwolonej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika obrotu gospodarczego ... .

Po pierwsze z orzecznictwa wynika, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego wymaga, aby przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców rozpoznawała z uwagi na znak towarowy dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Okoliczności, na podstawie których uznaje się spełnienie wymogu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, nie mogą jednakże zostać stwierdzone jedynie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy … .

Po drugie dla dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 RZTUE uzyskany przez znak towarowy w następstwie używania charakter odróżniający musi zostać wykazany w tej części Unii Europejskiej, w której znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) ww. rozporządzenia.

Po trzecie w celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy uwzględnić czynniki takie jak: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promocję, część zainteresowanych kręgów, które rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych. Jeśli na podstawie tych czynników można stwierdzić, że zainteresowane kręgi lub przynajmniej ich znaczna część rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, to należy wnioskować, że określona w art. 7 ust. 3 RZTUE przesłanka rejestracji znaku towarowego została spełniona.

Po czwarte charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, postrzega omawianą kategorię towarów lub usług.

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; i 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Zgodnie z Wytycznymi Urzędu czasami dochodzi do sytuacji, gdy wykazywane jest używanie znaku, który – choć jest podobny do zgłaszanego – ma sam w sobie charakter odróżniający. W takich przypadkach dowody należy pominąć. Nabyty charakter odróżniający musi zostać wykazany w odniesieniu do zgłaszanego oznaczenia. Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) RWZT dopuszczalne są jednak nieznaczne zmiany znaku, które nie rzutują na jego charakter odróżniający (orzeczenie z 15/01/2010 w sprawie R 0735/2009-2 „PLAYNOW”; oraz orzeczenie z 09/02/2010 w sprawie R 1291/2009-2 „EUROFLORIST”).

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na udział w rynku, intensywności i długość okresu używania znaku towarowego. Twierdzenie, że ​​znak jest obecny w Internecie nie jest poparte żadnymi dowodami. Zgłaszający ograniczył się do podania adresów internetowego swojej strony i dwóch stron firm współpracujących ze zgłaszającym i nie dostarczył żadnych głębszych informacji na ich temat.  Wykazanie, ze znak posiada zdolność odróżniającą leży po stronie zgłaszającego i Urząd nie ma obowiązku wyszukiwania i przedstawiania dowodów, lecz podejmuje on decyzje na podstawie dokumentów dostarczanych przez zgłaszającego. Ponadto informacje pochodzące z Internetu, same w sobie, nie mają charakteru decyzyjnego i nie stanową wiarygodnego wskaźnika dotyczącego postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, gdyż w dużej mierze są one nieustrukturyzowane i niezweryfikowane. Dlatego, w przypadku wtórnego charakteru odróżniającego muszą być one poparte dodatkowymi dowodami.

- Zgłaszający nie przedstawił żadnego dowodu na wydatki na reklamę.

- Zgłaszający nie przedstawił sprawozdania z handlu i / lub organizacji konsumenckich potwierdzających sprzedaż produktów pod znakiem towarowym wnioskodawcy.

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na to, że docelowy konsument, do którego skierowany jest znak rozpozna go jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa. Sam fakt wydania katalogów nie świadczy o sprzedaży towarów w nim zamieszczonych, ani o zasięgu ich dystrybucji. Decyzje administracyjnie również nie świadczą o rozpoznawalności znaku na rynku. Na tej podstawie Urząd nie jest w stanie określić czy znak nabył charakter odróżniający w wyniku używania.

- Zgłaszający nie wykazał ani uzyskania charakteru odróżniającego ani uzyskania wtórnego charakteru odróżniający w odniesieniu do zgłoszonych towarów.

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów potwierdzających, że charakter odróżniający został uzyskany w następstwie używania przed datą zgłoszenia. Zgodnie z wytycznymi Urzędu, dowody muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące okresu (okresów) używania (w tym szczegóły dotyczące jego rozpoczęcia), tak by Urząd mógł upewnić się, iż dowody świadczą o tym, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający przed datą zgłoszenia.

Dodatkowo, Urząd podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Sądu (zob. np. wyrok z 12/09/2007 w sprawie T-141/06, „GLAVERBEL”, punkt 40), istnieje wyraźna różnica pomiędzy „dowodami bezpośrednimi” nabycia wtórnej zdolności odróżniającej (badania opinii, informacje dotyczące udziału w rynku danej marki, oświadczenia Izb Handlowych lub innych organizacji handlowych lub zawodowych) a „dowodami drugorzędnymi” (informacje o wolumenie sprzedaży i reklamie, okresie używania znaku), które jedynie w sposób pośredni wskazują na rozpowszechnienie znaku na rynku. Dowody drugorzędne mogą służyć do potwierdzenia wartości dowodów bezpośrednich, nie mogą jednak ich zastąpić.

Stwierdza się zatem, że znak towarowy nie może zostać dopuszczony do rejestracji na podstawie artykułu 7(3) RZTUE.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 15 766 306 zostaje odrzucone w stosunku do następujących towarów:

Klasa 9 Urządzenia do wykrywania gazu; czujniki gazu; czujniki promieniowania; dozymetry; urządzenia detekcyjne; detektory promieniowania; urządzenia i przyrządy do mierzenia promieniowania; dawkomierze promieniowania jonizującego.

Zgłoszenie będzie dalej rozpatrywane dla pozostałych towarów i usług.

Na mocy art. 59 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 60  RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Katarzyna ZANIECKA