OPPOSIZIONE N. B 2 886 359

Seven S.p.A., Via Fornacino, 96, 10040 Leinì (TO), Italia (opponente), rappresentata da Buzzi, Notaro & Antonielli D'Oulx, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

FF IP, Via Chiassi 103, 46100 Mantova, Italia (richiedente), rappresentata da Avv. Viviana Carini, Corso Cristoforo Colombo 10, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/10/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 886 359 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 18: Bauli e valigie; astucci per chiavi; bandoliere in cuoio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette; bauli; bauli da viaggio; borse; borse da sport; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio in pelle; carnieri; cartelle, buste di pelle; cartelle scolastiche; portafogli; sacche; sacchetti; sacchi in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da spiaggia; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; sacchi per provviste; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini.

Classe 35: Servizi di commercio elettronico tramite sito web di e-commerce di prodotti di pelletteria, borse; servizi che comportano la selezione per la vendita, per conto terzi di articoli di pelletteria, borse; servizi di vendita tramite punti vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti di pelletteria e borse; cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici quali siti web di prodotti di pelletteria e borse.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 780 001 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 780 001 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 18 e una parte dei servizi compresi nella classe 35. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 7 070 981 per il marchio denominativo ‘THE DOUBLE’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione marchio dell’Unione europea n. 7 070 981.

La data di deposito della domanda contestata è 25/08/2016. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 25/08/2011 al 24/08/2016 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio anteriore in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, che, in seguito ad una dichiarazione ai sensi dell’articolo 33 paragrafo 8, RMUE, sono i seguenti:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; valigette per documenti; zaini; borse da sport; cinghie in cuoio; borse da spiaggia; cartelle, buste [articoli di pelle]; porta-carte [portafogli]; borse lavorate a maglia; abiti per animali da compagnia; collari per animali; coperture per animali; collari per cani; carnieri; telai per borse a mano; borsette; sacche; cinghie in cuoio; cinghie in cuoio; porta-musica; museruole; reti per la spesa; portafogli; borsellini; zaini; cartelle scolastiche; cartelle scolastiche; borse della spesa; bandoliere [corregge] in cuoio; imbracatura a tracolla per portare neonati; corregge per pattini; maniglie per valige; bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti "vanity cases"; borse con ruote per la spesa.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

Il 22/01/2018, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 27/03/2018 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 26/03/2018 (entro il termine).

Poiché l’opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione d’Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 Allegato A: Duecentocinquanta fatture, tutte datate (ad eccezione di una) nel periodo rilevante indicato in precedenza. Le fatture riportano inter alia il nome dell’opponente, la sede legale, la descrizione dell’articolo (ove la dicitura ‘DOUBLE’ indica i prodotti distinti dal marchio anteriore) ed i codici dei prodotti, che sono presenti anche nei cataloghi. Tali fatture sono indirizzate a clienti in numerose città italiane ed anche all’estero per esempio in Lussemburgo, Croazia e Spagna. Gli importi delle fatture per i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore variano sensibilmente raggiungendo in alcuni casi importi di varie decine di migliaia di euro.

 Cataloghi contenenti informazioni su prodotti recanti il marchio ‘THE DOUBLE’ per gli anni 2009-2016. Su questi documenti sono visibili immagini dei prodotti dell’opponente, in particolare zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla su cui è apposto il marchio anteriore nelle seguenti forme , , . In questi documenti appaiono inoltre informazioni sui prodotti in questione, come per esempio i codici dei prodotti, che poi sono riportati nelle fatture, informazioni sui materiali e le dimensioni degli stessi, i colori e modelli disponibili. Tali documenti sono tutti in italiano e in inglese.

 Allegato B: 47 fatture riguardanti la vendita tramite commercio elettronico di prodotti a marchio ‘THE DOUBLE’ (indicato nella descrizione) a soggetti ubicati fuori dai confini italiani, quasi esclusivamente all’interno dell’Unione europea. Tutte le fatture (eccetto una) sono datate nel periodo rilevante indicato anteriormente e riportano il codice del prodotto ordinato che lo identifica e combacia con quello indicato sul catalogo dell’anno corrispondente.

 Allegato C: spot televisivi predisposti per la promozione dei prodotti a marchio ‘THE DOUBLE’ per gli anni 2009-2016 unitamente alle fatture di acquisto degli spazi pubblicitari emesse da importanti società concessionarie di pubblicità in Italia per gli anni 2012-2016. Il marchio anteriore appare usato in relazione a zaini come marchio figurativo ed insieme ad altre designazioni .

Le fatture, i cataloghi e gli annunci pubblicitari dimostrano che l’uso è avvenuto nell’Unione europea. In particolare le fatture risultano essere state emesse in Euro a favore di diversi clienti prevalentemente in Italia, ma anche in Austria, Germania, Spagna, Lussemburgo, Croazia, come risulta dall’intestazione delle stesse. Gli annunci sono stati emessi in italiano, mentre i cataloghi sono stati stampati in italiano/inglese. Si ritiene, pertanto, che l’insieme dei documenti forniti dall’opponente provino l’uso del marchio anteriore nel territorio di riferimento.

La stragrande maggioranza delle prove reca una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, ed in particolare le fatture, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

Nel contesto dell’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’espressione «natura dell’utilizzazione» comprende la prova dell’uso del segno conformemente alla sua funzione, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, si considera come «uso» ai sensi del paragrafo 1 l’utilizzazione del marchio dell’Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. Qualora si debba valutare l’uso di una registrazione anteriore ai fini dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, è possibile applicare in via analogica l’articolo 18 per verificare se, dal punto di vista della natura dell’utilizzazione, l’uso del segno costituisce o meno un uso effettivo e serio del marchio anteriore.

Nel presente caso, il marchio anteriore denominativo ‘THE DOUBLE’ è usato in forma figurativa come , , .

Il marchio anteriore, dunque, appare usato come registrato, essendo i caratteri usati non particolarmente fantasiosi. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dal richiedente, il fatto che il marchio anteriore sia usato insieme alla parola ‘PROJECT’ o al marchio figurativo ‘SEVEN’, che corrisponde al nome dell’opponente, non significa che il marchio non sia stato usato come registrato, in quanto l’opponente non è obbligato a dimostrare l’uso del marchio da solo. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con il nome commerciale, senza che questo alteri il carattere distintivo del marchio cosi come registrato (T 463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).

Alla luce di quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove presentate dimostrino l’uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), RMUE.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 18: Zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla.

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione e per i quali l’opponente ha provato l’uso effettivo sono i seguenti:

Classe 18: zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: Pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; abiti per animali; anelli per ombrelli; arcioni di selle; articoli da selleria; astucci per chiavi; attacchi per selle; bandoliere in cuoio; bardature; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da sport; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio in pelle; briglie; carnieri; cartelle, buste di pelle; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cavezze; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; coperte in pelle; coperte per cavalli; cordoni in cuoio; corregge in cuoio; corregge per finimenti; corregge per pattini; cuoio grezzo o semilavorato; ferri di cavallo; fili di cuoio; finta pelle; foderi per ombrelli; fruste; ginocchiere per cavalli; guaine per molle in cuoio; gualdrappe da selle per cavalli; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli; imitazioni di cuoio; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; morsi per cavalli in cuoio; museruole; ombrelli da sole; paraocchi per cavalli; parapioggia; pelli d'animali; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pellicce (pelli di animali); pellicola d'intestini; pezzi di caucciù per staffe; portafogli; redini; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchetti; sacchi in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da spiaggia; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; sacchi per provviste; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli in cuoio; schiene di pelli conciate; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; staffili; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valvole in cuoio; zaini.

Classe 35: Servizi di commercio elettronico tramite sito web di e-commerce di prodotti di pelletteria, borse, bauli, valigie, ombrelli, prodotti e accessori per animali e per il loro trasporto; servizi che comportano la selezione per la vendita, per conto terzi di articoli di pelletteria, borse, bauli, valigie, ombrelli, prodotti e accessori per animali e per il loro trasporto; servizi di vendita tramite punti vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti di pelletteria e borse; cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici quali siti web di prodotti di pelletteria e borse.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti bauli e valigie; astucci per chiavi; bandoliere in cuoio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette; bauli; bauli da viaggio; borse; borse da sport; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio in pelle; carnieri; cartelle, buste di pelle; cartelle scolastiche; portafogli; sacche; sacchetti; sacchi in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da spiaggia; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; sacchi per provviste; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini sono in parte identici ai prodotti del marchio anteriore in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o in parte almeno simili agli stessi. In effetti, detti prodotti hanno lo stesso scopo poiché sono utilizzati per contenere oggetti di vario tipo e possono essere prodotti dalle stesse imprese come ad esempio, aziende produttrici di borse e zaini. Inoltre, essi si dirigono allo stesso pubblico e sono venduti negli stessi punti vendita.

I restanti prodotti contestati pelli di animali; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; abiti per animali; anelli per ombrelli; arcioni di selle; articoli da selleria; attacchi per selle; bardature; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; borse a tracolla per portare bambini; briglie; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cavezze; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; coperte in pelle; coperte per cavalli; cordoni in cuoio; corregge in cuoio; corregge per finimenti; corregge per pattini; cuoio grezzo o semilavorato; ferri di cavallo; fili di cuoio; finta pelle; foderi per ombrelli; fruste; ginocchiere per cavalli; guaine per molle in cuoio; gualdrappe da selle per cavalli; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli; imitazioni di cuoio; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; morsi per cavalli in cuoio; museruole; ombrelli da sole; paraocchi per cavalli; parapioggia; pelli d'animali; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pellicce (pelli di animali); pellicola d'intestini; pezzi di caucciù per staffe; redini; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli in cuoio; schiene di pelli conciate; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; staffili; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valvole in cuoio non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti differiscono in natura, scopo e metodo d’uso. Inoltre, non coincidono in pubblico rilevante, punti di vendita e origine commerciale, e non sono in competizione tra loro.

Servizi contestati in classe 35

Secondo la giurisprudenza, i servizi di ‘vendita al dettaglio’ concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Gli stessi principi si applicano ai servizi resi in diverse forme consistenti esclusivamente in attività di vendita effettiva di prodotti, quali servizi di punti vendita al dettaglio, servizi di vendita all’ingrosso, servizi di vendita su Internet, servizi di vendita mediante catalogo o per corrispondenza nella classe 35.

Pertanto, i servizi di commercio elettronico tramite sito web di e-commerce di prodotti di pelletteria, borse; servizi che comportano la selezione per la vendita, per conto terzi di articoli di pelletteria, borse; servizi di vendita tramite punti vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti di pelletteria e borse; cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici quali siti web di prodotti di pelletteria e borse contestati presentano un basso grado di somiglianza con gli zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla dell’opponente.

Tuttavia i servizi di commercio elettronico tramite sito web di e-commerce di bauli, valigie, ombrelli, prodotti e accessori per animali e per il loro trasporto; servizi che comportano la selezione per la vendita, per conto terzi di bauli, valigie, ombrelli, prodotti e accessori per animali e per il loro trasporto e gli zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla dell’opponente non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione sono solo simili o sono dissimili.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per ciò che riguarda alcuni servizi della Classe 35). Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

THE DOUBLE
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Poiché il richiedente allega che la parola ‘DOUBLE’ è un aggettivo che significa ‘doppio, duplice’ in inglese e che il segno contestato rimanda al concetto di ‘doppia F’ creando quindi un'impressione concettuale distinta sul consumatore rispetto al marchio anteriore, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno, anche sulla base della menzionata giurisprudenza, incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla la lingua inglese, come la parte del pubblico che parla, ad esempio, la lingua bulgara o ungherese.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto da due elementi, ‘THE’ e ‘DOUBLE’.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dall’elemento verbale ‘DOUBLEF’ raffigurato in caratteri lievemente stilizzati di colore nero la cui prima ed ultima lettera sono maiuscole mentre le restanti lettere nel mezzo sono minuscole. Al di sopra di tale elemento, sulla sinistra si trova la parola ‘THE’ riprodotta in caratteri identici, ma in corsivo e in dimensioni ridotte.

Le diciture ‘THE DOUBLE’ del marchio anteriore e ‘THE DOUBLEF’ del segno contestato non hanno significato alcuno per il pubblico in questione. Esse quindi sono distintive.

L’elemento verbale ‘DOUBLEF’ nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. Tuttavia ciò non impedisce la chiara percezione dell’elemento ‘THE’ da parte del pubblico di riferimento. Il marchio anteriore è di tipo denominativo e, in quanto tale, non contiene elementi che possano considerarsi dominanti sotto il profilo visivo.

I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nei termini ‘THE DOUBLE’ che sono gli unici elementi che conformano il marchio anteriore e costituiscono la quasi totalità del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale ‘F’, posta alla fine del segno impugnato e nella assai limitata stilizzazione dello stesso.

Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘THE DOUBLE’, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera addizionale ‘F’, posta alla fine segno impugnato, che non ha controparte nel segno contestato.

Pertanto, i segni sono, da un punto di vista fonetico, molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi oggetto di protezione dei marchi in disputa sono in parte identici e in parte simili in vario grado. Essi si dirigono sia al pubblico generale che a un pubblico professionale. Il livello di attenzione del consumatore rilevante sarà medio. Il marchio anteriore presenta un grado normale di distintività.

I marchi sono visualmente simili in grado medio e foneticamente molto simili mentre l'aspetto concettuale non influisce sulla valutazione della somiglianza dei segni. In particolare, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e per di più nella sua parte iniziale, che, per regola generale, è quella a cui il consumatore attribuisce maggiore importanza.

Si ritiene pertanto che le differenze tra i segni non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica inoltre una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Nel presente caso un maggiore grado di somiglianza tra i marchi compensa il basso grado di somiglianza tra i servizi del marchio impugnato e i prodotti del marchio anteriore.

Infine si rammenta che il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, poiché inter alia vi sono molti marchi che contengono l’elemento ‘DOUBLE’. A sostegno della propria tesi, il richiedente allega una lista contenente un certo numero di marchi dell’Unione europea registrati presso l’Ufficio in classe 18 contenenti il termine ‘DOUBLE’ insieme ad un paio di links e relativi estratti dei siti internet che darebbero conto dell’effettiva presenza sul mercato di tali marchi.

La Divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. I links forniti dalla richiedente non sono convincenti in tal senso poiché riguardano solo un numero molto limitato di tali marchi registrati (più precisamente 2 di 33) ed i relativi estratti non sono rilevanti in quanto si riferiscono ad articoli d’abbigliamento e non a prodotti in Classe 18. Riguardo poi agli ulteriori estratti allegati alle osservazioni del richiedente del 22 giugno 2018, solo tre di essi riguardano prodotti in Classe 18 e oltretutto non vi è modo di collegarli in modo inequivoco col mercato della Unione europea. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti il termine ‘DOUBLE’ per i prodotti in questione e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e ungherese e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea n. 7 070 981 dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in diverso grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Andrea VALISA

Riccardo RAPONI

Valeria ANCHINI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.