DECISIONE

della Prima Commissione di ricorso

del 31 ottobre 2019

Nel procedimento R 2588/2018-1

FF IP S.r.l.
Via Chiassi, 103 46100 Mantova Italia	Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Avv. Viviana Carini, Corso Cristoforo Colombo 10 20144, Milan, Italia

contro

SEVEN S.p.A.
Via Fornacino, 96 10040 Leinì (Torino) Italia	Opponente / Convenuta

rappresentata da BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 886 359 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 780 001)

LA Prima COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e M. Bra (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1. Con domanda depositata in data 25 agosto 2016, EFFEGI S.r.l. chiedeva la registrazione del marchio figurativo

descritto come “Marchio costituito dalla parola “THE” scritta in carattere speciale minuscolo al di sotto della quale si trova la parola “DOUBLEF” scritta in carattere speciale e con la lettera “D” e la lettera “F” di carattere maiuscolo”, per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi, oltre ad altri che non rilevano ai presenti fini:

Classe 18 - Pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; abiti per animali; anelli per ombrelli; arcioni di selle; articoli da selleria; astucci per chiavi; attacchi per selle; bandoliere in cuoio; bardature; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da sport; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio in pelle; briglie; carnieri; cartelle, buste di pelle; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cavezze; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; coperte in pelle; coperte per cavalli; cordoni in cuoio; corregge in cuoio; corregge per finimenti; corregge per pattini; cuoio grezzo o semilavorato; ferri di cavallo; fili di cuoio; finta pelle; foderi per ombrelli; fruste; ginocchiere per cavalli; guaine per molle in cuoio; gualdrappe da selle per cavalli; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli; imitazioni di cuoio; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; morsi per cavalli in cuoio; museruole; ombrelli da sole; paraocchi per cavalli; parapioggia; pelli d'animali; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pellicce (pelli di animali); pellicola d'intestini; pezzi di caucciù per staffe; portafogli; redini; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchetti; sacchi in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da spiaggia; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; sacchi per provviste; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli in cuoio; schiene di pelli conciate; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; staffili; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valvole in cuoio; zaini.

Classe 35 - Servizi di commercio elettronico tramite sito web di e-commerce di prodotti di pelletteria, borse, bauli, valigie, ombrelli, prodotti e accessori per animali e per il loro trasporto; servizi che comportano la selezione per la vendita, per conto terzi di articoli di pelletteria, borse, bauli, valigie, ombrelli, prodotti e accessori per animali e per il loro trasporto; servizi di vendita tramite punti vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti di pelletteria e borse; cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici quali siti web di prodotti di pelletteria e borse.

2. La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 27 gennaio 2017.

3. In data 27 aprile 2017, SEVEN S.p.A. (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per i prodotti e servizi elencati al paragrafo 1.

4. L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

5. L’opponente basava l’opposizione sul marchio anteriore dell’Unione europea n. 7 070 981 THE DOUBLE (denominativo), depositato il 16 luglio 2008 e registrato il 28 gennaio 2009 per i seguenti prodotti:

Classe 18 - Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

6. In data 19 luglio 2017, la domanda di marchio veniva trasferita alla FF IP S.r.l. (d’ora in avanti, “la richiedente”), la quale domandava che l’opponente fosse invitata a provare l’uso del proprio marchio.

7. In data 26 marzo 2018, l’opponente presentava prove d’uso.

8. Con decisione del 29 ottobre 2018 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione rifiutava la domanda di registrazione per

Classe 18 - Bauli e valigie; astucci per chiavi; bandoliere in cuoio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette; bauli; bauli da viaggio; borse; borse da sport; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio in pelle; carnieri; cartelle, buste di pelle; cartelle scolastiche; portafogli; sacche; sacchetti; sacchi in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da spiaggia; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; sacchi per provviste; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini.

Classe 35 - Servizi di commercio elettronico tramite sito web di e-commerce di prodotti di pelletteria, borse; servizi che comportano la selezione per la vendita, per conto terzi di articoli di pelletteria, borse; servizi di vendita tramite punti vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti di pelletteria e borse; cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici quali siti web di prodotti di pelletteria e borse.

accogliendola, invece, per i restanti prodotti e servizi di dette classi.

9. La Divisione di Opposizione osservava quanto segue circa la prova d’uso:

• Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

• Allegato A: Duecentocinquanta fatture, tutte datate (ad eccezione di una) nel periodo rilevante indicato in precedenza. Le fatture riportano inter alia il nome dell’opponente, la sede legale, la descrizione dell’articolo (ove la dicitura “DOUBLE” indica i prodotti distinti dal marchio anteriore) ed i codici dei prodotti, che sono presenti anche nei cataloghi. Tali fatture sono indirizzate a clienti in numerose città italiane ed anche all’estero, per esempio in Lussemburgo, Croazia e Spagna. Gli importi delle fatture per i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore variano sensibilmente raggiungendo in alcuni casi importi di varie decine di migliaia di Euro.

• Cataloghi contenenti informazioni su prodotti recanti il marchio “THE DOUBLE” per gli anni 2009-2016. Su questi documenti sono visibili immagini dei prodotti dell’opponente, in particolare zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla su cui è apposto il marchio anteriore nelle seguenti forme:

In questi documenti appaiono inoltre informazioni sui prodotti in questione, come per esempio i codici dei prodotti, che poi sono riportati nelle fatture, informazioni sui materiali e le dimensioni degli stessi, i colori e modelli disponibili. Tali documenti sono tutti in italiano e in inglese.

• Allegato B: 47 fatture riguardanti la vendita tramite commercio elettronico di prodotti a marchio “THE DOUBLE” (indicato nella descrizione) a soggetti ubicati fuori dai confini italiani, quasi esclusivamente all’interno dell’Unione europea. Tutte le fatture (eccetto una) sono datate nel periodo rilevante indicato anteriormente e riportano il codice del prodotto ordinato che lo identifica e combacia con quello indicato sul catalogo dell’anno corrispondente.

• Allegato C: spot televisivi predisposti per la promozione dei prodotti a marchio “THE DOUBLE” per gli anni 2009-2016 unitamente alle fatture di acquisto degli spazi pubblicitari emesse da importanti società concessionarie di pubblicità in Italia per gli anni 2012-2016. Il marchio anteriore appare usato in relazione a zaini come marchio figurativo ed insieme ad altre designazioni.

• Le fatture, i cataloghi e gli annunci pubblicitari dimostrano che l’uso è avvenuto nell’Unione europea. In particolare le fatture risultano essere state emesse in Euro a favore di diversi clienti prevalentemente in Italia, ma anche in Austria, Germania, Spagna, Lussemburgo, Croazia, come risulta dall’intestazione delle stesse. Gli annunci sono stati emessi in italiano, mentre i cataloghi sono stati stampati in italiano/inglese. Si ritiene, pertanto, che l’insieme dei documenti forniti dall’opponente provino l’uso del marchio anteriore nel territorio di riferimento.

• La stragrande maggioranza delle prove reca una data che rientra nel periodo di riferimento.

• I documenti presentati, ed in particolare le fatture, forniscono alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

• Il marchio “THE DOUBLE” è usato in forma figurativa come mostrato sopra e, dunque, appare usato come registrato, essendo la tipografia non particolarmente fantasiosa. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dal richiedente, il fatto che il marchio anteriore sia usato insieme alla parola “PROJECT” o al marchio figurativo “SEVEN”, che corrisponde al nome dell’opponente, non significa che il marchio non sia stato usato come registrato, in quanto l’opponente non è obbligato a dimostrare l’uso del marchio da solo. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con il nome commerciale, senza che questo alteri il carattere distintivo del marchio cosi come registrato (06/11/2014, T‑463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Alla luce di quanto precede, la Divisione di Opposizione ritiene che le prove presentate dimostrino l’uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), RMUE.

• Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti. Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 18 - Zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla.

• Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione di Opposizione prenderà in considerazione, ai fini della sussistenza del rischio di confusione, unicamente i prodotti summenzionati.

10. La Divisione d’Opposizione osservava quanto segue circa il rischio di confusione:

• Per quanto riguarda la classe 18, i “bauli e valigie; astucci per chiavi; bandoliere in cuoio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette; bauli; bauli da viaggio; borse; borse da sport; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio in pelle; carnieri; cartelle, buste di pelle; cartelle scolastiche; portafogli; sacche; sacchetti; sacchi in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da spiaggia; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; sacchi per provviste; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini” della domanda sono in parte identici ai prodotti del marchio anteriore in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o in parte almeno simili agli stessi. In effetti, detti prodotti hanno lo stesso scopo poiché sono utilizzati per contenere oggetti di vario tipo e possono essere prodotti dalle stesse imprese come ad esempio, aziende produttrici di borse e zaini. Inoltre, essi si dirigono allo stesso pubblico e sono venduti negli stessi punti vendita. I restanti prodotti contestati “pelli di animali; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; abiti per animali; anelli per ombrelli; arcioni di selle; articoli da selleria; attacchi per selle; bardature; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; borse a tracolla per portare bambini; briglie; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cavezze; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; coperte in pelle; coperte per cavalli; cordoni in cuoio; corregge in cuoio; corregge per finimenti; corregge per pattini; cuoio grezzo o semilavorato; ferri di cavallo; fili di cuoio; finta pelle; foderi per ombrelli; fruste; ginocchiere per cavalli; guaine per molle in cuoio; gualdrappe da selle per cavalli; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli; imitazioni di cuoio; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; morsi per cavalli in cuoio; museruole; ombrelli da sole; paraocchi per cavalli; parapioggia; pelli d'animali; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pellicce (pelli di animali); pellicola d'intestini; pezzi di caucciù per staffe; redini; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli in cuoio; schiene di pelli conciate; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; staffili; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valvole in cuoio” non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti differiscono in natura, scopo e metodo d’uso. Inoltre, non coincidono in pubblico rilevante, punti di vendita e origine commerciale, e non sono in competizione tra loro.

• Per quanto riguarda i servizi della classe 35, i “servizi di commercio elettronico tramite sito web di e-commerce di prodotti di pelletteria, borse; servizi che comportano la selezione per la vendita, per conto terzi di articoli di pelletteria, borse; servizi di vendita tramite punti vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti di pelletteria e borse; cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici quali siti web di prodotti di pelletteria e borse” di cui alla domanda presentano un basso grado di somiglianza con gli “zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla” dell’opponente. Tuttavia, i “servizi di commercio elettronico tramite sito web di e-commerce di bauli, valigie, ombrelli, prodotti e accessori per animali e per il loro trasporto; servizi che comportano la selezione per la vendita, per conto terzi di bauli, valigie, ombrelli, prodotti e accessori per animali e per il loro trasporto” di cui alla domanda non sono simili a “zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla” dell’opponente. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

• I prodotti e servizi che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per ciò che riguarda alcuni servizi della classe 35). Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

• Poiché il richiedente afferma che la parola “DOUBLE” è un aggettivo che significa “doppio, duplice” in inglese e che il segno contestato rimanda al concetto di “doppia F” creando quindi un’impressione concettuale distinta sul consumatore rispetto al marchio anteriore, la Divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla la lingua inglese, come la parte del pubblico che parla, ad esempio, la lingua bulgara o ungherese.

• Visivamente, i segni coincidono nei termini “THE DOUBLE” che sono gli unici elementi che conformano il marchio anteriore e costituiscono la quasi totalità del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale “F”, posta alla fine del segno impugnato e nella assai limitata stilizzazione dello stesso. Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in media misura.

• Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “THE DOUBLE”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera addizionale “F”, posta alla fine del segno impugnato, che non ha controparte nel segno contestato. Pertanto, i segni sono, da un punto di vista fonetico, molto simili.

• Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico di lingua ungherese e bulgara. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

• Il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio (bulgaro e ungherese) di riferimento in relazione ai prodotti in questione.

• Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, poiché inter alia vi sono molti marchi che contengono l’elemento “DOUBLE”. A sostegno della propria tesi, il richiedente allega una lista contenente un certo numero di marchi dell’Unione europea registrati presso l’Ufficio in classe 18 contenenti il termine “DOUBLE” insieme ad un paio di links e relativi estratti dei siti internet che darebbero conto dell’effettiva presenza sul mercato di tali marchi.

• L’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. I links forniti dalla richiedente non sono convincenti in tal senso poiché riguardano solo un numero molto limitato di tali marchi registrati (più precisamente 2 di 33) ed i relativi estratti non sono rilevanti in quanto si riferiscono ad articoli d’abbigliamento e non a prodotti in classe 18. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti il termine “DOUBLE” per i prodotti in questione e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

• Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

• I prodotti e servizi oggetto di protezione dei marchi in disputa sono in parte identici e in parte simili in vario grado. Essi si dirigono sia al pubblico generale che a un pubblico professionale. Il livello di attenzione del consumatore rilevante sarà medio. Il marchio anteriore presenta un grado normale di distintività.

• I marchi sono visualmente simili in grado medio e foneticamente molto simili mentre l’aspetto concettuale non influisce sulla valutazione della somiglianza dei segni. In particolare, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e per di più nella sua parte iniziale, che, per regola generale, è quella a cui il consumatore attribuisce maggiore importanza.

• Si ritiene pertanto che le differenze tra i segni non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

• Considerato quanto precede, sussiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento di lingua bulgara e ungherese e pertanto l’opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea n. 7 070 981 dell’opponente. Come noto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

• Il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi identici o simili a quelli del marchio anteriore.

• I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

Conclusioni e argomenti delle parti

11. In data 28 dicembre 2018, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento nella misura in cui la sua domanda di marchio è stato rifiutata. La Cancelleria delle Commissioni di ricorso riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 28 febbraio 2019. La richiedente fa valere, in via principale, che la decisione è errata, laddove ha considerato che era stata fornita la prova d’uso del marchio anteriore. Infatti, il segno “THE DOUBLE” è stato sì usato, ma non in funzione distintiva: infatti, da una parte, il segno è stato apposto in piccoli caratteri e in un luogo pressoché invisibile all’interno del prodotto (strisciolina di stoffa attaccata alla cerniera di chiusura) e dall’altra parte, viene impiegato, nella pubblicità, per indicare non già la provenienza commerciale delle borse e degli zaini, bensì la loro reversibilità, nel senso che la tela del contenitore può essere interamente rivoltata, cambiando così il colore esterno dello stesso. Per dimostrare quanto asserito, la richiedente mostra immagini di borse e zaini e di spot pubblicitari. Un tale uso, secondo la richiedente, non è conforme alla funzione essenziale del marchio.

12. La richiedente fa valere, in via subordinata, che non sussiste rischio di confusione per i seguenti motivi:

• I prodotti (della classe 18) per i quali è stata rifiutata la domanda e quelli per i quali il marchio anteriore è stato asseritamente usato sono dei contenitori ma ciò non basta a renderli simili: vi sono importanti differenze circa le dimensioni, gli oggetti contenuti, le modalità d’uso, il pubblico (adulto o infantile);

• I servizi (della classe 35) per i quali è stata rifiutata la domanda sono diversi per la loro natura immateriale rispetto ai prodotti dell’opponente ed inoltre non hanno ad oggetto prodotti identici a questi ultimi;

• Ai fini della comparazione dei segni, la Divisione di Opposizione ha affermato che il pubblico di lingua bulgara e ungherese non comprende la parola “DOUBLE” perché non conosce l’inglese: l’affermazione è errata perché la parola, per la sua diffusione e semplicità, è compresa anche da quel pubblico;

• Il marchio della richiedente rimanda al concetto “double-face”, cioè alla reversibilità della borsa o dello zaino mentre il marchio dell’opponente rimanda al concetto di “doppia F” (“FF”), cioè ai negozi Folli Follie e FF;

• I marchi differiscono anche dal punto di vista visivo e fonetico;

• Il marchio anteriore è scarsamente distintivo perché la parola “DOUBLE” è oggetto di frequenti registrazioni ed è anche usato in commercio per designare la reversibilità di prodotti (documentazione allegata).

13. Con la sua risposta, datata 6 maggio 2019, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso. Gli argomenti dell’opponente presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:

• Il marchio “THE DOUBLE” è stato usato in funzione distintiva, come risulta dalle fatture, i cataloghi, gli spot televisivi, indipendentemente dal fatto che sia stato abbinato ad altri marchi, secondo la normale prassi commerciale;

• I prodotti in contestazione e quelli dell’opponente condividono la natura e la destinazione (contenere oggetti), i canali di distribuzione (negozi), il pubblico di acquirenti e vengono fabbricati dalle stesse imprese; sono quindi identici o simili;

• I marchi presentano ovvie somiglianze visive, fonetiche e concettuali;

• Il termine “DOUBLE” non informa in maniera diretta i consumatori circa le caratteristiche del prodotto e conserva, quindi, una capacità distintiva normale.

Motivazione

14. Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

15. Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

16. Il ricorso, tuttavia, è infondato.

Sulla materia oggetto della revisione affidata alla Commissione di ricorso

17. Va ricordato che l’opposizione, presentata nei confronti dei prodotti e servizi elencati al paragrafo 1 della presente decisione, è stata accolta, dalla Divisione di Opposizione, per parte di essi, e precisamente per quelli riportati al paragrafo 8.

18. Il ricorso della richiedente è diretto ad ottenere che la Commissione rigetti l’opposizione per i prodotti e servizi di cui al paragrafo 8.

19. L’opponente non ha proposto un ricorso nei confronti della decisione – nella parte in cui la propria opposizione è stata rigettata – e, nelle osservazioni depositate in risposta al ricorso, chiede che la “decisione impugnata sia integralmente confermata”.

Alla luce delle pretese espresse dalle parti, alla Commissione compete unicamente riesaminare la parte della decisione con la quale la Divisione di Opposizione ha accolto l’opposizione (per i prodotti e servizi di cui al paragrafo 8).

Sulla prova d’uso del marchio anteriore

20. Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore oppure di un marchio nazionale anteriore che abbia presentato opposizione ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, deve fornire la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di MUE, il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea o in uno Stato membro in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso purché, a tale data, il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

21. Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, REMC (applicabile ratione temporis), la prova deve riguardare il luogo, il tempo, la consistenza e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio anteriore.

22. In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco commerciale per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare dei diritti conferiti dal marchio (si veda, per analogia, 11/03/2003, C–40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

23. La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi su una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti del caso di specie, vale a dire dei fatti e delle circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, al fine di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (08/07/2004, T–203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40; si veda altresì, per analogia, 11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

24. L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T‑39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, e 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).

25. In un tale contesto, spetta alla Commissione valutare se il marchio in questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il procedimento principale, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, C‑149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 56).

Luogo dell’uso

26. Le numerose fatture prodotte, nella cui causale è indicato il marchio, documentano vendite in Italia, in Portogallo, in Spagna, nel Regno Unito e altri Stati membri (si vedano gli Allegati A e B).

27. Poiché i territori in questione coincidono con quello (Unione europea) nel quale la registrazione del marchio anteriore è efficace, si deve ritenere soddisfatta l’esigenza di provare l’uso nel territorio pertinente.

28. È da rilevare che la richiedente non ha emesso obiezioni al riguardo.

Epoca dell’uso

29. Secondo quanto afferma la Divisione di Opposizione nella propria decisione, l’uso andava documentato nel periodo quinquennale antecedente la data di deposito della domanda di marchio impugnata, vale a dire tra l’agosto 2011 e l’agosto 2016.

30. La Commissione osserva che l’opponente ha incontestabilmente ed ampiamente adempiuto l’onere della prova dal momento che ha prodotto un ingente numero di fatture per ciascuno degli anni del periodo (si vedano gli Allegati A e B).

31. È da rilevare che la richiedente non ha emesso obiezioni al riguardo.

Consistenza dell’uso

32. All’opponente spettava dimostrare che l’uso del marchio non era meramente fittizio o simbolico, unicamente finalizzato, cioè, ad impedire la decadenza della registrazione. La prova doveva, al contrario, documentare una sufficiente consistenza economica, nel senso di rivelare l’intenzione di occupare, attraverso l’uso del marchio, una quota di mercato.

33. Le fatture dimostrano la vendita, in ognuno degli anni del quinquennio, di migliaia di pezzi a marchio THE DOUBLE, per un fatturato complessivo dell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.

34. Si tratta di cifre compatibili con una presenza commercialmente significativa e tali, quindi, da soddisfare il requisito circa la consistenza economica dell’uso.

35. È da rilevare che la richiedente non ha emesso obiezioni al riguardo.

Natura dell’uso

36. Per soddisfare questo requisito, è necessario aver usato il marchio (i) in funzione distintiva e (ii) secondo modalità che non ne abbiano alterato la capacità distintiva.

37. La richiedente solleva pesanti obiezioni in merito al primo dei due aspetti. Sostiene, infatti, che il marchio THE DOUBLE sia stato usato per designare una caratteristica della merce e non la sua provenienza imprenditoriale.

38. La prima obiezione riguarda le dimensioni e la collocazione del marchio sul prodotto. La richiedente afferma che l’etichetta che riporta la dicitura THE DOUBLE è di dimensioni “molto ridotte” ed è cucita esclusivamente sullo schienale dello zaino o fissata alla chiusura lampo delle borse, vale a dire in una posizione “non visibile” dal consumatore.

39. A giudizio della Commissione, l’etichetta sulla quale è riportato il marchio non è di grandi dimensioni ma conserva una sufficiente visibilità da parte del consumatore. Come meglio si illustrerà, l’etichetta recante il marchio viene applicata in maniera diversa a seconda dell’articolo.

40. Se si tratta di uno zaino, l’etichetta è cucita, come afferma la richiedente, sullo schienale (si veda la terza fotografia di cui al paragrafo 9 di questa decisione), più precisamente sulla parte superiore di esso, vale a dire, la parte esposta alla vista quando lo zaino è posato, in posizione verticale, sul suolo o esposto in vetrina. L’etichetta, anche se di ridotte dimensioni, è quindi ben visibile, diversamente dall’ipotesi, per fare un esempio, in cui l’etichetta fosse stata cucita sulla base dello zaino.

41. Se si tratta di una borsa a tracolla grande (definita “Shoulder Bag” nei cataloghi), l’etichetta pende dal tirante della chiusura lampo. L’etichetta non è grande ma verrà subito notata dal consumatore perché è collocata in un punto importante del prodotto, vale a dire, sul dispositivo che consente di aprirlo e chiuderlo.

42. Se si tratta di una borsa a tracolla piccola (definita “Small Shoulder Bag” nei cataloghi), l’etichetta è cucita sul lato sinistro del risvolto che chiude la borsa, appena sotto il tirante della chiusura lampo. Anche in questo caso, l’etichetta non è nascosta bensì ubicata in una parte del prodotto bene esposta alla visuale del consumatore.

43. Alla luce di quanto precede, non è esatto che il marchio (o l’etichetta sulla quale questo è stampato) sia applicato in maniera da non essere visibile da parte del consumatore. Pur non essendo di grandi dimensioni, il marchio è riportato su una parte del prodotto sulla quale, per le ragioni indicate, il consumatore indirizzerà la vista.

44. La seconda obiezione riguarda il significato dell’espressione contenuta nel marchio. La richiedente afferma che DOUBLE significa “doppio” e che l’espressione THE DOUBLE sta ad indicare che il prodotto (zaino o borsa che sia) è reversibile, nel senso che può essere rivoltato in maniera da far apparire la fodera interna all’esterno e viceversa, modificando così l’apparenza dell’articolo.

45. A giudizio della Commissione, anche se la parola “double” è presente nell’espressione francese “double-face” per descrivere il concetto di reversibilità, la parola di per sé, quando non è seguita dalla parola “face” ed è preceduta, oltretutto, da un articolo determinato (THE), evoca sì l’idea di doppiatura, raddoppiamento, dualità, cioè la presenza di qualcosa ripetuto o moltiplicato per due, ma non la reversibilità.

46. Il nesso concettuale tra l’espressione inglese THE DOUBLE e la caratteristica (di reversibilità) delle borse dell’opponente non è quindi né evidente né pacifico, come la richiedente vuole invece far vedere. Se l’opponente avesse voluto trasmettere, in maniera allusiva o descrittiva, il concetto di reversibilità del proprio prodotto, avrebbe dovuto ricorrere a termini disambigui quali ‘ “double-face”, “reverse” o “inside-out”, piuttosto che ad un’espressione, come THE DOUBLE, nella quale l’oggetto della dualità non è indicato e, oltretutto, il concetto di dualità è sostantivato e preceduto, in maniera del tutto inusuale, da un articolo.

47. Alla luce di quanto precede, le obiezioni circa l’asserito uso del marchio in funzione descrittiva devono essere respinte.

48. Per quanto riguarda, ora, la questione se il marchio THE DOUBLE sia stato usato in maniera conforme alla forma in cui è stato registrato, va osservato quanto segue.

49. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE, l’uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui è stato registrato è considerato come uso ai sensi del primo comma del medesimo articolo, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio rispetto alla forma in cui esso è stato registrato (18/07/2013, C‑252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 21).

50. L’obiettivo perseguito dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE, è di consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di meglio adattarlo alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi relativi (18/07/2013, C‑252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29).

51. L’etichetta cucita sui prodotti è sempre la stessa e riporta la dicitura THE DOUBLE scritta in lettere bianche su fondo nero. La dicitura è sempre riportata due volte, ma in direzione contraria, così riaffermando graficamente il concetto di dualità espresso dal termine “double”. La dicitura è scritta in caratteri molto vicini allo stampatello ed è perfettamente leggibile. Tutto ciò consente di affermare che la maniera in cui il marchio è usato non si discosta in modo significativo dalla maniera (come marchio di tipo denominativo, in stampatello maiuscolo) in cui è registrato. La capacità distintiva del marchio registrato va ascritta all’espressione THE DOUBLE di per sé – quale che sia la grafia – e poiché nella versione usata, quell’espressione resta certamente l’elemento dominante, le lievi variazioni di grafia, la ripetizione e lo schema cromatico non comportano alcuna alterazione della capacità distintiva ai sensi dell’articolo 18 RMUE.

Prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso del marchio

52. L’opponente, dopo aver dettagliatamente descritto le prove d’uso che ha prodotto (vedi lettera del 22 marzo 2018, sezione 1), conclude che le stesse documentano l’uso del proprio marchio per “i prodotti della classe 18” (lettera citata, pagina 6).

53. Va ricordato, al riguardo, che l’enunciato dei “prodotti della classe 18”, come risulta dal certificato di registrazione del marchio anteriore, è espresso in maniera assai generica (si veda il paragrafo 5 della presente decisione).

54. In realtà, come la Divisione di Opposizione ha giustamente considerato, le prove d’uso, per quanto circostanziate ed abbondanti, non riguardano la totalità delle merci indicate nella registrazione, bensì una piccola parte di esse, e concretamente “zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla”.

55. La Commissione osserva, al riguardo, che l’opponente implicitamente riconosce, nella risposta al ricorso, di aver fatto uso del proprio marchio unicamente per quei prodotti. Infatti, sono questi che l’opponente compara con i prodotti della richiedente (si veda la lettera del 6 maggio 2019, sezione 2).

56. Alla luce di quanto sopra, il marchio dell’opponente dev’essere considerato registrato, ai presenti fini, per “zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla” (articolo 47, paragrafo 2, RMUE).

Sul rischio di confusione

57. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

58. L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

59. Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C–342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

Pubblico di riferimento

60. Nella fattispecie, il territorio da considerare è costituito dall’Unione europea nel suo complesso, posto che il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea.

61. Il pubblico da prendere in considerazione è quello al quale sono destinati i prodotti e servizi che i marchi contraddistinguono.

62. I prodotti e servizi in questione sono quelli, contraddistinti dal marchio posteriore e riportati al paragrafo 8 di questa decisione (“i prodotti e i servizi in contestazione”) e quelli per i quali il marchio anteriore è da considerarsi registrato.

63. Si tratta, in generale, di articoli per uso personale, destinati a contenere e trasportare oggetti: valigie, borse, cartelle, buste, ecc., nonché servizi legati alla commercializzazione degli stessi.

64. Come ha affermato la Divisione di Opposizione, i servizi e i prodotti sono destinati sia al grande pubblico avente un grado medio di attenzione che, per quanto riguarda i servizi di commercializzazione all’ingrosso della classe 35, a una clientela professionale avente un grado di attenzione più elevato in ragione della professionalità.

Comparazione dei prodotti e servizi

65. I prodotti in contestazione sono, in generale, articoli per uso personale, la cui funzione è di contenere e trasportare oggetti. Vi sono contenitori di grandi dimensioni, quali i bauli e bauli da viaggio ed altri, di dimensioni più ridotte, quali valigie, sacchi da viaggio, borse, cartelle, ecc.

66. Alcuni di questi articoli possono definirsi identici o altamente simili a quelli per i quali il marchio anteriore è da ritenersi registrato. Sono, ad avviso della Commissione, i seguenti: borse, borse da sport, borse lavorate a maglia, borse vuote per i ferri, borsellini, borsette, bandoliere in cuoio, bauletti per articoli da toilette, borsette da viaggio in pelle, cartelle, buste in pelle, carnieri, cartelle scolastiche, sacche, sacchetti, sacchi da campeggiatori, sacchi da spiaggia, sacchi da viaggio, sacchi per alpinisti, sacchi per provviste, valigette per documenti, zaini. Infatti, questi articoli sono tipologie di contenitori che rientrano nelle categorie merceologiche più ampie, di cui al marchio anteriore. Hanno la stessa natura (contenitori di oggetti vari), le stesse dimensioni approssimate (medie o piccole), la stessa funzione (trasportare oggetti), lo stesso metodo d’uso (essere tenuti in mano o fissati sul corpo). Si tratta, quindi, di articoli che possono interessare le stesse persone.

67. I restanti articoli presentano un minore grado di somiglianza perché, in ragione delle loro grandi dimensioni (bauli, valigie, bauli da viaggio), piccole dimensioni (portafogli, astucci portachiavi) o la speciale destinazione (valigie-fodera per vestiti), verranno usati in maniera leggermente differente.

68. La differenza nelle dimensioni e/o negli oggetti trasportati può incidere sul grado di somiglianza, giacché modifica, ad esempio, il metodo d’uso, ma non genera, contrariamente a quanto sostiene la richiedente nel suo ricorso, dissomiglianza perché i restanti fattori pertinenti (natura, destinazione, canali di distribuzione) restano comuni.

69. I servizi in contestazione riguardano la commercializzazione, all’ingrosso e al dettaglio, di “articoli di pelletteria e borse”. Si tratta, com’è evidente, di articoli che rientrano nelle categorie merceologiche del marchio anteriore. Esiste, quindi, complementarietà tra i servizi e i prodotti, nel senso che i secondi costituiscono il necessario oggetto dei primi. Ciò basta a farli ritenere simili (24/09/2008, T‑116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 58; 15/02/2017, T‑568/15, 2 START 2S (fig.) / ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 45-46; 22/09/2016, T‑512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 57).

Comparazione dei marchi

70. Dal punto di vista visivo, il marchio della richiedente presenta un’elevata somiglianza rispetto a quello dell’opponente giacché lo riproduce integralmente, seppure con una grafica leggermente alterata e accodandogli un elemento aggiuntivo (la lettera F).

71. La circostanza che il marchio posteriore riprenda la scritta “THE DOUBLE” – unico elemento del marchio anteriore – è sufficiente a generare una forte somiglianza, soprattutto perché le modifiche apportate generano un limitato impatto visuale. La principale modifica è l’aggiunta della lettera “F” ma il fatto che venga scritta alla fine ne limita l’effetto visuale. L’altra modifica consiste nell’aver scritto l’elemento “the” in piccole lettere sopra la parola “Double” ma si tratta di una differenza poco significativa perché contribuisce proprio a far risaltare la parola “DOUBLE” che rappresenta, per la sua dimensione, l’elemento dominante del marchio anteriore.

72. In altre parole, ciò che attrae l’attenzione del pubblico nei due marchi è la parola “DOUBLE” e questa coincidenza determina la presenza di un elevato grado di somiglianza visiva.

73. Sul piano fonetico, la somiglianza è altrettanto alta, se non maggiore, visto che le differenze di grafica non contano. L’unica variazione è costituita dalla presenza della lettera F.

74. Dal punto di vista concettuale, la somiglianza è molto elevata, giungendo alla quasi identità dal momento che il concetto di dualità espresso dalla parola inglese “DOUBLE” è presente nei due marchi e, oltretutto, tale concetto è sostantivato, nei due segni, grazie all’articolo inglese “the”. Al riguardo, può darsi per scontato che tanto la parola “DOUBLE” quanto l’articolo “THE” appartengano al vocabolario inglese di base e che siano, pertanto, accessibili a larghe fasce del pubblico europeo, anche non madrelingua. La presenza, nel marchio posteriore, della lettera F modifica di poco il giudizio di quasi identità perché non elimina il concetto espresso dalle parole “DOUBLE” e “THE”, vale a dire “il doppio” o “la doppia”.

75. La richiedente sostiene, al contrario, che i marchi hanno un significato “completamente diverso” giacché “THE DOUBLE” designa la caratteristica “double-face” delle borse e zaini mentre “the DoubleF” rimanda al concetto di doppia “F” (“FF”) che rimanda, a sua volta, al marchio Folli Follie.

76. A parere della Commissione, il significato di doppia F (che la richiedente attribuisce al proprio marchio) non emerge dal segno in quanto tale e non sarà compreso dal grande pubblico. Quanto, poi, all’asserito nesso concettuale tra “THE DOUBLE” e la reversibilità dei prodotti dell’opponente, si rimanda a quanto detto in sede di esame delle prove d’uso. Tale nesso non è evidente perché il concetto di reversibilità non viene abitualmente espresso con il concetto sostantivato di dualità (“Il Doppio” o “The Double”), bensì con espressioni meno ambigue quali “double-face”, “Inside out”, “reverse”, ecc.

Carattere distintivo del marchio anteriore

77. La richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un limitato carattere distintivo perché, in primo luogo, il termine DOUBLE “che lo compone” è descrittivo della caratteristica di reversibilità dei prodotti dell’opponente.

78. Va ricordato che il marchio dell’opponente non è DOUBLE ma THE DOUBLE. Come la Commissione ha già indicato, in proposito, la reversibilità di un articolo è nota al pubblico con termini più precisi quali “double-face”, “inside out”, “reversible” e simili. Al contrario, espressioni quali “The Double” o “Il Doppio”, in ragione della loro costruzione inusuale, non veicolano in maniera diretta e immediata il concetto di reversibilità. Il marchio dell’opponente, anche se comprende un termine (DOUBLE) che può alludere ad una proprietà (“double-face”) del prodotto, va considerato nel suo complesso, cioè con l’articolo THE. Poiché la presenza di quell’articolo introduce ambiguità circa il vero significato del segno, allontanandolo concettualmente dall’idea di “double –face” (vale a dire: reversibilità), il marchio nel suo complesso non può dirsi descrittivo del concetto di reversibilità. Infatti, il concetto di reversibilità non viene espresso nel linguaggio corrente mediante l’impiego dell’espressione “Il Doppio” o “The Double”. Per questa ragione, il pubblico non percepirà in maniera diretta ed immediata quel concetto quando si confronta con il marchio THE DOUBLE.

79. Questo è, evidentemente, il motivo che ha indotto l’EUIPO a considerare che esistesse una sufficiente distanza concettuale tra i prodotti e il marchio e a registrare quest’ultimo. Pertanto, al marchio dell’opponente, proprio perché regolarmente registrato dall’EUIPO, va riconosciuto un certo grado di capacità distintiva.

80. La richiedente afferma, in secondo luogo, che una ricerca svolta su TMview (banca dati gestita dall’EUIPO) rivela l’esistenza di molti marchi dell’Unione europea “contenenti la parola DOUBLE”, il che confermerebbe la descrittività del marchio dell’opponente. Al riguardo, la Commissione replica che il marchio dell’opponente non è costituito dall’aggettivo “DOUBLE” bensì dall’espressione, grammaticalmente inusuale, “THE DOUBLE”, il cui nesso concettuale con i prodotti non è immediato e diretto.

81. La richiedente afferma, in terzo luogo, che “la parola DOUBLE” è spesso usata in commercio per designare articoli (indumenti o borse) che hanno la caratteristica di essere “double-face”. Le immagini tratte da internet che la richiedente produce per dimostrare la veridicità dell’affermazione si limitano a tre siti (www.ladoublej.com, www.doublevi.it e www.lacoste.com) e la Commissione non le ritiene numericamente sufficienti a dimostrare che il pubblico comprenda la semplice parola DOUBLE come riferimento a “double-face”.

82. Ai fini del presente procedimento, si deve pertanto ascrivere un grado medio o medio-basso di capacità distintiva al marchio dell’opponente. Infatti, la debolezza dell’elemento DOUBLE è compensata dalla presenza dell’articolo determinato THE che crea un’ambiguità concettuale sufficiente ad allontanare la valenza descrittiva del marchio nel suo complesso.

Valutazione globale del rischio di confusione

83. Secondo la giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti e servizi di cui trattasi da parte del pubblico interessato e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati. Ne consegue che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 09/07/2003, T‑162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30–33 e giurisprudenza ivi citata).

84. Altri fattori da prendere in considerazione sono la capacità distintiva del marchio anteriore e il grado di attenzione (vale a dire, di discernimento) del pubblico.

85. Circa i prodotti e servizi, è stata constatata identità per alcuni prodotti e somiglianza per i restanti prodotti e i servizi. Il settore merceologico è quello delle borse, zaini ed altri contenitori per trasportare oggetti personali.

86. I marchi presentano globalmente un elevato grado di somiglianza dal momento che si ispirano entrambi alla stessa parola DOUBLE, oltretutto preceduta dall’articolo determinato THE in maniera da formare una entità lessicale infrequente.

87. La capacità distintiva del marchio anteriore è media o medio-bassa, per le ragioni ampiamente spiegate in precedenza.

88. Il grado di attenzione del pubblico può definirsi medio.

89. Perciò, la Commissione ritiene che le differenze tra i segni, anche se verranno notate dal pubblico pertinente, non bastano per escludere la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE in relazione a tutti i prodotti contestati.

90. Tale rischio di confusione si produrrà nella percezione del consumatore medio, anche attento, che, secondo la consolidata giurisprudenza, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta degli stessi che ha mantenuto nella memoria (03/03/2004, T–355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41).

Spese

91. Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e alla regola 94, REMC, la richiedente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

92. Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese per la rappresentanza professionale dell’opponente, pari a 550 EUR.

93. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la decisione della Divisione di Opposizione che ha ordinato alle parti di sopportare le proprie spese rimane impregiudicata.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto;

2. La richiedente sopporta le spese sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso, fissate in 550 EUR.

Firmato Th. M. Margellos

Firmato C. Rusconi

Firmato M. Bra

Cancelliere: Firmato H.Dijkema