Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 15/02/2017

Carsten Bildhäuser Kaiserstr. 61 D-60329 Frankfurt am Main ALEMANIA

Anmeldenummer:	015804024
Ihr Zeichen:	104750116
Marke:	DENTALDISK
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	NEMIUS GROUP GmbH Raiffeisenstraße 3 D-63179 Obertshausen ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 28. September 2016 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter und deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Der Beanstandungsbescheid befindet sich im Anhang zu diesem Bescheid. Die Anmelderin nahm mit Schriftsätzen vom 10. und 11. November 2016 zum Beanstandungsbescheid Stellung, die Stellungnahmen können wie folgt zusammengefasst werden.

Nach Auffassung der Anmelderin liegen die Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b) und c) GMV insbesondere aus folgenden Gründen nicht vor:

1. Die Ausnahmen des Artikels 7 seien eng auszulegen. Es sei völlig unklar, was vorliegend beschreiben werden solle.

2. Es sei kein Freihaltebedürfnis gegeben. Das Amt treffe eine Beweislastpflicht.

3. Allein medizinische Fachkreise kämen als Verbraucher in Betracht. Bereits leichte Abweichungen reichten bei Medizinerzeugnissen aus, um eine Unterscheidungskraft anzunehmen.

4. Gedankliche Schritte seien nötig. Anders als im Falle DOUBLEMINT, habe die vorliegende Anmeldung keine Bedeutung.

5. Die Schreibweise „DISK“ mit „K“ sei zu berücksichtigen

Gemäß Artikel 75 GMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Entscheidung

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV – Beschreibende Angabe

Die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen sind nach erfolgter Umklassifizierung folgende:

1. Kunststoffe im Rohzustand in allen ihren Formen; Kunststoffe in Form von Granulaten; Polymerperlen für die Produktion; Copolymere; Anorganische Chemikalien für gewerbliche Zwecke; Polymerlösungen; Polymeremulgatoren; Polymerdispersionen; Polymerisationskatalysatoren; Kationische Polymere; Verstärkte Polymere; Fluorierte Polymere; Hitzebeständige Polymerase; Rohe Polymerisationskunststoffe; Polymerverbindungen für Herstellungsverfahren; Polymerisationskunststoffe [im Rohzustand]; Polymere zur Verwendung in der Produktion.

10 Medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Orthopädische Hilfen; Mobilitätshilfen; Prothesen und künstliche Implantate; Hilfen zur Nahrungsaufnahme und Schnuller; Zahnärztliche Geräte; Dauermagnete für medizinische Zwecke; Medizinische Apparate; Medizinische Klammern; Physiologische Apparate für medizinische Zwecke; Schienen für medizinische Zwecke; Zahnärztliche Apparate und Instrumente; Zahnersatz; Gebissteile; Implantate für die Zahnchirurgie [Prothesen]; Implantate zur Verwendung in der Zahnmedizin [Prothesen]; Implantationsmaterialien zur Verwendung in der Zahnchirurgie [Prothesen]; Künstliche Zahnteile; Künstliche Zähne; Zahnimplantate aus künstlichen Materialien; Polymerisationsapparate für zahnmedizinische Zwecke.

35 Zusammenstellen von statistischen Daten in Bezug auf medizinische Forschung; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Instrumente; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Apparate; Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf Medizintechnik; Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf Rohstoffe zur Herstellung medizintechnischer Produkte.

Die Zurückweisung betrifft alle oben genannten fett gedruckten Waren und Dienstleistungen. In Hinblick auf Klasse 1 und Zusammenstellen von statistischen Daten in Bezug auf medizinische Forschung in Klasse 35 wird die Beanstandung aufgehoben und insofern wird den Argumenten der Anmelderin Rechnung getragen.

Absolute Schutzhindernisse:

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen um solche für den gewerblichen Gebrauch. Der Durchschnittsverbraucher ist im vorliegenden Fall ein Fachmann aus dem Bereich der Zahntechnik usw. Die Aufmerksamkeit dieser Verkehrskreise ist als erhöht einzustufen. Insofern besteht mit der Anmelderin Übereinstimmung.

Die Unterscheidungskraft und der beschreibende Charakter einer Marke ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen (27.11.2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Zudem ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, die aus einer Kombination von Elementen besteht, die Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies steht jedoch einer vorherigen Prüfung der einzelnen Elemente, aus denen sich die Marke zusammensetzt, nicht entgegen (09.07.2003, T-234/01, „Stihl“, EU:T:2003:202, § 32).

Die Anmeldung lautet: DENTALDISK

Da sich der Ausdruck DENTALDISK zudem aus englischen Wörtern zusammensetzt, sind die maßgeblichen Verkehrskreise, in Bezug auf die das absolute Eintragungshindernis geprüft werden soll, englischsprachige Verbraucher innerhalb der Gemeinschaft (Urteil vom 22.6.1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 26; und Urteil vom 27.11.2003, T-348/02, „Quick“, Randnummer 30).

„Dental“ bedeutet „dental“. „Disc“ bedeutet „Scheibe“. Siehe dazu: www.leo.org

Es besteht eine leichte Abweichung in der Schreibweise „Disk“ statt „Disc“. Derartige Abweichungen zwischen „c“ und „k“ sind jedoch nicht ungewöhnlich. Jedenfalls ist der Gesamtbegriff im Sinne von „Dentalscheibe“ verständlich.

Selbst wenn man jedoch von fehlender grammatikalischer Richtigkeit des Zeichens ausginge (so wäre die Schreibweise unrichtig), so ist darauf hinzuweisen, dass der Verkehr das Zeichen nicht auf dessen Grammatik hin überprüfen wird (16/03/2005, T-112/03 L`Oreal gegen HABM und Revlon, „FLEXI AIR/FLEX“, § 76).

Darüber hinaus sind auch die Gegebenheiten in der Werbebranche mit zu berücksichtigen. In etwas anderen Worten hat dies die Zweite Beschwerdekammer zum Ausdruck gebracht (Übersetzung des Prüfers):

"Oft sind auf Erzeugnissen oder ihrer Verpackung aufgedruckte Werbebotschaften nicht in gewöhnlicher, grammatisch richtiger Prosa geschrieben. Der Platz ist begrenzt, so dass Botschaften notwendigerweise wortkarg sind. Kurze, ausdrucksstarke Botschaften gewinnen in jedem Fall eher die Aufmerksamkeit der Verbraucher, die nicht die Zeit oder die Neigung haben, lange Texte zu lesen. Die Übertreibung ist weit verbreitet, der Verbraucher erwartet nicht weniger. Loser Satzbau ist überall. Klangliche Fehlschreibungen sind an der Tagesordnung, zumindest in der englischsprachigen Welt“.

(R 118/2003-2 - WHITENING MULTI-ACTION, Randnummer 14, vom 22. Juni 2004).

Hier ist daran zu erinnern, dass die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen ist, siehe auch die Beschwerdekammerentscheidung vom 21.03.2007, R 1243/2006-4 – BIEGSAME WELLE, Randnummern 15 und 16 (siehe ferner die Entscheidung der vierten Beschwerdekammer vom 09.07.2008– R 428/2008-4 – HAUPT, Randnummer 18).

In Klasse 10 werden medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Prothesen und künstliche Implantate; Zahnärztliche Geräte; Medizinische Apparate; Physiologische Apparate für medizinische Zwecke; Zahnärztliche Apparate und Instrumente; Zahnersatz; Gebissteile; Implantate für die Zahnchirurgie [Prothesen]; Implantate zur Verwendung in der Zahnmedizin [Prothesen]; Implantationsmaterialien zur Verwendung in der Zahnchirurgie [Prothesen]; Künstliche Zahnteile; Künstliche Zähne; Zahnimplantate aus künstlichen Materialien; Polymerisationsapparate für zahnmedizinische Zwecke beansprucht. Die Waren sind für die Zahntechnik bestimmt. Dieser Zusammenhang ist aus dem Warenverzeichnis offensichtlich. Auch wenn die Waren allgemein medizinische Waren sind, fallen darunter zahnärztliche Waren. „Dental“ hat hier klar keine Unterscheidungskraft. Das weitere Element „DISK“ informiert die Käufer nur darüber, dass die Waren scheibenförmig sein können und im Rahmen von verschiedenen ärztlichen Apparaten und Instrumenten zum Einsatz kommen.

Für einige Waren mag allenfalls keine unmittelbare Beschreibung gegeben sein, doch fehlt es für diese Waren an der erforderlichen Unterscheidungskraft, da sie jedenfalls in Ergänzung zu einer zahnärztlichen Scheibe (etwa zum Abschleifen eines künstlichen Gebisses) verwendet werden können.

Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellte, einige der Waren würde letztlich abstrakt nicht die Form einer Scheibe haben, so würde dies letztlich zu keiner anderen Beurteilung des Falles führen, denn die Verbraucher könnten dennoch meinen, die Waren enthielten solche oder werden zusammen mit derartigen scheibenförmigen Waren verwendet. In Hinblick auf die angemeldeten Warengruppen mangelt es dem Zeichen jedenfalls an der nötigen Unterscheidungskraft. Siehe in diesem Zusammenhang etwa auch die Überlegungen der ersten Beschwerdekammer in der Entscheidung vom 3. Mai 2013, R 1797/2012-1 OSKA, Rn. 20 und 21.

In Klasse 35 haben die Dienstleistungen die Anmeldung zum Gegenstand Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Instrumente; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Apparate; Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf Medizintechnik; Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf Rohstoffe zur Herstellung medizintechnischer Produkte. All diese Dienstleistungen haben den Zweck verschiedene medizinische Apparate zu vertreiben. Das angemeldete Zeichen ist hier Gegenstand bzw. die Bestimmung der Dienstleistungen.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung ein Sinngehalt sei für die Käufer nicht erkennbar. Es sei nämlich völlig unklar, was vorliegend beschreiben werden solle. Die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse findet allerdings umgekehrt statt: Der Verbraucher wird mit der Angabe auf Produkten oder im Zusammenhang mit Dienstleistungen konfrontiert, und auf dieser Basis ist zu beurteilen, ob das Zeichen beschreibend ist. Es geht nicht um eine Beurteilung in einem leeren, dunklen Raum, in dem das angesprochene Publikum bar jeglicher Ahnung erraten sollte, worum es geht (siehe Entscheidung vom 17. Februar 2006 – R 957/2005-4 – mobile Wallet, Rn. 27).

Auch die Argumentation der Anmelderin, dass man Gedankenschritte unternehmen müsste, ist nicht zutreffend, da es nicht um eine abstrakte Frage an die Verkehrskreise geht, sondern, ob für sie im Zusammenhang mit den Waren die Angabe „DENTALDISK“ Eigenschaften der Waren oder die Waren selbst beschreibt oder nicht.

Es besteht hier somit ein hinreichender unmittelbarer und konkreter Zusammenhang zwischen dem angemeldeten Zeichen und den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Insoweit kann der Anmelderin nicht gefolgt werden, dass das Zeichen zu vage sei. Insofern das Zeichen informativ bzw. beschreibend ist, kann es auch verkaufsfördernd wirken.

Ferner ist hervorzuheben, dass eine bereits gegenwärtig beschreibende Verwendung vom Amt im Rahmen von Art. 7(1)(c) UMV nicht nachgewiesen werden muss. Siehe dazu 08.11.2012, T-415/11, „Nutriskin Protection Complex“, EU:T:2012:589, § 27.

Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (siehe Urteile 04.05.1999, C-108/97 und C-109/97 „Chiemsee“, EU:C:1999:230, § 30-31; 23.10.2003, C-191/01 P, „Doublemint“, EU:C:2003:579, § 32).

Der EuGH führte in seinem viel zitierten Urteil „Postkantoor“ aus: „Bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fällt, spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können, oder ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind“. (C-363/99, „Postkantoor“, § 104).

Es spielt keine Rolle, ob es andere Zeichen oder Angaben gibt, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die angemeldete Marke besteht, und die zur Bezeichnung derselben Merkmale existieren (C-363/99, „Postkantoor“, § 57). Es ist somit nicht entscheidend, ob die beschreibende Bedeutung womöglich auch anders, gar noch präziser ausgedrückt werden könnte.

Einer Wortmarke, die in unmittelbar erkennbarer Weise Merkmale der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, fehlt aus diesem Grund regelmäßig auch die Unterscheidungskraft. Einer Marke kann jedoch die Unterscheidungskraft in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen aus anderen Gründen als ihrem etwaigen beschreibenden Charakter fehlen (C-363/99, „Postkantoor“, § 86).

Das trifft im vorliegenden Fall zu. Die Fachkreise können in der Anmeldung eine Information erkennen. Das Zeichen weist auf Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen hin. Das Zeichen ist daher auch nicht als diffus oder vage einzustufen, mag auch eine Wortneuschöpfung vorliegen.

Die Anmeldung wurde gem. Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV beanstandet. Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (21.10.2004, C-64/02, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, EU:C:2004:645, § 33).

Nach Auffassung des Amtes ist das Zeichen sprachüblich. Die zuvor getroffenen Erwägungen sprechen dafür dass der Anmeldung die notwendige Unterscheidungskraft fehlt. Es ist kein Umstand ersichtlich, dass das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen in Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Waren dienen kann. Das Zeichen wird dem Verbraucher im vorliegenden Fall jedenfalls im Zusammenhang mit den oben genannten Waren begegnen. Das Zeichen wird daher aus Sicht der englischsprachigen Verbraucher aus Sinn machen (16.09.2008, T-47/07 „BioGeneriX“, EU:T:2008:377, § 30).

Die Beurteilung eines Zeichens kann auch nicht durch einen fehlenden Nachweis in den Lexika in Frage gestellt werden (08.09.2005, T-178/03 und T-179/03, „DigiFilm/DigiFilmMaker“, § 36).

Soweit die Anmelderin schließlich auf das fehlende Freihaltebedürfnis hinweist, hat das Gericht dieses Argument bereits verworfen (die Ausführungen gelten hier sinngemäß):

“Zweitens ist das Vorbringen der Klägerin unerheblich, es bestehe kein allgemeines Freihaltebedürfnis für die Darstellung eines Pferds für die beanspruchten Waren der Klasse 18. Hierzu genügt nämlich die Feststellung, dass die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 nach ständiger Rechtsprechung nicht voraussetzt, dass ein konkretes, aktuelles und ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], T 106/00, Randnr. 39, und vom 9. Februar 2010, PromoCell bioscience alive/HABM [SupplementPack], T 113/09, Randnr. 27; vgl. auch entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C 108/97 und C 109/97, Randnr. 35)”.

(8.7.2010, T-386/08 HABM ./. Trautwein [Darstellung eines Pferdes], EU:T:2010:296, § 45). Wenn ein Zeichen als beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig eingestuft wird, reicht eine zukünftige beschreibende Bedeutung aus wie oben bereits dargelegt wurde. Das Amt trifft auch keine besondere Nachweispflicht oder Beweislast hinsichtlich des Freihaltebedürfnisses, es handelt sich hier um ein Allgemeininteresse schutzunfähige Zeichen freizuhalten und eine Fehlmonopolisierung zu verhindern.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union vor, nämlich in den Teilen, in denen die englische Sprache gesprochen und verstanden wird.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) und c) sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 015804024 - DENTALDISK für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 10: Medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Prothesen und künstliche Implantate; Zahnärztliche Geräte; Medizinische Apparate; Physiologische Apparate für medizinische Zwecke; Zahnärztliche Apparate und Instrumente; Zahnersatz; Gebissteile; Implantate für die Zahnchirurgie [Prothesen]; Implantate zur Verwendung in der Zahnmedizin [Prothesen]; Implantationsmaterialien zur Verwendung in der Zahnchirurgie [Prothesen]; Künstliche Zahnteile; Künstliche Zähne; Zahnimplantate aus künstlichen Materialien; Polymerisationsapparate für zahnmedizinische Zwecke.

Klasse 35: Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Instrumente; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Apparate; Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf Medizintechnik; Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf Rohstoffe zur Herstellung medizintechnischer Produkte.

Für alle übrigen Waren und Dienstleistungen wird die Anmeldung zur Veröffentlichung zugelassen:

Klasse 1: Kunststoffe im Rohzustand in allen ihren Formen; Kunststoffe in Form von Granulaten; Polymerperlen für die Produktion; Copolymere; Anorganische Chemikalien für gewerbliche Zwecke; Polymerlösungen; Polymeremulgatoren; Polymerdispersionen; Polymerisationskatalysatoren; Kationische Polymere; Verstärkte Polymere; Fluorierte Polymere; Hitzebeständige Polymerase; Rohe Polymerisationskunststoffe; Polymerverbindungen für Herstellungsverfahren; Polymerisationskunststoffe [im Rohzustand]; Polymere zur Verwendung in der Produktion.

Klasse 10: Orthopädische Hilfen; Mobilitätshilfen; Hilfen zur Nahrungsaufnahme und Schnuller; Dauermagnete für medizinische Zwecke; Medizinische Klammern; Schienen für medizinische Zwecke.

Klasse 35. Zusammenstellen von statistischen Daten in Bezug auf medizinische Forschung.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR als eingelegt.

Wolfgang SCHRAMEK